A vueltas con las marcas funcionales: agárralo como puedas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  (TJ) dictó sentencia el pasado 11 de mayo de 2017 (Asunto C-421/15 P), en relación con la interpretación de la prohibición de registro como marca de los “signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico” contemplada en el art.7.1.e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.

En los años 2002 y 2003 la empresa japonesa Yoshida Metal Industry  logró el registro de dos marcas gráficas de la Unión Europea para designar determinados cubiertos en clase 8 y utensilios y recipientes de cocina en clase 21, consistentes en la representación bidimensional de una serie de lunares negros:

Las referidas marcas se usaban en la práctica en el mango de los cuchillos comercializados por Yoshida y, correspondían a una serie de puntos cóncavos o hendiduras en la empuñadura de los cubiertos que cumplían una función antideslizante al cortar (y que estaban protegidas también por varias patentes):En 2007, las empresas PI Design AG, Bodum France SAS y Bodum Logistics A/S solicitaron ante la  EUIPO la anulación de dichas marcas con base en el art.7.1.e) ii), al considerar que los registros eran nulos por estar constituidos los signos por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La EUIPO estimó las solicitudes de anulación y canceló los registros de las marcas.

El TJ ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por Yoshida, confirmando la nulidad de las marcas.

La mencionada sentencia, acoge y confirma por un lado los argumentos esgrimidos previamente por el Tribunal General en su sentencia de 6 de marzo de 2014 (C-337/12 P y C-340/12 P) (véase comentario en este blog), estableciendo que la prohibición observada en el art.7.1.e) ii) debe aplicarse a marcas bidimensionales y tridimensionales y declarando que dicha prohibición de registro responde a un interés general, de tal forma que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para alargar la protección sobre soluciones técnicas de manera ilimitada. Además, señala que para una correcta aplicación del precepto es necesario identificar las características esenciales de la marca realizando un estudio caso por caso.

Por otro lado, y de gran relevancia, es la actual interpretación que realiza el TJ del art.7.1.e) ii), determinando que únicamente debe denegarse el registro como marca cuando “todas las características esenciales del signo son funcionales”, es decir, que el Tribunal considera que en las marcas controvertidas, la configuración específica de los lunares negros es un elemento funcional significativo, lo que comporta la imposibilidad de acceso al registro como marca y, por ende, su nulidad. En este sentido, el Tribunal precisa que el obstáculo observado por el art.7.1.e) ii puede salvarse y por tanto podría el signo acceder al registro cuando éste incorpore otros componentes no funcionales relevantes (como por ejemplo elementos ornamentales o de fantasía).

El Tribunal ha llevado a cabo una interpretación restrictiva del art.7.1.e) ii) a la hora de registrar este tipo de marcas constituidas por la forma de un producto, para evitar así el monopolio de las soluciones técnicas o características funcionales del producto por parte de las empresas. El interés de la sentencia estriba también en la delimitación minuciosa de los requisitos indispensables para que este tipo de signos gráficos puedan ser registrados como marcas.