Una particularidad de la Oficina Europea de Patentes con respecto al resto de las IP5 es el requisito de adaptar la descripción de una solicitud de patente a las reivindicaciones como paso previo a la concesión de la patente.
Si bien este requisito se lleva exigiendo desde hace varios años, las exigencias del mismo han variado con el tiempo y con cada solicitud de patente.
La Oficina Europea de Patentes lleva un tiempo trabajando en la armonización de estas exigencias.
Adaptación de la descripción a las reivindicaciones
La base legal de este requisito se encuentra en el Art.84 EPC: “The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description”.
Si bien el EPC no indica claramente el alcance de este soporte, a día de hoy, tal y como se refleja en las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes, este soporte implica eliminar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
Esta interpretación es apoyada por varias decisiones recientes de BoA como T1024/18 y T121/20; si bien recientemente han aparecido decisiones, T1989/18 y T1444/20, que se podrían considerar opuestas a la práctica actual.
Problemáticas de adaptar la descripción de una solicitud de patente
La necesidad de la adaptación de la descripción se deriva del interés en definir lo mejor posible el ámbito de protección que confiere una patente con la finalidad de disminuir la incertidumbre de terceros.
Esta mayor certidumbre no está libre de potenciales problemáticas para el titular de la patente, tales como:
- Adición de materia, infringiendo el Art.123(2) EPC.
- Limitación excesiva del ámbito de protección, por ejemplo, causando una renuncia a equivalentes de la materia reivindicada.
- Renuncia a “fallback positions”.
- Aumento del coste de la tramitación, tanto mayor cuanto más larga es la descripción.
- Riesgo de realizar adaptaciones precipitadas en los procedimientos orales.
Cómo minimizar las problemáticas de la adaptación de la descripción
Si bien hay varias alternativas para minimizar estas problemáticas potenciales, quizás la más cost-efficient para la tramitación implique:
- Excluir/Eliminar únicamente lo estrictamente necesario, pues la práctica de la EPO en otros casos es dar el beneficio de la duda al solicitante.
- Decidir para cada caso si excluir o eliminar, teniendo en cuenta cómo puede afectar al ámbito de la protección y si puede causar adición de materia. Si causa alguna de estas problemáticas, es probable que se puedan presentar buenos argumentos para evitar la exclusión/eliminación.
- Preparar potenciales adaptaciones con antelación al procedimiento oral.
Existen otras alternativas más arriesgadas como, por ejemplo, alargar la tramitación esperando que la práctica de la EPO cambie a medio/largo plazo o elevar la solicitud de patente al BoA esperando que el BoA no exija tal adaptación de la descripción.
Si bien este artículo se ha centrado en el punto de vista del titular de la patente, desde el punto de vista de un contrario esta adaptación abre la posibilidad de realizar nuevos ataques como, por ejemplo, de adición de materia según el Art.123(2) EPC o de presentar observaciones de terceros para forzar adaptaciones más arriesgadas.
Autor: Javier Polop
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