- La EUIPO rechazó la oposición de Laboratorios ERN contra el registro de APIAL en las clases 3, 4 y 5, basándose en la marca anterior APIRETAL en la clase 5.
- El Tribunal acordó que había un bajo grado de similitud entre los signos, y ninguna similitud o un bajo grado de similitud entre los productos.
- Los estudios de mercado y los certificados que datan de 2010 y una decisión que reconoce la reputación de la marca que data de 2015 no tenían valor probatorio.
El 12 de marzo de 2022, en el asunto T-315/21, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por la empresa farmacéutica española Laboratorios ERN, titular de la marca APIRETAL, contra la desestimación de su oposición a la solicitud de APIAL presentada por la empresa alemana Nordesta GmbH para productos de las clases 3, 4 y 5.
Antecedentes
La oposición se basaba en dos motivos:
- riesgo de confusión; y
- la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la reputación de la marca anterior o la perjudicaría.
La División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición por considerar que:
- no existía riesgo de confusión; y
- el oponente no había demostrado la notoriedad de su marca.
En esta fase, se había probado el uso efectivo de la marca anterior para «productos farmacéuticos antipiréticos».
En apelación, la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la ausencia de similitud entre los productos de las clases 3 y 4. Sin embargo, se encontró un bajo grado de similitud entre los productos cubiertos por la solicitud de la clase 5 («productos farmacéuticos para el cuidado de la piel; suplementos nutricionales») y los productos del oponente («productos farmacéuticos antipiréticos»). Se rechazó la alegación del oponente de que estos últimos son una subcategoría de los «productos farmacéuticos» más generales.
El recurso ante el Tribunal General tenía por objeto refutar las alegaciones de la Sala de Recurso en la medida en que el oponente consideraba que existía un riesgo de confusión y que la notoriedad de la marca anterior había quedado acreditada.
Riesgo de confusión
La Sala de Recurso, tras realizar una comparación exhaustiva de los productos, concluyó que no existía similitud entre los productos protegidos por la marca anterior y los reivindicados en las clases 3 y 4; no tenían el mismo destino o naturaleza y no eran complementarios, a pesar de que algunos de ellos compartían los mismos canales de distribución.
En cuanto a los productos de la clase 5, concluyó que tenían un bajo grado de similitud, ya que se utilizaban de forma diferente y no son complementarios ni compiten entre sí. Cabe destacar que el nivel de atención de los consumidores será más alto para este tipo de productos, especialmente para los productos de prescripción o los que requieren la intervención de un profesional médico.
Ambas marcas compartían elementos fonéticos y visuales, sílabas idénticas y un principio y un final idénticos. A pesar de estas similitudes, la Sala de Recurso consideró que la diferencia de tres letras y la diferente longitud daban lugar a un bajo grado de similitud. El Tribunal General estuvo de acuerdo.
Reputación de la marca APIRETAL
El Tribunal rechazó como inadmisibles un estudio de mercado y una declaración jurada del director general que eran anteriores a la fecha en que el recurso de casación ante el Tribunal General. Este rechazo se basó en el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que no permite modificar el objeto del litigio mediante nuevas pruebas.
En cuanto a las pruebas presentadas para demostrar la reputación de APIRETAL que fueron desestimadas por la Sala de Recurso, el tribunal acordó que los estudios de mercado y los certificados que databan de 2010 y una decisión de la oficina de marcas que reconocía la reputación de la marca que data de 2015 no tenían valor probatorio. La fecha relevante para probar la reputación era el 20 de septiembre de 2018.
Comentarios
De la sentencia del Tribunal General se pueden extraer algunas conclusiones importantes en relación con diversos aspectos de la oposición:
- Es fundamental que cualquier prueba o alegación se presente en el momento procesal adecuado dentro del procedimiento de oposición, salvo en casos excepcionales.
- Incluso cuando los productos están comprendidos en la misma clase de la Clasificación de Niza, pueden considerarse diferentes si no comparten el mismo destino, no son complementarios o tienen un método de uso diferente. Esto descartaría un riesgo de confusión.
- La prueba del renombre no dura para siempre. El periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud de marca y las pruebas que apoyan la reputación de la marca opositora no puede prolongarse. El renombre de una marca anterior debe tener vigencia en la fecha de presentación de la solicitud.
Este artículo fue originalmente publicado en World Trademark Review -WTR en inglés el 28 de marzo de 2022.
Por Paloma Querol
