LA
MARCA RENOMBRADA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDE HACERSE VALER
TAMBIÉN EN LOS ESTADOS EN LOS QUE NO TIENE RENOMBRE
En
la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith
kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto
una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la
eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de
marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior
para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el
renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede
también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la
Unión en los que el signo no es renombrado.
la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith
kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto
una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la
eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del
artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de
marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior
para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el
renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede
también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la
Unión en los que el signo no es renombrado.
La
cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al
tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de
la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de
marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca
comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.
cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al
tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de
la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de
marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca
comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.
Estos
dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede
suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de
valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial,
pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan
claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos
de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.
dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede
suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de
valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial,
pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan
claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos
de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.
El
carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los
mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma
expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La
expresión «los mismos efectos» debe significar no sólo que el
registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la
Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius
prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión
Europea.
carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los
mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma
expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La
expresión «los mismos efectos» debe significar no sólo que el
registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la
Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius
prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión
Europea.
En
este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades
prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos
países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde
no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que
planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se
basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba
renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva
solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba
ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de
cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente,
cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno
(C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del
renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente
coincidentes con los utilizados para valorar el uso.
este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades
prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos
países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde
no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que
planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se
basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba
renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva
solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba
ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de
cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente,
cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno
(C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del
renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente
coincidentes con los utilizados para valorar el uso.
El
tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo
habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene
acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo
habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene
acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
- Cuando
se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte
sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio
de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior
goza de renombre en toda la Unión Europea. - Los
criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la
marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la
existencia del renombre. - La
marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida
en la directiva para tales marcas incluso en los estados miembros donde no goce
de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no
insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la
marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual
contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.
Así
pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección
reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se
consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de
riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía
exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la
marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors
(C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).
pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección
reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se
consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de
riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía
exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la
marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors
(C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).
Autor: José Ignacio San Martín
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