Sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2025, Ron Barceló (ECLI:CA:TS:2025:3307)
1. Fets
Diverses companyies distribuïdores de begudes van interposar demanda contra Barceló Comercial Internacional, SA i Importacions i Exportacions de Varma, SA, sol·licitant que es declarés que aquestes havien actuat il·lícitament en esgrimir els seus drets sobre la marca Ron Barceló per prohibir la comercialització de productes amb aquesta marca dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), incorrent de defensa de la competència. Les demandants pretenien que es declarés que l'adquisició de Ron Barceló a proveïdors de l'EEE per preus inferiors als fixats pels distribuïdors espanyols era ajustada a dret ja que, en procedir la mercaderia de l'EEE, els drets sobre la marca Ron Barceló s'haurien esgotat.
Les demandades es van oposar a la demanda, al·legant que no hi havia esgotament del dret, i van reconvenir l'acció d'infracció de les marques Ron Barceló en relació amb les vendes per les demandants de productes amb aquesta marca sense la seva autorització.
En primera instància, el Jutjat de Marques de la Unió Europea núm. 1 d'Alacant va dictar sentència desestimant íntegrament la demanda i estimant la reconvenció. En segona instància, la Secció 8a de l'Audiència Provincial d'Alacant (Tribunal de Marques de la Unió Europea) va confirmar essencialment la sentència de primera instància, amb algunes modificacions en el contingut de la decisió.
L'Audiència Provincial va considerar que, malgrat que la demanda no ho denominés així, el que s'hi exercitava era una acció negatòria d'infracció de la marca Ron Barceló. Encara que aquesta acció no està regulada a la Llei de Marques, sí que està contemplada al l'article 121.1 de la Llei de Patents, que l'Audiència considera aplicable per la remissió prevista a la Disposició addicional primera de la Llei de Marques. Això no obstant, desestima l'acció perquè considera que no concorrien en el cas les circumstàncies necessàries perquè es produís l'esgotament del dret de marca.
Les demandants van interposar un recurs extraordinari per infracció processal i de cassació contra la sentència d'apel·lació, que van ser íntegrament desestimats per la sentència objecte d'aquest comentari.
2. Pronunciaments
En el seu recurs, les demandants van plantejar diversos motius de cassació al voltant de la qüestió del consentiment del titular de la marca per a la comercialització de productes amb aquesta a l'EEE i la càrrega de la prova sobre l'existència de l'esgotament del dret de marca.
El Tribunal Suprem, recolzant-se a la copiosa jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'esgotament, comença recordant que, com a regla general, el TJ entén que el titular de la marca ha atorgat el seu consentiment de comercialitzar els seus productes dins de l'EEE quan ha pogut controlar la comercialització dels productes per tercers, ja que aquest control permet salvaguardar la funció essencial.
A més, el TS reconeix que el consentiment pot ser tàcit, però subratlla que el TJ ha assenyalat que, per apreciar l'existència d'aquest consentiment tàcit, han de concórrer determinats elements i circumstàncies anteriors, concomitants o posteriors que revelin amb certesa la renúncia del titular de la marca a oposar-hi el dret d'exclusiva. I, en el cas, el TS coincideix amb l'Audiència Provincial que no es produeix aquesta certesa.
Pel que fa a la càrrega de la prova, les recurrents invocaven la jurisprudència del TJ que estableix la inversió de la càrrega de la prova en aquells casos en què la imposició d'aquesta càrrega al suposat infractor permet al titular de la marca compartimentar els mercats nacionals, com pot passar en els supòsits en què comercialitza els seus productes a l'EEE mitjançant un sistema de distribució exclusiva o selectiva.
El TS revisa els pronunciaments del TJ sobre aquesta qüestió i assenyala que la càrrega de la prova de l'esgotament varia en funció del coneixement sobre el lloc de primera comercialització del producte: si no es coneix i hi ha risc de compartimentació del mercat, la càrrega de la prova recaurà sobre el titular de la marca i no sobre l'importador paral·lel; en canvi, si des de l'inici és conegut que el producte s'ha comercialitzat per primera vegada fora de l'EEE i el titular de la marca el pot provar, hi ha una presumpció que no ha consentit la posterior entrada dels productes al mercat europeu i haurà de ser l'importador paral·lel en què provi que aquest consentiment s'ha produït.
Partint d'aquestes premisses, en el supòsit enjudiciat, el TS rebutja el recurs de les demandants, ja que considera que fan suposat de la qüestió perquè no s'ha provat en la instància que el Ron Barceló es distribueixi en un règim de distribució exclusiva ni que hi hagi un risc de compartimentació del mercat.
Finalment, el TS rebutja igualment el motiu del recurs que propugnava la consideració com un indici determinant de l‟existència d‟un consentiment tàcit el fet que en l‟etiquetatge original dels productes aparegués identificat un distribuïdor de l‟EEE. El Tribunal considera que es podria tractar d'un indici a tenir en compte juntament amb altres per assolir un determinat nivell de prova en relació amb el consentiment, però que per si mateix no té prou entitat per declarar l'existència d'un consentiment tàcit.
3. Comentari
La rellevància d'aquesta sentència rau en la confirmació de la possibilitat, reconeguda en seu d'apel·lació per la Secció 8a de l'Audiència Provincial d'Alacant, de plantejar una acció declarativa de no infracció -acció negatòria o de jactància- en matèria de drets de marca, equivalent a la que preveu l'article l'article 121.1 de la Llei de Patents.
En aquest sentit, la remissió a la regulació establerta en aquest precepte té conseqüències importants, entre les quals la de l'exigència de complir amb el requisit del requeriment previ al titular del dret en els termes de l'apartat segon de l'article. En el cas, una de les raons per les quals l'Audiència Provincial havia desestimat l'acció negatòria era l'incompliment d'aquest requisit, i aquest pronunciament el confirma el Tribunal Suprem.
D'altra banda, aquesta resolució és particularment interessant quant a l'anàlisi de dos aspectes essencials de la institució de l'esgotament del dret de marca. En primer lloc, la possible existència d'un consentiment tàcit per a la comercialització del producte dins de l'EEE per part del titular del dret, i les condicions que han de concórrer perquè els tribunals el puguin apreciar. I, en segon lloc, la càrrega de la prova de l'esgotament i les situacions eventuals en què es pot produir una inversió del principi general del procés civil en virtut del qual la càrrega de la prova d'un fet correspon a qui l'al·lega.
Com no podia ser altrament, per a l'examen d'aquestes qüestions el Tribunal Suprem parteix de l'abundant jurisprudència del TJ sobre les importacions paral·leles entre els Estats membres i el principi de l'esgotament del dret de marca.
Carlos Morán, Soci, àrea Legal
