Es tracta d'una qüestió prejudicial (assumpte C-488/10) plantejada pel Jutjat de Marca Comunitària d'Alacant (Jutjat) davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Tribunal), en un cas en què Celaya Emparanza i Galdós Internacional, SA (Cegasa) havia exercitat una acció d'infracció sobre la base del registre de disseny comunitari prioritari 000421649-0001
davant del disseny comercialitzat per Proyectos Integrales de Balizamiento, SL (PROIN):
A finals del 2007 PROIN va comercialitzar un senyalitzador de vials que Cegasa va estimar que no produïa una impressió general diferent de la del seu disseny comunitari 000421649-0001. El gener del 2008 Cegasa va requerir extrajudicialment a PROIN perquè posés fi a la infracció. Aquesta darrera va negar la infracció comprometent-se a introduir certes modificacions en el seu disseny. L'abril del 2008 PROIN va registrar davant l'OAMI el disseny comunitari 000915426-0001 (reproduït en segon lloc) posterior al registrat per Cegasa.
Cegasa va exercir una acció d'infracció davant del Jutjat sense abans interposar davant l'OAMI una acció de nul·litat davant del registre de disseny comunitari posterior 00091546-0001. PROIN es va oposar a l'acció d'infracció al·legant que Cegasa no tenia legitimació activa, ja que el disseny comercialitzat per PROIN era una reproducció del disseny comunitari registrat 00091546-0001, gaudint el titular d'un dret d'utilització per la qual cosa el seu ús no es podia qualificar d'infracció.
Davant d'aquesta situació el Jutjat va plantejar al Tribunal si el dret a prohibir la utilització per tercers s'estén a qualsevol tercer que utilitzi un altre disseny que no produeixi en els usuaris informats una impressió general diferent o si, per contra, queda exclòs aquell tercer que fa servir un disseny comunitari posterior registrat a favor seu mentre aquest no s'anul·li. També va plantejar al Tribunal si la resposta a aquesta qüestió varia en funció de la bona intenció o mala del titular del registre posterior.
El Tribunal ha respost a la primera qüestió indicant que per tercer s'ha d'interpretar qualsevol infractor possible d'un disseny comunitari registrat, sigui aquest tercer titular o no d'un registre de disseny comunitari posterior. El fet que el Reglament de disseny comunitari atorgui un dret exclusiu d'utilització aquesta circumstància no és prou important per posar en dubte la interpretació indicada, afegint que les disposicions d'aquest Reglament s'han d'interpretar a la llum del principi de prioritat en virtut del qual el disseny comunitari registrat anterior prima sobre qualsevol altre posterior.
Per tant, el Tribunal ha rebutjat el dubte plantejat i deixa clar que la nul·litat no és un requisit previ a l'exercici d'una acció d'infracció contra un registre de disseny comunitari posterior. De fet, podria donar-se el cas que es declari la infracció i el registre de disseny comunitari posterior encara es trobi en vigor davant l'OAMI.
Pel que fa a la segona qüestió, el Tribunal ha assenyalat que la primera qüestió no varia en funció de la intenció i del comportament del tercer, sigui de bona o mala fe.
Com a conclusió, es tracta d'una Sentència pionera d'enorme importància pràctica perquè estableix un clar rebuig a la validesa dels anomenats tradicionalment “registres de cobertura”, utilitzats sovint per presumptes infractors per emparar-ne l'ús i obstaculitzar l'exercici de les accions d'infracció. Actualment el Tribunal té pendent de decidir una altra qüestió prejudicial plantejada pel mateix Jutjat, en relació amb marques comunitàries (assumpte C-561/11), i on es preveu l'adopció del mateix criteri.
A més, aquesta Sentència estableix un criteri completament diferent del que aplica la jurisprudència espanyola en accions d'infracció davant l'ús per tercers emparats per marques espanyoles registrades. En aquests casos, el titular de la marca registrada anteriorment es veu obligat a exercitar prèviament o de manera acumulada a l'acció d'infracció la nul·litat d'aquest signe registrat amb posterioritat.
Autor: Luis Soriano
Visiteu la nostra pàgina web: http://www.elzaburu.com/
