Resum Sentència del Tribunal de Justícia d'11 de setembre de 2025, Salaparuta (C-341/24).
fets
Duca di Salaparuta SpA és titular de diverses marques que inclouen la paraula “Salaparuta” per a vins de la classe 33, entre elles:
- Marca italiana núm. 511337 SALAPARUTA, registrada el 13 de juliol de 1989.
- Marca de la Unió Europea núm. 001302835 SALAPARUTA, registrada el 25 d'octubre del 2000.
Aquestes marques es fan servir per comercialitzar vins que no tenen relació amb el municipi italià Salaparuta, situat a Sicília.
El 20 de febrer de 2006, les autoritats italianes van reconèixer la denominació d'origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta) per designar vins elaborats amb raïms procedents de vinyes ubicades en aquest municipi.
Aquesta protecció nacional es va estendre a l'àmbit de la Unió Europea després de la publicació per part de la Comissió d'una llista de vins de qualitat produïts a regions determinades (vcprd), en què s'incloïa la denominació Salaparuta. A partir d'aquell moment, aquesta denominació, referida d'ara endavant DOP Salaparuta, va passar a formar part del registre electrònic de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, i va adquirir efectes a tota la Unió des de l'1 d'agost de 2009.
El 8 de febrer de 2016, Duca di Salaparuta va interposar demanda davant el Tribunal di Milano sol·licitant l'anul·lació de la DOQ Salaparuta i la DOP Salaparuta, al·legant que es tractava de denominacions enganyoses que interferien amb la seva marca notòria per a vins Salaparuta.
El 16 de febrer de 2021, aquest tribunal va desestimar la demanda perquè considera aplicable la regla de la preeminència de la DOP sobre la marca, sense perjudici que el titular pogués seguir utilitzant la seva marca sota determinades condicions.
Aquesta sentència va ser recorreguda per Duca di Salaparuta i confirmada per la Tribunal d'Apel·lació de Milà mitjançant sentència de 5 de maig de 2023, en què es va establir que l'assumpte havia de resoldre's conforme al Reglament núm. 1493/1999 del Consell de 17 de maig del 1999 pel qual s'establia l'organització comuna del mercat vitivinícola, vigent l'any 2006 quan es va reconèixer la DOQ Salaparuta. Aquest Reglament conferia protecció automàtica com a DOP, en l'àmbit de la Unió, als vcprd comunicats pels estats membres a la Comissió i establia a l'annex VII, F, punt 2, lletra b), la primacia de la DOP sobre les marques.
Duca di Salaparuta va recórrer novament en cassació davant la Tribunal Suprem de Cassació, al·legant que no era aplicable el Reglament núm. 1493/1999, ja que, al seu parer, la publicació al registre e-Bacchus de la Unió Europea el 2009 implicava l'aplicació dels Reglaments vigents en aquell moment, és a dir, el Reglament núm. 479/2008, el Reglament núm. 1234/2007 o fins i tot el Reglament núm. 1308/2013, els quals excloïen la protecció d'una DOP quan, tenint en compte la reputació i la notorietat d'una marca anterior, es pogués induir a error els consumidors sobre la identitat del vi.
Davant d'aquest recurs, la Cort Suprema italiana va plantejar al TJ dues qüestions prejudicials:
- Si s'havia de considerar que la DOC Salaparuta reconeguda el 2006 mantenia els seus efectes i, per tant, era aplicable el Reglament núm. 1493/1999, o si, per contra, la protecció nacional havia estat substituïda per la DOP Salaparuta a tota la Unió, i s'havien d'aplicar els Reglaments invocats per Duca di Salaparuta.
- En cas que es considerés aplicable el Reglament de 1999, si el règim de protecció previst en aquest Reglament era exhaustiu per resoldre els supòsits de coexistència entre denominacions i marques, o si calia aplicar el principi general de prohibició de signes enganyosos.
Pronunciaments
El TJ confirma que el Reglament núm. 1493/1999 és l'aplicable, ja que estava en vigor quan es va reconèixer la DOC Salaparuta a Itàlia el 2006. La publicació al Diari Oficial de la Unió Europea el 2009 no va implicar un nou registre, sinó simplement l'extensió automàtica de la protecció nacional a l'àmbit comunitari, com a conseqüència de la comunicació d'Itàlia a la Comissió sobre l'existència d'aquest vcprd.
En conseqüència, el conflicte s'ha d'examinar d'acord amb el que estableix l'annex VII, F.2, paràgraf segon del Reglament de 2009 esmentat, que és el que regula el règim de coexistència entre DOP i marques. Aquesta disposició estableix que el titular d'una marca notòria i registrada per a vins que contingui paraules idèntiques al nom d'una regió la pot continuar utilitzant si el registre es va efectuar almenys vint-i-cinc anys abans del reconeixement oficial del nom geogràfic per l'Estat membre i la marca ha estat utilitzada efectivament sense interrupció.
Així mateix, el Tribunal va afegir que la cancel·lació de la protecció d'una denominació de vins protegida d'acord amb l'article 54 del Reglament núm. 1493/1999 no era possible excepte a iniciativa de la Comissió, i únicament fins al 31 de desembre de 2014, quan no es complissin les condicions establertes a l'article 34 del Reglament núm. 479/2008.
Pel que fa a la segona qüestió, el Tribunal va declarar que els principis generals no podien desvirtuar la conclusió sobre l'exhaustivitat del règim establert a l'annex VII, F.2, paràgraf segon del Reglament núm. 1493/1999, que és el que regula els conflictes amb marques notòries anteriors registrades per a vins i que contenen paraules idèntiques a una DOP.
Comentari
La resolució del TJ adquireix una transcendència especial, ja que delimita amb precisió el marc legal aplicable als vcprd publicats al Diari Oficial de les Comunitats Europees d'acord amb els apartats 4 i 5 de l'article 54 del Reglament núm. 1493/1999. El Tribunal aclareix que aquesta publicació no implica la substitució de la protecció nacional preexistent, sinó que constitueix una extensió del reconeixement a l'àmbit de la Unió Europea. Aquesta interpretació reforça la seguretat jurídica dels titulars de DOP reconegudes d'acord amb el règim anterior a 2009, garantint la primacia i l'estabilitat dels seus drets, que no es podran anul·lar excepte en situacions veritablement excepcionals.
Així mateix, resulta de gran interès la confirmació, ja declarada en altres sentències com la de 27 de febrer de 2024 (EUIPO/The KAiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P), sobre la no aplicabilitat directa dels principis generals establerts en convenis internacionals com el Conveni de París, l'Arranjament de Madrid o l'Acord sobre els ADPIC, ja que no confereixen als particulars drets invocables directament davant dels tribunals en virtut del dret de la Unió. En altres paraules, aquests principis generals no prevalen sobre allò que s'ha disposat de manera exhaustiva en els actes de la Unió, com passa en aquest cas amb els Reglaments d'organització comuna del mercat vitivinícola.
Cristina Velasco, Associada Senior de l'àrea de Marques d'ELZABURU.
