Resum Sentència del Tribunal de Justícia de 11 de juny de 2020 (C-115/19 P)
El 14 d'octubre del 2014, XINA CONSTRUCTION BANK CORP. va sol·licitar la marca de la Unió Europea figurativa Fig.1 a la classe 36. L'entitat francesa GROUPEMENT DE CARTES BANCAIRES va presentar oposició sobre la base de la marca de la Unió Europea figurativa Fig.2 de la classe 36. L'oposició es va fonamentar als arts. 8.1. b) i 8.5 RMUE.
Fig.2 
La Divisió d'Oposició la va estimar aplicant únicament l'art. 8.1. b) RMUE. El posterior recurs del sol·licitant va ser desestimat per resolució de 14 de juny de 2017 (R-2265/2016/1). La Sala de Recursos de l'EUIPO va tenir en compte, principalment, el renom de la marca CB a França i va considerar que, almenys a França, existia risc de confusió entre les marques enfrontades. Sobre la base de tals circumstàncies, va mantenir la denegació de la marca figurativa CCB aplicant-hi l'art. 8.1. b) RMUE.
El recurs davant el Tribunal General (TG) va ser desestimat per sentència de 6 de desembre de 2018 (T-665 / 17). Interessa destacar que el TG reitera l'alt caràcter distintiu de la marca anterior CB a França en relació amb “targetes bancàries”. A més, va tenir en compte aquest renom a l'hora d'avaluar la semblança entre els distintius de les marques en litigi. Finalment, el TG va ampliar el reconeixement de tal renom als serveis següents que va considerar una categoria general: negocis financers, negocis monetaris, negocis bancaris.
En el plantejament del recurs de cassació, XINA CONSTRUCTION BANK CORP. va assenyalar, entre altres i com a primer motiu, que el TG havia incorregut en un error de Dret en prendre en consideració, en la fase del seu examen consistent a apreciar la similitud entre els signes en conflicte, el renom de la marca anterior, i en tornar a tenir en compte aquest renom en l'apreciació global del risc de confusió anterior, el TG va tenir dues vegades en compte. Així mateix, va al·legar manca de motivació i, en particular, que el TG no havia motivat perquè havia declarat que la marca anterior gaudia de renom i tenia, per tant, un elevat caràcter distintiu pel que fa als negocis financers, els negocis monetaris i els negocis bancaris; també va criticar que la sentència del TG no hagués explicat les raons per les quals les proves de l'ús de la marca anterior, que es referien específicament a les targetes de pagament, podien justificar una conclusió tan general.
El TJ a la sentència d'11 de juny de 2020 (C-115/19) admet ambdós motius i anul·la tant la sentència del TG com la resolució de la Sala de Recursos de l'EUIPO. En aquest comentari breu ens aturarem en l'anàlisi del primer motiu i, particularment, en el paper que juga l'alt caràcter distintiu o el renom de la marca anterior a l'hora d'aplicar l'art. 8.1. b) RMUE.
Com és conegut, aquest article exigeix per aplicar-lo la concurrència acumulativa de les tres circumstàncies següents: a) Identitat o semblança entre els signes que componen les marques en litigi; b) Identitat o similitud entre els productes i/o serveis distingits per les marques respectives; c) que la concurrència de les circumstàncies anteriors portin que el públic pugui creure que els productes o serveis a què fa referència la marca anterior i aquells als quals fa referència la marca sol·licitada procedeixen de la mateixa empresa o, si s'escau, d'empreses vinculades econòmicament; és a dir, risc de confusió directe o risc de confusió indirecte (risc d'associació).
Doncs bé, el TJ aclareix en la sentència que comentem que el “renom o alt caràcter distintiu de la marca anterior no pot ser tingut en compte a l'hora d'examinar la semblança entre els distintius que componen les marques controvertides ja que -contràriament al factor de la similitud entre els signes en conflicte sinó el de renom i el caràcter distintiu” únicament a un sol signe; és a dir, el que l'oponent ha registrat com a marca. suposat que sigui similar, en quin grau ho és”.
En efecte, l'examen de la similitud dels signes en conflicte consisteix en una comparació visual, fonètica i conceptual basada en la impressió de conjunt que aquests signes deixen a la memòria del públic pertinent, tenint en compte les seves qualitats intrínseques. Es pot afirmar que l'examen de la semblança dels signes a què fa referència el primer dels factors necessaris per aplicar l'art. 8.1. b) RMUE, ha de seguir uns criteris fonamentalment objectius (element dominant, escala vocàlica….) que, a més, estan predeterminats pel conjunt dels elements que formen les marques litigioses, tal com figuren el Registre de Marques. De cap manera el renom o alt caràcter distintiu de la marca anterior pot influir en aquest examen comparatiu.
Una qüestió diferent és la influència del renom de la marca anterior a l'hora d'analitzar la tercera de les circumstàncies acumulatives que exigeix l'art. 8.1. b) RMUE referida a l'existència d'un risc de confusió o d'associació, ja que és possible que aquest risc sigui més factible si la marca anterior té un renom o un alt caràcter distintiu. En altres paraules, el renom pot justificar que s'extremi el rigor comparatiu a l'hora d'apreciar si entre les marques enfrontades hi ha risc de confusió o associació, però aquest rigor no es pot fer servir en el factor previ i necessari de l'existència o no de semblança entre els distintius de les marques.
En qualsevol cas- i per finalitzar- no es pot obviar que en aquells supòsits on hi hagi algun grau de similitud objectiva entre els distintius de les marques però aquest no sigui suficient per generar un risc de confusió o associació al públic que impossibiliti l'aplicació de l'art. 8.1.b RMUE, encara podria ser possible invocar l'art. 8.5 RMUE si es donessin les circumstàncies que aquest precepte exigeix per a la seva aplicació. En aquest aspecte, cal recordar que d'acord amb jurisprudència abundant, el grau de semblança entre els signes enfrontats, exigit per aplicar l'art. 8.5 RMUE és menor que el de l'art. 8.1. b) RMUE. I, per altra banda, l‟existència de la generació d‟un vincle entre ambdues marques que estableix l‟art. 8.5 RMUE és, també d'acord amb la jurisprudència europea, més fàcil que es produeixi com més gran sigui el renom de la marca anterior.
Autor: Jesús Gómez Montero Exsoci d'ELZABURU i Membre del Comitè Assessor de la Fundació Alberto Elzaburu
Visiteu la nostra lloc web
