El Tribunal General ha dictat sentència a l'Afer T-358/21, Hotel Cipriani SpA v European Union Intel·lectual Property Office – Altunis-Trading, Gestão i Serviços, Sociedade unipessoal, Lda recordant algunes qüestions rellevants en relació amb el concepte dús efectiu duna determinada subcategoria de productes. En aquesta Sentència, el Tribunal proporciona directrius sobre com dur a terme la valoració global de totes les proves remeses davant de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, així com els criteris que s'han de seguir per determinar l'existència d'una subcategoria de productes o serveis independent, basada en la prova presentada davant del Organisme precitat.
Comentaris preliminars
El 21 de novembre de 1997, Altunis-Trading, Gestão i Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda va dipositar una sol·licitud de registre de marca de la Unió Europea que consistia en el signe figuratiu CIPRIANI. La sol·licitud buscava protecció en relació amb productes a classe 29 i 30. El registre d'aquesta sol·licitud va ser concedit el 9 de gener de 2002 sota el número 000683250.
El 24 de gener de 2019, Hotel Cipriani SpA va exercir una acció de caducitat per manca d'ús davant de la marca de la Unió Europea No. 000683250 CIPRIANI (figurativa) en relació amb tots els productes per als quals es trobava registrada.
Després de l'aportació de prova d'ús per part del titular de la marca impugnada, el 16 de juny del 2020, la Divisió de Cancel·lació va emetre una resolució estimant parcialment la caducitat per manca d'ús. Després, només es va mantenir el registre de la marca en qüestió en relació amb “Olis comestibles” a Classe 29 i "Arròs; Preparacions a base de cereals, pa; Vinagre” a Classe 30.
El 31 de juliol del 2020, Hotel Cipriani SpA va interposar recurs davant la resolució acordada per la Divisió de Cancel·lació. Mitjançant una resolució de 27 d'abril de 2021, la Sala de Recursos va desestimar el recurs.
Hotel Cipriani SpA va recórrer la resolució acordada per la Quarta Sala de Recursos davant del Tribunal General, basant-se en quatre motius. El primer estava relacionat amb la valoració d'una determinada prova que havia estat presentada davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea pel recurrent i no havia estat tinguda en consideració per un error informàtic del portal eSearch. Els motius segon, tercer i quart feien referència a un suposat error en la valoració de lús de la marca impugnada.
Decisió del Tribunal
En relació amb les al·legacions del recurrent en relació amb una suposada incorrecta valoració de la prova d'ús de la marca impugnada tal com va ser registrada, el Tribunal de Justícia va recordar que l'ús d'una marca de la Unió Europea en una forma que difereixi en elements que no alterin el caràcter distintiu de la marca en la forma sota la qual hagués estat registrada també l'ha de considerar-se ús 8 (UE) 2017/1001 del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de juny del 2017, sobre la marca de la Unió Europea.
En aquest sentit, el Tribunal va acollir la postura adoptada per la Sala de Recursos perquè considera que malgrat que determinats productes representats en fullets i catàlegs comercials incloïen una versió de la marca amb lleugeres modificacions, hi havia prou prova d'ús que acreditava que aquests havien estat comercialitzats sent identificats per la marca figurativa tal com havia estat registrada.
El Tribunal també va considerar que la prova d'ús aportada pel titular del registre impugnat era suficient per demostrar que la venda dels productes en qüestió havia tingut lloc durant el període rellevant, de manera freqüent i en quantitats que no podien ser considerades merament simbòliques.
Pel que fa als productes a Classe 30 en qüestió en relació als quals s'havia de demostrar el seu ús efectiu (“Arròs; Preparacions fetes a base de cereals, pa; Vinagre”), el recurrent considerava que l'ús efectiu de la marca en qüestió per a diferents tipus de pasta, panettone i focaccia no eren suficients per establir que havia estat usada en relació amb la categoria de productes “Preparacions fetes a base de cereals, pa”, en la mesura que considerava que “Pasta” constituïa una subcategoria independent de “Preparacions fetes amb cereals”.
Aquestes al·legacions van ser desestimades pel Tribunal, que fent referència a jurisprudència àmpliament establerta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va defensar que el que determinava si pasta, panettone i focaccia constituïen una subcategoria de productes que fos percebuda com una subcategoria independent de productes, era determinar si en essència eren diferents, i si tenien diferent finalitat.
Després d'efectuar una anàlisi basada en aquests criteris, el Tribunal va mantenir que era impossible considerar que pasta, panettone i focaccia constituïen subcategories independents en relació amb “Preparacions a base de cereals”, per a les quals la marca impugnada es trobava registrada, atès que la finalitat de tots ells era ser consumits per persones per satisfer les necessitats nutricionals.
Comentaris
Aquesta sentència del Tribunal de Justícia dóna llum sobre la consideració que s'ha de donar a petites modificacions efectuades sobre el signe registrat quan es fa servir amb unes diferències que no tenen la capacitat d'alterar el caràcter distintiu de la marca anterior conforme va accedir al Registre. Juntament amb això, proporciona informació valuosa quant al criteri que s'ha de seguir per determinar si determinats productes són susceptibles de constituir una subcategoria independent de productes o serveis. En concret, que a l'efecte de determinar si hi ha una subcategoria independent de productes o serveis, aquesta ha de poder ser percebuda pels consumidors com a tal, i els factors determinants són més rellevants per a això la seva finalitat i ús previst.
(Aquest article va sortir publicat anteriorment a WTR el gener de 2023 com a «General Court consideres how to establish independent subcategory of goods».)
Sara Navarro Jove, advocada a ELZABURU
