Sentència del Tribunal de Justícia de 10 de juliol de 2025, Jabugo (C-322/24)
1. Fets
Sánchez Romero Carvajal és titular de les següents marques de la UE a classe 29:
Per la seva banda, Embutidos Monells és titular de les marques nacionals espanyoles següents, també a classe 39:
El 2016 Sánchez Romero Carvajal va instar Embutidos Monells mitjançant un requeriment que renunciés al registre de les marques controvertides i cessés en l'ús de la marca figurativa 5Ms. En aquest requeriment s'indicava que Embotits Monells coneixia el renom de la marca 5J que pertany a Sánchez Romero Carvajal, ja que, com a conseqüència de l'oposició formulada per aquesta última, l'OEPM va denegar el registre del signe 5Cs.
En el requeriment també s'especificava que Sánchez Romero Carvajal podria interposar una acció de nul·litat contra els registres 5Ms i 5Ps respectivament, abans del 28 de febrer del 2017 i abans del 18 de març del 2017.
No obstant això, la demanda de nul·litat davant el Jutjat Mercantil núm. 1 d'Alacant no es va interposar fins al 2021.
Embotits Monells va invocar en la defensa la prescripció per tolerància, al·legant a aquest efecte que el registre de les marques controvertides data del 2012 pel que Sánchez Romero Carvajal havia tolerat llargament el seu ús i que els terminis indicats en el requeriment extrajudicial havien transcorregut.
En aquest context, el Jutjat Mercantil núm. 1 d'Alacant va decidir suspendre el procediment i plantejar al TJ una qüestió prejudicial sobre els efectes que pot produir la indicació dels terminis en aquest requeriment.
Concretament, es pregunta si el fet que Sánchez Romero Carvajal hagués indicat en un requeriment extrajudicial un termini per exercir l'acció de nul·litat, que coincidia amb el termini de prescripció de cinc anys establert a la Directiva, s'ha de considerar una conducta vinculant per impedir que de manera posterior a aquest termini s'al·legui mala fe per sol·licitar la nul·litat.
En segon lloc, en el cas que la resposta sigui afirmativa, es pregunta si la presentació d'una oposició per part de Sánchez Romero Carvajal contra registre d'altres marques de la Unió Europea posterior titularitat d'Embotits Monells que són gairebé idèntiques (1) es pot considerar un esforç en un termini raonable per posar remei a la situació, interrompent la prescripció.
2. Pronunciaments
El TJ va resoldre que el titular d'una marca anterior no queda vinculat pels terminis establerts en un requeriment extrajudicial quan es tracta d'al·legar la mala fe al registre d'una marca posterior. Si el titular de la marca anterior té evidència suficient de la mala fe al moment del requeriment, pot continuar invocant la nul·litat per mala fe fins i tot després que hagi expirat el termini.
Per tant, si la causa que serveix de base a la fonamentació de l'acció de nul·litat consisteix en la mala fe del titular de la marca posterior en presentar la sol·licitud de registre de la marca esmentada, aquest últim no pot, per frustrar aquesta acció, invocar vàlidament la prescripció per tolerància, establerta a l'article 9, apartat 1, de la Directiva 2008/95, davant d'un titular de la marca anterior.
Tot i això, el Tribunal recorda que, atès que la bona fe es presumeix, és la part que invoca la mala fe la que ha de demostrar l'existència d'aquesta en l'examen del fons d'aquesta acció.
En vista de la resposta donada a la primera qüestió prejudicial, no és procedent respondre a la segona.
3. Comentari
La sentència en aquest cas és molt rellevant doncs a més de seguir la jurisprudència anterior del TJ sobre mala fe, des de la sentència emesa a l'assumpte Xocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07) fins HEITEC (C-466 / 20), serveix per reforçar que els terminis de prescripció no han d'impedir l'exercici de drets quan hi ha mala fe a la sol·licitud de registre d'una marca.
El titular d'una marca anterior pot emetre un requeriment extrajudicial indicant terminis per interposar una acció de nul·litat, cosa que pot generar al destinatari una confiança raonable que, una vegada expirat aquest termini, no es prendran accions legals. Tot i que això es podria interpretar com una conducta vinculant per a la part que envia el requeriment, el TJ ha assenyalat que aquesta confiança no pot prevaler sobre la imprescriptibilitat d'una acció de nul·litat basada en la mala fe.
La sentència és destacada ja que reforça el sistema de competència lleial a la Unió Europea, protegint així els titulars de marques renomenades contra l'apropiació indeguda de signes distintius idèntics o similars per part de competidors que actuen de mala fe.
Marta Rodríguez, Sòcia Associada, àrea de Marques
