1. Fets. Interflora, coneguda xarxa de floristes independents a qui els clients poden fer comandes en persona, per telèfon o Internet, va exercitar al Regne Unit una acció judicial contra Marks & Spencer (un dels principals detallistes del Regne Unit) per haver seleccionat com a paraula clau la marca registrada INTERFLORA -i altres variants- el que permetia que quan s'introduïa la paraula de “Inter” & Spencer, sota la rúbrica «enllaços patrocinats». El text de l'anunci no incloïa, però, el terme “Interflora” i sí algunes referències a M&S oa . La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, va suspendre el procediment i va plantejar al Tribunal de Justícia diverses qüestions prejudicials, totes per tal de conèixer fins a quin punt l'actuació de Marks & Spencer podria constituir una vulneració dels drets de marca d'Interflora.
2. Pronunciaments. El Tribunal de Justícia recorda, en primer lloc, la doctrina de les sentència de 23 març 2010 (cas acumulat C-236/08 a C- 238/08, Google) i de 25 de març de 2010 (cas C-278/08 BergSpechte), reiterant que el signe selecciona el signe el tria; confirmant que es tracta d'un ús de la marca per a productes o serveis de l'anunciant, fins i tot encara que el signe seleccionat com a paraula clau no aparegui al mateix anunci; i manifestant que perquè el titular de la marca pot prohibir aquest ús no n'hi ha prou que concorri la doble identitat de l'article 5.1(a) de la Directiva de Marques, sinó que és necessari que menyscabi o pugui menyscabar les funcions de la marca (la funció essencial de garantir als consumidors l'origen del producte i la funció publicitària), així com una funció de nou mesurament que la denomina la falca que denomina publicitària, fa referència a les mesures que adopta el titular d'una marca “per adquirir o conservar una reputació que permeti atraure els consumidors i guanyar-se una clientela fidel”.
A la segona part de la sentència s'analitza el conflicte des de la perspectiva de l'art. 5.1(b) de la Directiva de Marques i de la consideració de la marca INTERFLORA com a renombrada. Per al Tribunal el titular d'una marca de renom està facultat per prohibir-ne la utilització per tercers quan aquest ús suposi un aprofitament indegut del caràcter distintiu o de la notorietat de les marques esmentades o impliqui un menyscapte del seu caràcter distintiu o notorietat. A partir de la doctrina jurisprudencial de les sentències dictades en els casos C-408/01 Adidas i C-487/07 L'Oreal, afirma el Tribunal que l'elecció com a paraula clau d'un signe idèntic o similar a una marca de renom en el marc d'un servei de referenciació a Internet no contribueix necessàriament a la desnaturalització de la transformació.
Afegeix el Tribunal de Justícia, a la part final de la sentència, que una marca de renom seleccionada en el marc d'un servei de referenciació a Internet per qui no és el seu titular, s'entén usada amb justa causa i en el marc d'una competència sana i lleial, quan la publicitat de l'enllaç patrocinat proposi una alternativa davant dels productes o serveis del titular de la marca sense difuminació i sense menyscabar les funcions de la marca esmentada.
3. Comentari. La sentència torna a abordar els límits a la licitud de l'ús de marques de tercers com a paraules clau, si bé introdueix dues novetats en relació amb les sentències anteriors: d'una banda fa referència a la funció d'inversió de la marca i, d'una altra, aborda per primera vegada la perspectiva del conflicte des de la consideració de la marca de renom. El Tribunal defensa
novament el principi de lliure competència, però proporciona als tribunals nacionals una sèrie de pautes i eines perquè, a la vista de la redacció que pugui tenir l'enllaç patrocinat i del seu contingut, puguin resoldre els conflictes que se suscitin entre els titulars de marques –fins i tot de renom– i els que seleccionin aquestes marques com a paraules clau.
Autor: Luis Baz
Visiteu la nostra pàgina web: http://www.elzaburu.com/
