Els drets de marca als territoris d'ultramar i les dependències dels Estats membres de la UE

En un avís informatiu del mes d'octubre passat, l'Oficina de Propietat Intel·lectual del Regne Unit (IPO) proporcionava informació sobre la cobertura d'una designació al Regne Unit, mitjançant el Protocol de Madrid, en relació amb els Territoris d'Ultramar i Dependències de la Corona Britànica.

El tema de la protecció concedida als drets de marca als territoris dependents o d'ultramar és una qüestió no exempta de confusió i contradiccions i, per als advocats especialitzats en el dret de marques, suposa més d'un maldecap. De forma generalitzada, no hi ha unes indicacions clares i concretes que siguin seguides per tots els territoris i s'hi observa, sovint, poca harmonització legislativa entre els estats i els seus territoris d'ultramar. Per això, que notes informatives com la que és objecte d'aquest comentari, siguin especialment valuoses per als professionals i els titulars de drets que també acolliríem amb gust aclariments de països com França o els Països Baixos.

Tot i això, després de la lectura d'aquestes declaracions de l'oficina britànica, no podem deixar de portar a col·lació la nostra experiència en aquests combats acompanyada d'alguna reflexió.

Quan la IPO indica que els registres de marca internacional que designen el Regne Unit estenen la seva cobertura als seus territoris, cal tenir en compte que s'està referint únicament a la designació del Regne Unit com a Part Contractant i no a drets obtinguts al Regne Unit com a conseqüència de protegir la Unió Europea per la via internacional. En aquest punt les interpretacions sobre els efectes dels drets obtinguts per la via nacional i per la via comunitària als territoris dependents i d'ultramar ens estan clares ni són unànimes.

Per il·lustrar-ho, posem l'exemple Gibraltar, territori considerat d'ultramar, malgrat estar situat geogràficament a la Unió Europea.

Si es parteix de la literalitat de la normativa marcaria gibraltarenya, la protecció a Gibraltar s'obté exclusivament per extensió d'un dret britànic registrat. És a dir, un dret britànic, però no un dret comunitari registrat. Per deducció, entenem que tampoc no reconeixen el dret obtingut d'una designació comunitària efectuada pel sistema de Madrid.

Tot i ser una pràctica habitual el registre de marques a l'Oficina de Gibraltar amb base en marques comunitàries, també és veritat que
hi ha una gran incertesa quant a la possibilitat de fer valer aquests drets, molt especialment en assumptes d'antipirateria (tan importants en aquests territoris) o fins i tot quan es pretenguin invocar davant dels tribunals.

El fet és que no hi ha jurisprudència clara ni experiència suficient, i que, en funció de l'interès real del client per un o altre territori, l'estratègia de protecció ha de passar per l'assessorament i l'anàlisi particulars de la situació concreta. La decisió serà diferent si es
compta amb un interès purament defensiu que quan l'interès és real o fins i tot els riscos, per exemple perquè hi ha activitat o s'iniciarà (un
bon exemple podria ser la posada en marxa dun hotel a qualsevol illa dultramar) o es compta amb un problema greu.

Un altre aspecte interessant a què es refereix l'avís és el relatiu a la capacitat per tenir drets internacionals per titulars o cessionaris i el seu vincle amb el Sistema de Madrid. Aquest punt és conflictiu, i encara que infreqüent, planteja molts dubtes a la pràctica. Sembla clar que resulta imprescindible justificar que es compta amb vincle suficient amb el Regne Unit, en els casos en què els titulars o cessionaris comptin amb nacionalitat, domicili o establiment industrial o comercial real i efectiu en alguns territoris d'Ultramar (per exemple, Illes Verges Britàniques o Jersey).

Per acabar, cal puntualitzar que aquesta informació, recentment divulgada per l'OMPI, no té caràcter vinculant. Tampoc en té
caràcter vinculant, la informació que l'OAMI té publicada sobre la matèria en relació amb l'abast de la protecció dels drets comunitaris. Malgrat els esforços darrere d'una major harmonització en les normatives de marca dels països europeus, ens trobem encara amb nínxols i incerteses quan arribem a la protecció dels drets de marca als territoris de
ultramar o dependents dels Estats membres, ia la pràctica, almenys de moment, sembla necessari comptar amb aquesta particularitat.Autora: Cristina Arroyo