El passat 18 de maig de 2018, es van publicar a Mèxic, al seu Diari Oficial de la Federació (DOF), les Reformes i Addicions a la Llei de la propietat industrial (LPI) en matèria de marques. El Decret pel qual es promulguen les modificacions entrarà en vigor als 60 dies des de la publicació, és a dir, al voltant del 10 d'agost del 2018.
Mèxic és una jurisdicció principal als projectes d'internacionalització per a les empreses i clients espanyols. La veritat és que el legislador mexicà així com els nostres col·legues en l'exercici de la seva professió, han fet un enorme esforç per modernitzar la pràctica marcaria durant els darrers anys.
En termes generals, sembla que el legislador mexicà ha pretès, a més d'actualitzar la legislació de marques, consolidar el procediment d'oposició, que compta amb escassos dos anys de vida, així com incidir en principis tan importants en el àmbit marcari com la “mala fe” com a impediment per registrar una marca i/o aclarir algunes qüestions que quedaven molt indeterminades a la pràctica, com per exemple, la obligatorietat d'ús per part dels titulars.
Com a primer esment rellevant, cal destacar que s'ha ampliat el concepte de marca per donar cabuda a marques no tradicionals (per exemple, hologrames, marques de so o marques d'olor), marques col·lectives i de certificació, o fins i tot el “trade-dress” que, si bé no és citat literalment amb aquesta expressió anglosaxona, la nova redacció de la llei permet la seva protecció.
Com a excepció a les prohibicions absolutes de registre, es crea la possibilitat de registrar marques que pateixin de manca de distintivitat (per genericitat o descriptivitat) sempre que a través del seu ús al mercat hagin adquirit “secondary meaning".
Se'n podrà sol·licitar una declaració de notorietat d'una marca no registrada, per a això, abans del Decret, havia d'estar registrada.
A la resolució de conflictes o obstacles per risc de confusió, l'IMPI començarà a admetre les cartes de consentiment o acords de coexistència. No obstant això, sembla que poden no admetre's en casos en què hi hagi una identitat absoluta.
Seguint una tendència més anglosaxona i també en la línia de l'arxinombrada sentència del Tribunal de Justícia de la UE “IP Translator”, -a la qual estan posant l'ull jurisdiccions alienes a la UE-, el legislador mexicà es mostra partidari d'especificar els enunciats de productes i serveis i, per tant, els enunciats generals no seran admesos. Si s'hi afegeix la nova exigència de Declaració d'Ús a què em referiré més endavant, ens sembla prudent, en un país que sol ser principal per als clients espanyols, determinar ab initio lestratègia de protecció aplicativa més oportuna i convenient.
La raó de ser de les marques i el mitjà pel qual es materialitzen és el seu ús, i de fet, la majoria de les lleis del món n'incorporen una obligació dús de les marques. Doncs bé, una de les qüestions més rellevants que incorpora el nou Decret és precisament l'obligació per a tots els titulars de les marques concedides a partir de la data d'entrada en vigor de les modificacions, de presentar una Declaració d'Ús de les vostres marques a partir dels 3 anys des de la data de registre. Segons les nostres fonts principals, aquesta declaració també podria ser exigible amb cada renovació, per la qual cosa a Mèxic cobraria una importància essencial l'ús d'una marca a l'hora de definir una estratègia de protecció. La manca de compliment d'aquesta nova exigència en provocaria la cancel·lació.
Fins ara, una altra qüestió controvertida al voltant de l'ús, era la necessitat o no d'incorporar una data de primer ús a Mèxic en sol·licitar una marca, perquè en realitat el formulari de sol·licitud no contemplava aquesta possibilitat, i tot i això, incorporava una mena de “presumpció tàcita de declaració d'intenció d'ús”.Doncs bé, a partir d'agost, si es pretén reivindicar una data d'un primer ús en una sol·licitud de marca, caldrà incorporar aquesta data al formulari. I en absència d'una data de primer ús, aleshores es podrà interpretar que la sol·licitud porta implícita una declaració d'intenció d'ús.
Així, recuperant el principi de mala fe al qual em referia al principi d'aquest text, el Decret l'incorpora com a causa d'oposició i de cancel·lació d'una marca. Així mateix, les oposicions guanyen força vinculant.
Estem convençuts que aquestes novetats redundaran en esforços addicionals de motivació de sentències i resolucions que portaran Mèxic a una major especialització progressiva d'Oficina i Tribunals en matèria de marques.
Autora: Cristina Arroyo
Visiteu la nostra pàgina web: http://www.elzaburu.com/
