Resum Sentència del Tribunal de Justícia d'1 d'agost de 2025, Lunapark (C-452/24)
1. Fets
Lunapark és titular de la marca registrada DRACULA per a productes de confiteria des del 2009. Abans del registre esmentat, l'empresa Karkkimies utilitzava el signe «Dracula» per comercialitzar productes similars, sense haver adquirit cap dret de marca. El 2019, Hardeco va comprar Karkkimies i va continuar usant el signe «Dracula» per als mateixos productes, en els envasos dels quals figuraven la paraula «Dracula» i signes figuratius que representaven el personatge corresponent.
El 2020, Lunapark va demanar a Hardeco per violació de la seva marca. Hardeco va al·legar que Lunapark havia tolerat durant molts anys l'ús del signe per Karkkimies, cosa que li havia d'impedir exercitar l'acció. El tribunal finlandès de primera instància va acceptar aquest argument basant-se en un principi general del dret civil finlandès segons el qual les accions s'han d'exercir en un termini raonable. Lunapark va recórrer a cassació.
El Tribunal Suprem de Finlàndia va plantejar al TJ una qüestió prejudicial sobre si l'article 10 de la Directiva 2015/2436, en el marc d'un litigi relatiu a la violació d'una marca, permet que un Estat membre limiti el dret del titular d'una marca mitjançant aquest principi general d'inactivitat en supòsits no previstos als articles 9 i 18 de la Directiva, que regulen la tolerància davant d'una marca posterior registrada.
2. Pronunciaments
El TJ afirma que l'article 10 de la Directiva s'oposa que un Estat membre estableixi, mitjançant un principi general de dret nacional, la prescripció del dret del titular d'una marca a prohibir l'ús d'un signe idèntic o similar en casos diferents del que preveuen els articles 9 i 18 de la Directiva.
El TJ fonamenta la seva decisió que l'article 10 constitueix una harmonització completa del contingut material del dret de marca a la Unió, de manera que els Estats membres no disposen de marge per introduir limitacions addicionals. Aquest caràcter exhaustiu també es projecta sobre el règim de tolerància o prescripció per inactivitat, regulat a l'article 18, apartat 1, que únicament contempla la possibilitat de limitar el dret del titular en relació amb una marca posterior registrada, i sempre sota condicions estrictes: coneixement de l'ús, transcurs de cinc anys consecutius i absència de mala fe del sol·licitant de la marca posterior. El TJ recorda a més la seva jurisprudència prèvia (sentència de 22 de setembre de 2011, Brotějovický Budvar, C 482/09, paràgraf 33), segons la qual l'article 9 harmonitza completament els requisits de la prescripció per tolerància en procediments de nul·litat, harmonització extensible també a les accions per violació relatives a una marca posterior registrada.
Sobre aquesta base, el TJ destaca que el règim harmonitzat no preveu cap limitació derivada de la tolerància respecte de signes no registrats, ni confereix drets al simple ús prolongat. En el cas concret, encara que el tercer hagués utilitzat el signe «Dracula» amb anterioritat al registre de la marca DRACULA per Lunapark, aquest ús —llevat que hagués generat un dret exclusiu segons el dret nacional, extrem a verificar per l'òrgan remitent— no queda comprès dins del règim harmonitzat de tolerància de l'article 18, ja que aquest es refereix exclusivament a registral.
Consegüentment, es conclou que no és possible que els Estats membres introdueixin limitacions addicionals derivades de principis generals del seu dret nacional —com una prescripció per inactivitat respecte de l'ús d'un signe no registrat— perquè això equivaldria a imposar restriccions no contemplades per la normativa harmonitzada i comprometria l'objectiu essencial de garantir una protecció uniforme i coherent.
3. Comentari
La sentència reafirma la línia jurisprudencial del cas Soda-Club (CO2) i SodaStream International (C 197/21), en què el TJ ha insistit que l'article 10 de la Directiva estableix una harmonització completa de les normes relatives als drets conferits per la marca, definint així de manera exhaustiva el contingut material dels drets de què gaudeixen els titulars de marques a la Unió Europea.
Des del punt de vista pràctic, la decisió té diverses implicacions. Primer, reforça la seguretat jurídica del titular registral: el seu dret no es veu afectat per la inactivitat davant d'un ús no protegit i garanteix uniformitat i estabilitat en la protecció de marques. Segon, limita les expectatives dels tercers que, de bona fe, hagin fet servir un signe sense registrar-lo, deixant clar que el sistema europeu privilegia el titular registral. Tercer, protegeix la coherència del mercat comú, i evita que l'aplicació de principis civils nacionals generi disparitats en la protecció de marques entre estats membres.
Aquest pronunciament també aclareix una àrea potencialment conflictiva: la transició entre l‟ús prolongat d‟un signe no registrat il‟aparició d‟un titular registral que roman inactiu. La sentència confirma que l'única via perquè l'usuari previ pugui oposar-ne l'ús és l'adquisició d'un dret anterior o l'existència d'una marca posterior registrada que generi els efectes de tolerància.
En síntesi, aquest assumpte consolida la força del dret exclusiu conferit per la marca registrada i subratlla que només les causes regulades per la Directiva poden limitar-ho. Alhora, adverteix als operadors econòmics que l'ús prolongat d'un signe sense registrar-lo no ofereix protecció suficient davant d'un titular registral que decideixi exercitar els seus drets, fins i tot després d'un llarg període d'inactivitat.
Lorena Sánchez, Advocada de l'àrea de Marques.
