[Antecedents]
Al juliol de 2012, Dongfang Mingri (Jinjiang) Import & Export Co. («Dongfang Mingri») va presentar una sol·licitud de registre de marca denominativa en caràcters xinesos «奔富酒园» (en anglès: BEN FU WINERY, núm. 11157214), que va ser designada2015, entre el de brandy» a classe 33. Després del registre, Dongfang Mingri va començar a utilitzar la marca per a productes vinícoles al mercat xinès.
Southcorp Brands Pty Limited (una filial de Treasury Wine Estates, Southcorp) va presentar una sol·licitud de nul·litat del registre de la marca impugnada "奔富酒园" el març de 2016, basant-se que la marca impugnada era similar a un signe ("奔富" (pronunci) Southcorp i que gaudia d'una influència substancial, a més que el titular de la marca impugnada havia registrat un gran nombre de marques que eren reproducció, imitació o traducció de marques conegudes de tercers, cosa que era contrari al principi de bona fe.
La Junta de Revisió i Adjudicació de Marques va decidir invalidar el registre de la marca impugnada, establint que hi havia una intenció òbvia d'aprofitament injust de la reputació de marques renomenades, competència deslleial i cerca de beneficis il·legals, violant el principi de bona fe, pertorbant el bon ordre de la gestió del registre de marques i la competència lleial i. Es va considerar que les activitats de Dongfang Mingri van constituir «Adquisició de registre per altres mitjans indeguts«, com queda establert a l'Art. 44(1) de la Llei de Marques de 2014 (igual a l'Esmena de la Llei de Marques de 2019).
El Tribunal de Propietat Intel·lectual de Pequín va rebutjar l'apel·lació de Dongfang Mingri, que va ser tornada pel Tribunal Superior de Pequín.
El cas passa finalment al Tribunal Suprem de la RPC
[Decisió]
El Tribunal Suprem, en primer lloc, va resumir la qüestió clau del cas, que consistia a determinar si la marca impugnada 奔富酒园 va ser registrada per altres mitjans indeguts com els prohibits a l'art. 44(1) de la Llei de marques de 2014.
Al principi, el Tribunal va confirmar que l'element més rellevant de la marca impugnada són els dos primers caràcters xinesos 奔富 (BEN FU), la combinació dels dos caràcters xinesos restants 酒园 significa celler, que només es pot tractar com una descripció comuna a l'àrea industrial pertinent.
Southcorp va aportar proves suficients per recolzar el seu argument que el signe 奔富 va ser utilitzat per primera vegada per alguns distribuïdors de Southcorp a la dècada de 1990 per referir-se a la marca de vi Penfolds, un producte de Southcorp. I, des de la perspectiva del públic pertinent, des de molt abans de la presentació de la sol·licitud de marca impugnada, els caràcters xinesos 奔富 (BEN FU) s'han considerat una transliteració de Penfolds i, per tant, hi van crear un sòlid vincle.
Abans del cas que ens ocupa, hi havia hagut molts conflictes d'infracció de marques i competència deslleial entre Southcorp i Dongfang Mingri. En sentències anteriors s'afirmava que Dongfang Mingri i les seves filials havien enganyat intencionadament el públic utilitzant els articles de presentació del producte vinícola «Penfolds» als mitjans de comunicació, cosa que constituïa competència deslleial, així com una infracció de la marca registrada «PENFOLDS».
En relació amb l'anàlisi anterior, el Tribunal va concloure que, en presentar la sol·licitud de registre de la marca impugnada 奔富酒园, Dongfang Mingri té la intenció d'aferrar-se a la reputació del fabricant de vins Penfolds i obtenir-ne un avantatge deslleial.
A més, el Tribunal va considerar que el fet que Dongfang Mingri i les seves filials hagin registrat un gran nombre (més de 250) de marques copiades a altres marques reputades, com 宾利 (BIN LI, transliteració de BENTLEY), designant productes i serveis a les classes 33 i 35, és massa sobre el que és necessari.
[Comentaris]
Des de la presentació de la sol·licitud de nul·litat del registre de la marca fins a l'obtenció de la sentència de nul·litat, aquest cas ha arribat al final després de sis anys.
En el procediment d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Pequín, la decisió de la TRAB i la sentència del Tribunal de Propietat Intel·lectual de Pequín d'invalidar la marca impugnada, entre altres coses, es basava en el fet que la marca impugnada havia estat utilitzada al comerç pel propietari després del registre.
En contra de l'opinió del Tribunal Superior de Pequín, el Tribunal Suprem va aclarir el concepte «adquirir el registre per mitjans fraudulents o altres mitjans indeguts» de l'Art. 44(1) de la Llei de marques de 2014 (no hi ha canvis en l'esmena de la Llei de marques de 2019), considerant que s'ha d'interpretar com el mitjà que s'havia pres en presentar la sol·licitud de registre, i no el propòsit per al registre, que per si mateix és indegut.
Per tant, el fet que la marca impugnada s'hagi posat en ús, independentment del nivell d'inversió publicitària o de l'eficàcia de la publicitat, després del registre, no pot invalidar el caràcter indegut dels mitjans que es van adoptar per adquirir el registre, i per tant no pot justificar el registre de la marca.
De la Sentència es desprèn la tendència del Tribunal a protegir les bones pràctiques en el registre de marques, d'una manera coherent amb la CNIPA, que continua combatent durament el registre maliciós de marques en els darrers anys.
Autor: Dan Liu
Visiteu la nostra Pàgina Web
