La recent sentència del Tribunal Suprem que confirma que dònut i Donuts® no són el mateix posa fi a un litigi iniciat el 2017 i llança un missatge contundent al mercat: la inclusió d'un terme al diccionari no elimina, per si sola, la protecció jurídica d'una marca registrada. Aquesta resolució, de gran rellevància per a empresaris, directius i responsables legals, aclareix els límits de l'ús descriptiu i reforça la protecció de les marques renomenades a Espanya.
La decisió de l'Alt Tribunal, dictada per la Sala Civil el 28 d'octubre de 2025, estima que l'ús del terme Donut per un tercer no va ser un ús descriptiu lleial i va vulnerar els drets marcaris del Grup Bimbo, titular de la coneguda marca Donuts®.
Origen del litigi: ús genèric o infracció de marca?
Atlanta Restauració Temàtica va utilitzar el terme Donut a la seva pàgina web per descriure unes rosquilles comercialitzades sota la seva pròpia marca, malgrat no ser titular de drets sobre aquesta denominació. Segons la demandada, es tractava d'un ús merament descriptiu d'un producte de pastisseria.
No obstant això, Bakery Donuts (actualment Bimbo Donuts Iberia) va considerar que aquest ús suposava un aprofitament indegut de la reputació de la marca Donuts®, una marca de renom amb més de 70 registres a l'OEPM que inclouen aquesta denominació.
Després d'una primera sentència desestimatòria en primera instància i la confirmació en apel·lació, el Tribunal Suprem, en aquesta recent sentència, revisa l'assumpte en cassació i fixa doctrina en matèria de marques reanomenades.
Dònut vs. Donuts®: lexicalització no és vulgarització
Un dels arguments centrals del litigi va ser la inclusió del terme “dónut” (amb titlla) al Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola. El Tribunal Suprem aclareix una qüestió clau:
- La RAE reconeix expressament el origen marcari del terme.
- Aquesta inclusió suposa una lexicalització, però no implica pèrdua de caràcter distintiu ni vulgarització de la marca.
L'Alt Tribunal distingeix amb precisió entre:
- Lexicalització: incorporació d'un terme al llenguatge comú.
- Pèrdua de distintivitat: procés d'ús generalitzat que converteix una marca en un terme genèric, cosa que aquí no s'ha produït.
Per tant, Donuts® segueix sent una marca plenament protegida, encara que hi hagi el terme “dónut” en el llenguatge quotidià.
Els límits de l'ús descriptiu segons la Llei de marques
Article 37 LM: el requisit de la lleialtat
La sentència es recolza en el article 37 de la Llei de marques, que permet l'ús descriptiu de signes aliens només si es realitza d'acord amb les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial.
El Tribunal Suprem conclou que, en aquest cas, no concorria aquesta lleialtat, especialment per tractar-se d'una marca renomeada. Fins i tot un ús aparentment descriptiu pot ser il·lícit si:
- genera un enllaç mental amb la marca protegida.
- Produir dilució del caràcter distintiu.
- suposa pèrdua de prestigi.
- implica parasitisme, és a dir, beneficiar-se del poder d'atracció de la marca sense aportar cap valor propi.
Detalls rellevants valorats pel Tribunal
El Suprem destaca diversos elements que reforcen la infracció:
- L'ús del terme DONUT en majúscules, coincidint amb la forma registrada.
- L'absència de la titlla i la minúscula (donut) recollida per la RAE.
- L'existència d' alternatives descriptives vàlides, com “roscos”, “rosquilles” o “berlines”, que haurien evitat l'ús de la marca aliena.
Preguntes freqüents sobre litigis de marques anomenades
Puc utilitzar una paraula si apareix al diccionari?
No necessàriament. Que un terme figuri a la RAE no autoritza el seu ús il·limitat en el trànsit econòmic, especialment si coincideix amb una marca registrada i reanomenada.
L'ús descriptiu sempre és lícit?
No. L'ús descriptiu ha de ser lleial i no perjudicar els interessos legítims del titular de la marca. En marques de renom, el nivell d'exigència és més gran.
És necessari que hi hagi confusió perquè hi hagi infracció?
No en el cas de marques anomenades. Només cal que l'ús evoqui la marca i generi un aprofitament indegut o un detriment del seu valor.
Quines conseqüències pot tenir una infracció?
El cessament immediat de lús infractor i, en determinats casos, indemnització. En aquest assumpte, el Tribunal no concedeix danys i perjudicis perquè es tracta d'un ús limitat i ja retirat.
El Tribunal Suprem va analitzar el concepte de secondary meaning en aquesta sentència?
No. El Tribunal Suprem no va entrar a analitzar el concepte de secondary meaning ni fonamenta la decisió en l'adquisició de distintivitat sobrevinguda. L'anàlisi jurídica es va centrar exclusivament en els límits de l'ús descriptiu previstos a l'article 37 de la Llei de marques i en l'exigència que aquest ús sigui lleial, especialment quan es tracta d'una marca renomeada.
Un precedent clau per a l'estratègia empresarial
Aquesta sentència senti un precedent rellevant en propietat industrial, en deixar clar que:
- La presència d'una marca al llenguatge quotidià no debilita automàticament la seva protecció.
- Les empreses han d'extremar la cautela en utilitzar termes coincidents amb marques anomenades, fins i tot amb fins descriptius.
- L'estratègia de branding i comunicació comercial s'ha d'analitzar sempre des d'una perspectiva jurídica preventiva.
A Elzaburu comptem amb una àmplia experiència en litigis de propietat industrial i intel·lectual i en l'assessorament estratègic per a la protecció d'actius intangibles. El nostre equip acompanya les empreses en la prevenció de riscos legals i en la defensa dels seus drets de marca, patents, dissenys industrials i drets d'autor, amb un enfocament rigorós i orientat a la seguretat jurídica.
María Cadarso , Associada Senior especialitzada en Litigis.
