Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024, Hewlett Packard (C-367/21)
Hechos
La presente sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por los tribunales polacos al TJ sobre la interpretación y alcance del art. 13.1 del Reglamento (CE) no. 207/2009 sobre la marca comunitaria (actual art. 15.1 del Reglamento 2017/1001 sobre la MUE (“RMUE”)) en relación con los arts. 34 y 36 TFUE.
Los hechos del caso eran los siguientes:
Hewlett Packard Development Company LP (“Hewlett Packard”) es titular de dos MUEs sobre el distintivo HP. Hewlett Packard comercializa productos de equipamiento informático bajo dichas marcas a través de representantes autorizados que se comprometen a no venderlos, salvo a los usuarios finales, a personas que no pertenezcan a su red de distribución. Además, dichos representantes autorizados están obligados a adquirir esos productos exclusivamente a otros representantes autorizados o a la propia Hewlett Packard. Los productos HP no incluyen ningún sistema de marcado que permita, por sí solo, determinar si un ejemplar está o no destinado al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE).
Senetic, S.A. (“Senetic”) ejerce una actividad de distribución de material informático. Senetic introdujo en Polonia productos designados con las MUEs HP. Compró dichos productos a vendedores, establecidos en el territorio del EEE, distintos de los distribuidores oficiales de los productos de Hewlett Packard, tras haber recibido de estos vendedores la garantía de que la comercialización de tales productos en el EEE no vulneraba los derechos exclusivos de esta sociedad. Además, Senetic solicitó, sin éxito, a los representantes autorizados de Hewlett Packard que le confirmaran que esos productos podían comercializarse en el EEE sin vulnerar los derechos exclusivos de esta.
Hewlett Packard ejercitó ante los tribunales polacos una acción de infracción de marca contra Senetic para frenar las ventas por esta compañía de los productos HP. En su defensa, Senetic invoca el agotamiento de los derechos conferidos por las MUEs de la actora, alegando que los productos HP fueron comercializados anteriormente en el EEE por Hewlett Packard o con el consentimiento de esta.
El Tribunal polaco de primera instancia decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ dos cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación del art. 15.1 del RMUE.
Pronunciamientos
El TJ sólo examina en la sentencia la segunda cuestión prejudicial. Dicha cuestión plantea al TJ la pregunta de si, en circunstancias como las del litigio principal, la carga de la prueba del agotamiento de los derechos conferidos por las MUEs puede recaer exclusivamente sobre la parte demandada.
En su respuesta el TJ señala, como punto de partida, que ni el RMUE ni la Directiva 2004/48 regulan la cuestión de la carga de la prueba del agotamiento conferido por la marca. Es un tema que, en principio se rige por Derecho nacional. No obstante, el TJ agrega que las modalidades nacionales de administración y de apreciación de la prueba del agotamiento del derecho de marca deben respetar las exigencias que se derivan del principio de libre circulación de mercancías y, por tanto, deben modificarse cuando puedan permitir que el titular de dicha marca compartimente los mercados nacionales.
Ello lleva al TJ a concluir que, en circunstancias como las que concurren en este caso, será posible modificar el régimen en materia de prueba. Es decir, cuando, de un lado, los productos procedentes de paralelo:
- no lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados;
- sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales; y
- hayan sido adquiridos por el demandado en la UE/EEE tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito,
Y, de otro, el titular de la marca se haya negado a efectuar por sí mismo la comprobación de la legalidad de los productos en cuestión a instancia del adquirente (el demandado), y los proveedores del demandado no estuvieran dispuestos a revelar sus propias fuentes de abastecimiento.
En concreto, en estas circunstancias, la carga de la prueba deberá repartirse de forma que:
- corresponda al titular de la marca probar que ha realizado o autorizado la primera puesta en circulación de los ejemplares de los productos en cuestión fuera de la UE/EEE;
- Y si se acredita este extremo, corresponda al demandado demostrar que esos mismos ejemplares fueron importados posteriormente en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.
Comentario
La sentencia que nos ocupa es relevante porque modifica el régimen vigente en materia de prueba (ver asunto Van Doren + Q (C-244/00)) para equilibrar los intereses de los titulares de marcas y de los importadores paralelistas legítimos.
Ahora bien, la modificación de dicho régimen no es total puesto que la inversión de la carga de la prueba propuesta por el TJ, sólo está llamada a operar en lo que hace a la prueba del origen extracomunitario del producto procedente de paralelo (que bajo la nueva doctrina correspondería al titular de la marca); pero sólo en el marco de las circunstancias de hecho arriba descritas (ver aptdos. 61 y 67 de la sentencia).
Enrique Armijo, Socio del área Legal de ELZABURU.
