En su reciente sentencia de 8 de marzo de 2018, C-395/16, DOCERAM contra CeramTec, el Tribunal de Justicia ha abordado la controvertida cuestión de la prohibición de protección como diseño comunitario de las formas dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición está recogida en estos términos en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Su finalidad, según se expresa en el considerando 10 del Reglamento, es la de evitar que a través de la exclusiva otorgada al titular de un diseño industrial pueda llegar a obstaculizarse la innovación tecnológica.
Ahora bien, la interpretación realizada por los tribunales nacionales y por la EUIPO de esta norma no ha sido uniforme hasta ahora. Básicamente, han coexistido dos diferentes enfoques:
- Por un lado, el de la llamada multiplicidad de las formas, conforme al cual si existen diferentes formas alternativas para un objeto que cumplan la misma función técnica, no se puede considerar que el diseño en cuestión esté exclusivamente dictado por esa función. Este criterio seguido ha sido seguido por los tribunales de varios países, entre ellos Alemania, Francia y España.
- La EUIPO, sin embargo, ha optado en sus últimas decisiones por un enfoque distinto, conforme al cual debería examinarse si el diseñador eligió las características del diseño tomando en consideración únicamente su funcionalidad o si también tuvo cuenta otras consideraciones. Este análisis tendría además que hacerse desde la perspectiva de un observador razonable u objetivo.
El TJUE no había tenido hasta el momento oportunidad de pronunciarse sobre el tema. La ocasión se la ha brindado la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el procedimiento que enfrenta a las compañías alemanas DOCERAM GmbH y CeramTec GmbH. La primera es titular de varios registros de diseños comunitarios que protegen la apariencia de unos pernos cerámicos que se utilizan en las máquinas de soldado para mantener en una posición correcta los elementos a soldar:
En respuesta a una acción de infracción de esos registros, la compañía CeramTec GmbH pidió su declaración de nulidad por vía de reconvención, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002. La reconvención de nulidad fue estimada y DOCERAM apeló la decisión alegando que existían otras formas alternativas para el producto en cuestión que permitían obtener el mismo resultado técnico. A la vista esta situación, el tribunal de Düsseldorf plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE a fin de que se pronuncie sobre qué criterio debe ser empleado para el análisis de la prohibición.
Pues bien, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la doctrina de la multiplicidad de formas. A su juicio, ni del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 ni de ninguna otro precepto del Reglamento se desprende que la multiplicidad de las formas sea el único criterio que permita determinar la aplicación de dicho artículo. Siguiendo la opinión del Abogado General, considera además que de aplicarse este criterio se permitiría que un operador que registrase las varias formas alternativas que cumplieran una misma función técnica obtuviera en la práctica una protección exclusiva equivalente a la de una patente, sin cumplir los requisitos de esta última.
Por tanto, el TJUE acoge el criterio alternativo, afirmando que el factor a considerar es si a la hora de elegir las características de apariencia del producto se han tenido en cuenta otras consideraciones distintas a la necesidad de que cumpla una función técnica, en particular las vinculadas a su aspecto visual. De este modo, el Tribunal concluye que para que se aplique la prohibición del artículo 8.1 del Reglamento núm. 6/2002 es preciso que su función técnica sea el único factor que determinó las características de apariencia de un producto, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.
Sin embargo, en respuesta a la segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf , el Tribunal de Justicia rechaza que para realizar este análisis sea necesario acudir a la percepción de un hipotético “observador objetivo”.
Por contra, el TJUE -siguiendo también la opinión del Abogado General- afirma que para examinar la cuestión el juez nacional no debe basarse en la percepción de un “observador objetivo” sino que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso. Entre estas circunstancias deben considerarse, en particular, el diseño de que se trate, las circunstancias objetivas que muestren los motivos de elección de las características de apariencia del producto, los datos relativos a su utilización, o incluso la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica.
Como se puede apreciar, las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia no facilitan demasiado la labor de los tribunales nacionales. Sin duda la cuestión de la funcionalidad técnica continuará siendo un importante elemento de controversia en los procedimientos de infracción y validez de los diseños industriales.
Autor: Carlos Morán
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