Si hace apenas unos meses
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los
licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”)
tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros
aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los
licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los
licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”)
tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros
aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los
licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).
En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que
tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf
(para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un
procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante,
titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la
segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente
infractor del referido diseño.
tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf
(para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un
procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante,
titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la
segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente
infractor del referido diseño.
Bajo estas circunstancias,
el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas:
el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas:
- ¿Puede un licenciatario no
inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño
comunitario registrado? - De ser así, ¿puede el
licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los
daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento
iniciado por el propio titular?
Con respecto a
la primera de las cuestiones, una
interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002
podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los
derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que
“los actos jurídicos indicados en los
artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de
licencias] sólo surtirán efectos frente a
terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”.
Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no
sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto
y los objetivos que persigue.
la primera de las cuestiones, una
interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002
podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los
derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que
“los actos jurídicos indicados en los
artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de
licencias] sólo surtirán efectos frente a
terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”.
Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no
sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto
y los objetivos que persigue.
Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho
de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3
del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido
derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la
norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a
terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos
otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.
de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3
del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido
derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la
norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a
terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos
otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.
En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es
que, efectivamente, un licenciatario
puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño
comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido
inscrita en el Registro.
que, efectivamente, un licenciatario
puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño
comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido
inscrita en el Registro.
Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre
si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría
además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32,
apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar
en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario,
sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien
ejercita la acción.
si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría
además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32,
apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar
en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario,
sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien
ejercita la acción.
De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que
habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario
exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con
consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un
plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido
que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios
sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación
restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de
la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para
actuar contra la infracción y defender así sus derechos.
habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario
exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con
consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un
plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido
que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios
sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación
restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de
la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para
actuar contra la infracción y defender así sus derechos.
En definitiva, la conclusión a la que llega el
Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por
infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y
perjuicios sufridos.
Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por
infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y
perjuicios sufridos.
De este modo, como ya hiciera con la marca
comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan
demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión,
además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de
Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló
que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la
posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del
licenciante titular de la marca.
comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan
demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión,
además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de
Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló
que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la
posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del
licenciante titular de la marca.
Autor: Joaquín Rovira
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