Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2025, Salaparuta (C-341/24).
Hechos
Duca di Salaparuta S.p.A. es titular de varias marcas que incluyen la palabra “Salaparuta” para vinos de la clase 33, entre ellas:
- Marca italiana nº 511337 SALAPARUTA, registrada el 13 de julio de 1989.
- Marca de la Unión Europea nº 001302835 SALAPARUTA, registrada el 25 de octubre de 2000.
Estas marcas se utilizan para comercializar vinos que no guardan relación con el municipio italiano Salaparuta, situado en Sicilia.
El 20 de febrero de 2006, las autoridades italianas reconocieron la denominación de origen controlada Salaparuta (DOC Salaparuta) para designar vinos elaborados con uvas procedentes de viñedos ubicados en dicho municipio.
Esta protección nacional se extendió al ámbito de la Unión Europea tras la publicación por parte de la Comisión de una lista de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd), en la que se incluía la denominación Salaparuta. A partir de ese momento, dicha denominación, referida de ahora en adelante DOP Salaparuta, pasó a formar parte del registro electrónico de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, adquiriendo efectos en toda la Unión desde el 1 de agosto de 2009.
El 8 de febrero de 2016, Duca di Salaparuta interpuso demanda ante el Tribunal di Milano solicitando la anulación de la DOC Salaparuta y la DOP Salaparuta, alegando que se trataba de denominaciones engañosas que interferían con su marca notoria para vinos Salaparuta.
El 16 de febrero de 2021, dicho tribunal desestimó la demanda al considerar aplicable la regla de la preeminencia de la DOP sobre la marca, sin perjuicio de que el titular pudiera seguir utilizando su marca bajo determinadas condiciones.
Esta sentencia fue recurrida por Duca di Salaparuta y confirmada por la Corte d’Appello di Milano mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, en la que se estableció que el asunto debía resolverse conforme al Reglamento nº 1493/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establecía la organización común del mercado vitivinícola, vigente en el año 2006 cuando se reconoció la DOC Salaparuta. Dicho Reglamento confería protección automática como DOP, en el ámbito de la Unión, a los vcprd comunicados por los estados miembros a la Comisión y establecía en su anexo VII, F, punto 2, letra b), la primacía de la DOP sobre las marcas.
Duca di Salaparuta recurrió nuevamente en casación ante la Corte Suprema di Cassazione, alegando que no era aplicable el Reglamento nº 1493/1999, puesto que, a su juicio, la publicación en el registro e-Bacchus de la Unión Europea en 2009 implicaba la aplicación de los Reglamentos vigentes en ese momento, esto es, el Reglamento nº 479/2008, el Reglamento nº 1234/2007 o incluso el Reglamento nº 1308/2013, los cuales excluían la protección de una DOP cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca anterior, pudiera inducirse a error a los consumidores sobre la identidad del vino.
Ante este recurso, la Corte Suprema italiana planteó al TJ dos cuestiones prejudiciales:
- Si debía considerarse que la DOC Salaparuta reconocida en 2006 mantenía sus efectos y, por tanto, era aplicable el Reglamento nº 1493/1999, o si, por el contrario, la protección nacional había sido sustituida por la DOP Salaparuta en toda la Unión, debiendo aplicarse los Reglamentos invocados por Duca di Salaparuta.
- En caso de que se considerase aplicable el Reglamento de 1999, si el régimen de protección previsto en dicho Reglamento era exhaustivo para resolver los supuestos de coexistencia entre denominaciones y marcas, o si cabía aplicar el principio general de prohibición de signos engañosos.
Pronunciamientos
El TJ confirma que el Reglamento nº 1493/1999 es el aplicable, ya que estaba en vigor cuando se reconoció la DOC Salaparuta en Italia en 2006. La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea en 2009 no implicó un nuevo registro, sino simplemente la extensión automática de la protección nacional al ámbito comunitario, como consecuencia de la comunicación de Italia a la Comisión sobre la existencia de ese vcprd.
En consecuencia, el conflicto debe examinarse conforme a lo establecido en el anexo VII, F.2, párrafo segundo del citado Reglamento de 2009 que es el que regula el régimen de coexistencia entre DOP y marcas. Esta disposición establece que el titular de una marca notoria y registrada para vinos que contenga palabras idénticas al nombre de una región puede seguir utilizándola si el registro se efectuó al menos veinticinco años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico por el Estado miembro y la marca ha sido utilizada efectivamente sin interrupción.
Asimismo, el Tribunal añadió que la cancelación de la protección de una denominación de vinos protegida conforme al artículo 54 del Reglamento nº 1493/1999 no era posible salvo a iniciativa de la Comisión, y únicamente hasta el 31 de diciembre de 2014, cuando no se cumplieran las condiciones establecidas en el artículo 34 del Reglamento nº 479/2008.
En cuanto a la segunda cuestión, el Tribunal declaró que los principios generales no podían desvirtuar la conclusión sobre la exhaustividad del régimen establecido en el anexo VII, F.2, párrafo segundo del Reglamento nº 1493/1999, que es el que regula los conflictos con marcas notorias anteriores registradas para vinos y que contienen palabras idénticas a una DOP.
Comentario
La resolución del TJ adquiere una especial trascendencia, ya que delimita con precisión el marco legal aplicable a los vcprd publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 54 del Reglamento nº 1493/1999. El Tribunal aclara que dicha publicación no implica la sustitución de la protección nacional preexistente, sino que constituye una extensión de su reconocimiento al ámbito de la Unión Europea. Esta interpretación refuerza la seguridad jurídica de los titulares de DOP reconocidas con arreglo al régimen anterior a 2009, garantizando la primacía y la estabilidad de sus derechos, que no podrán ser anulados salvo en situaciones verdaderamente excepcionales.
Asimismo, resulta de gran interés la confirmación, ya declarada en otras sentencias como la de 27 de febrero de 2024 (EUIPO/The KAiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P), sobre la no aplicabilidad directa de los principios generales establecidos en convenios internacionales como el Convenio de París, el Arreglo de Madrid o el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no confieren a los particulares derechos invocables directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de la Unión. En otras palabras, estos principios generales no prevalecen sobre lo dispuesto de forma exhaustiva en los actos de la Unión, como ocurre en este caso con los Reglamentos de organización común del mercado vitivinícola.
Cristina Velasco, Asociada Senior del área de Marcas de ELZABURU.
