Consentimiento y acuerdos de coexistencia en el registro de marcas comunitarias: el caso PENTASA

El registro de una marca contará con el consentimiento de
terceros, en tanto en cuanto se ajuste estrictamente al caso, a la Ley y a la
buena fe. Esta es la afirmación que podría deducirse de la Sentencia dictada
recientemente por el Tribunal General de los casos agrupados  T-544/12 y T-546/12 (en inglés).

Al solicitante de las marcas comunitarias PENSA PHARMA
y PENSA le fueron concedidos dichos signos a
comienzos de 2009. No obstante, los titulares de las marcas PENTASA, marcas
nacionales registradas en diversos países de la Unión Europea, presentaron sendas acciones de nulidad contra las nuevas marcas “PENSA”.

Tanto la División de Cancelación como la Sala de Recursos de
la OAMI estimaron tales acciones de nulidad, por lo que el titular de las
nuevas marcas presentó recurso ante el Tribunal General (TG) alegando que el
registro de sus marcas había contado con el consentimiento de los titulares de
las marcas anteriores PENTASA y argumentando tres razones principales.

La primera de ellas es que las marcas habían coexistido
pacíficamente en España e Italia, y a consecuencia de ello, el titular de las
marcas anteriores había consentido implícitamente el registro de las marcas
ahora impugnadas. A este respecto, el Tribunal General considera que tal
razonamiento es irrelevante, puesto que el riesgo de confusión que pudiera haber
en uno o más países sería suficiente para denegar el registro de las marcas
solicitadas.

El segundo motivo por el cual el solicitante argumenta que
contaba con el consentimiento de los demandantes, es debido a que éstos
interpusieron oposiciones a las solicitudes de marcas PENSA, y que tales
oposiciones finalmente fueron retiradas. A tal argumento contestó el Tribunal
General que los demandantes enviaron cartas tanto a la OAMI como al propio
solicitante en las cuales expresamente se decía que en caso de que las
solicitudes de marca PENSA finalmente fueran registradas, interpondrían
acciones de nulidad contra tales registros. Y que por ello, la retirada de las
oposiciones no puede ser interpretada como equivalente a un consentimiento
expreso por parte de los demandantes.

Además, añade el Tribunal, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no contempla que la retirada de una oposición conlleve la renuncia
del derecho de solicitar una posterior declaración de nulidad.

El tercero de los motivos es quizá el que tiene una mayor
relevancia jurídica. El solicitante sostiene que presentó ante la Sala de
Recurso de la OAMI un acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por el cual se consentía el registro de las marcas.
Sin embargo, dicho acuerdo no concernía a las marcas objeto de litigio,
sino que se acordaba la coexistencia entre las marcas «PENSA» (azul) y «PENTASA».

En este sentido, el Tribunal General establece que el
acuerdo de coexistencia no se aplica ni se extiende a las marcas que son ahora
objeto de nulidad, y que por tanto, no existe un consentimiento entre las
partes para el registro de las nuevas marcas.

Como vemos, el TG rechazó todos y cada uno de los argumentos
expuestos por el solicitante relativos al consentimiento entre las partes.

Los razonamientos del Tribunal General parecen sin duda muy
acertados. No obstante, el solicitante de las marcas PENSA ha interpuesto
recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, motivo por el cual
estaremos muy pendientes de la decisión final que dicho Tribunal adopte.