En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.
indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.
- En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.
- La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:
(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.
- Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
- De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
- Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
- Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de
violación no se hayan cometido a sabiendas.
registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.
1) El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en
materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2) El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.
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