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Desks UK - Brexit

El 1 de enero de 2021 las marcas de la UE y los diseños comunitarios registrados dejaron de tener efectos en UK.
¿Qué pasa con la protección en UK?

Ponemos a su disposición información actualizada sobre los avances del Brexit y sus implicaciones en el campo de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Por favor, no duden en escribir a su contacto habitual en ELZABURU o al correo brexit@elzaburu.es en el caso de que necesiten más aclaraciones sobre estos aspectos o cualquier otro relacionado con el Brexit.

Preguntas y respuestas / FAQs

Preguntas generales

¿Qué es el Brexit?

La salida formal del Reino Unido (UK) de la Unión Europea (UE) el día 31 de enero de 2020, convirtiéndose en un “tercer país” a todos los efectos.

¿Cuál es la situación hasta el 31 de diciembre de 2020?

Aunque UK salió formalmente de la UE el pasado 31 de enero de 2020, existe un período transitorio que expira el día 31 de diciembre de 2020. Hasta la finalización del período transitorio no hay cambios legales con respecto a UK. En materia de propiedad industrial e intelectual siguen resultando de aplicación las mismas disposiciones y normas.

Marcas registradas de la Unión Europea (MUE)

¿Qué impacto tiene el Brexit en relación con las Marcas de la Unión Europea (MUE)?

A partir del 1 de enero de 2021 las MUE registradas dejarán de estar protegidas en UK. Las MUE seguirán siendo válidas para los otros 27 países de la UE.

¿Implica el Brexit que los titulares de MUE van a perder los derechos de marca que otorgan sus MUE en UK?

No. Conforme al principio de continuidad en la protección, todas las MUEs que estuviesen registradas al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020) se van a “clonar” en un derecho equivalente UK de forma automática, sin costes ni cargas administrativas para sus titulares.

¿En qué consiste el derecho equivalente UK?

Se trata de un registro de marca UK que conserva la misma protección que la MUE de la que trae causa, es decir, mismo signo, misma relación de productos y servicios, idénticas fechas tanto de presentación como de prioridad y, en su caso, antigüedad.

¿Qué número se asignará a los registros de marca UK que provengan de la clonación de una MUE?

El número del derecho equivalente que se cree se conformarán por los ocho últimos dígitos de la MUE, precedidos de UK009.

¿Recibiré certificados de registro de los derechos equivalentes UK creados el día 1 de enero de 2021?

No, la Oficina de Marcas de UK (UKIPO) no va a emitir certificados de registro de los derechos equivalentes nacidos de una MUE registrada.

¿Hay alguna especialidad en el proceso de “clonación” de marcas colectivas y de certificación de la UE en derechos equivalentes UK?

El proceso es el mismo que el de las marcas tradicionales. Ahora bien, el derecho equivalente UK no incorporará de forma automática el reglamento de uso. No obstante, UKIPO podrá requerir al titular de la marca ”clonada” la aportación del reglamento de uso traducido, en su caso, al inglés.

¿Es posible renunciar al derecho equivalente UK?

Sí, a partir del 1 de enero de 2021 (no antes) se podrá solicitar en UKIPO el “opting out” del derecho equivalente UK, siempre que (i) la marca no haya sido utilizada en UK; (ii) no exista un tercero con intereses (cesiones, licencias, etc.) o que, si lo hubiese, consienta; y (iii) no se haya iniciado un litigio basado en el derecho equivalente UK.

¿Qué va a suceder a partir del 1 de enero de 2021 con las solicitudes de transformación de una MUE en una marca en UK?

La EUIPO seguirán tramitando con normalidad las solicitudes de transformación de una MUE en una marca en UK, siempre que sea anterior al 1 de enero de 2021 y se haya abonado la tasa por transformación. En el caso de que se tratase de una solicitud anterior al final del período transitorio, pero tuviese alguna deficiencia formal, la EUIPO otorgará plazo para su corrección (incluso pasado el 1 de enero de 2021).

¿Se puede solicitar la transformación en UK de una MUE que haya sido rechazada o retirada antes del final del periodo transitorio?

La EUIPO no tramitará ninguna solicitud de transformación presentada a partir del 1 de enero de 2021 que se refiere a UK. Ahora bien, la UKIPO reconocerá que el titular de una MUE rechazada o retirada dentro de los 3 meses anteriores al 1 de enero de 2021 conserva un derecho de transformación en marca UK. Así, se reconoce la posibilidad de solicitar la misma marca ante la UKIPO, manteniendo la fecha de solicitud/prioridad de la MUE, siempre que la solicitud UK se presente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la denegación o de retirada de la MUE.

Solicitudes de MUE en trámite al final del periodo transitorio

¿Qué ocurrirá si al final del período transitorio una solicitud de Marca de la UE (MUE) estuviese en trámite, es decir, no estuviese registrada?

En el supuesto de que una solicitud de MUE estuviese en trámite al final de período transitorio (31 de diciembre de 2020), no se creará un derecho equivalente UK. No obstante, los titulares de solicitudes de MUE que tuviesen otorgada fecha de presentación antes del 31 de diciembre de 2020, se podrán beneficiar en UK de la fecha de presentación/prioridad de la MUE, siempre y cuando depositen en UK una nueva solicitud de registro de marca nacional en el plazo máximo de 9 meses a contar desde el día 1 de enero de 2021, es decir, hasta el día 30 de septiembre de 2021. Para beneficiarse de esa posibilidad, el titular de la nueva solicitud de marca en UK deberá ser el mismo que el de la MUE y la marca deberá depositarse para los mismos signos y productos/servicios (o que se encuentren comprendidos entre los productos/servicios de la MUE).

¿Qué es mejor, depositar antes del 31 de diciembre de 2020 una solicitud de registro de marca en UKIPO reproduciendo los particulares de una solicitud de Marca de la Unión Europea o esperar a hacerlo en 2021, dentro del plazo de los 9 meses legalmente previsto?

Para que una solicitud de marca en el Reino Unido, presentada antes del 31 de diciembre de 2020, se puede beneficiar de la fecha de solicitud de la MUE es necesario reivindicar la prioridad de la MUE (6 meses desde la fecha de solicitud), lo cual implica un coste adicional. Por el contrario, si la nueva solicitud se presenta en UK a partir del 1 de enero de 2021, en el plazo de 9 meses legalmente previsto, la solicitud se beneficiará de la fecha de solicitud/prioridad de la MUE sin implicar costes adicionales. El único punto negativo es que es muy posible que a partir del 1 de enero de 2021 se produzca un bloqueo en UKIPO y la tramitación de nuevas solicitudes de registro de marca en el Reino Unido se ralentice.

Registros internacionales de marca que designa la Unión Europea

¿Hay alguna particularidad relevante si en lugar de MUE registrada en la EUIPO, se trata de la designación Unión Europea en un registro internacional de marca, conforme al Protocolo de Madrid?

La regla general es la misma, aunque evidentemente cuando se trata de designaciones UE de registros de marcas internacionales, hay algunas particularidades. En esta sección se hace referencia las peculiaridades más significativas.

¿Cómo se va a efectuar la clonación de la designación UE de un registro internacional de marca en UK?

La designación UE del registro internacional de marca se clonará en un derecho equivalente UK, no en una designación UK del registro internacional de marca.

¿Cuál será la fecha de prioridad o “fecha guía” del derecho equivalente UK que se cree?

La fecha de “prioridad” o “fecha guía” será bien la del registro internacional de marca (cuando la designación UE se efectúe en el momento inicial de solicitud del registro internacional de marca), bien la de la inscripción de la designación posterior EU en la OMPI (cuando la designación UE se efectúe en un momento posterior al de la solicitud del registro internacional).

¿Qué ocurre si un mismo registro internacional de marca tiene varias designaciones UE?

En el caso de que hubiese más de una designación UE en un registro internacional de marca, se generarán tantos derechos comprables UK como designaciones exista.

¿Qué número se asignará a los registros de marca UK que provengan de la clonación de una designación UE de un registro internacional de marca?

El número del derecho equivalente que se cree se conformarán por los ocho últimos dígitos de la designación UE de la marca internacional, precedidos de UK008.

¿Cuáles son las consecuencias de que al final del período transitorio una designación UE de la marca internacional no haya sido aun concedida ni denegada?

Si estuviese inscrita en el Registro Internacional (OMPI) al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020), se abrirá un plazo de 9 meses para que el titular pueda solicitar un registro de marca nacional UK, manteniendo como fecha de solicitud la de la inscripción del registro internacional o la de la designación posterior. Si, por el contrario, el registro internacional o la designación posterior UE (según sea el caso) no estuviese inscrita al final del período transitorio, pero la fecha se solicitud fuese anterior al 1 de enero de 2021, el período de 9 meses se computará a partir de la fecha de inscripción del registro internacional o de la designación posterior.

Otras consideraciones de interés en relación con las marcas

¿Qué ocurre con las reivindicaciones de antigüedad UK?

Las reivindicaciones de antigüedad UK de las Marcas de la UE (MUE) dejarán de producir efectos, si bien el derecho equivalente UK conservará esa reivindicación. Por otro lado, a partir del día 1 de enero de 2020 ninguna MUE podrá reivindicar la antigüedad de una marca UK.

¿Se puede reivindicar la prioridad de una marca nacional UK en una solicitud de MUE? ¿Y viceversa?

Sí, toda vez que el Brexit no afecta a la prioridad que contempla el Convenio de la Unión de París.

¿Se puede alegar el carácter distintivo adquirido en UK en una nueva solicitud de registro de MUE?

No a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que UK ya no será territorio de la UE. Las pruebas relativas a la percepción del público pertinente en UK serán consideradas irrelevantes.

¿Estará incurso en caducidad un derecho equivalente UK el día 1 de enero de 2021 si la MUE de origen está sujeta a obligación de uso y no se ha usado nunca en el territorio del Reino Unido?

No, pero a partir del 1 de enero de 2021 se deberá iniciar su uso si se quiere evitar que el registro equivalente UK sea revocable por falta de uso en un plazo de 5 años. Un derecho equivalente UK no podrá ser cancelado por falta de uso hasta pasados 5 años desde su creación, siempre y cuando la MUE de la que nace el derecho UK hubiese sido usada de forma real en la UE al final del periodo transitorio (31 de diciembre de 2020).

¿Es válido el uso de una MUE en UK a efectos de poder mantener su validez?

Sí, el uso de una MUE en UK es válido, siempre y cuando ese uso en UK sea anterior al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020). A partir del 1 de enero de 2021 el uso de la MUE en UK no será válido a los efectos de mantener los derechos conferido por la Marca de la Unión Europea. En consecuencia, si la MUE solo está en uso en UK, a partir del 1 de enero de 2021 los efectos de ese uso se irán diluyendo progresivamente, pasando de ser potencialmente suficiente a completamente irrelevante.

¿Son válidas las pruebas del renombre de una MUE en UK?

A partir del 1 de enero de 2021 las pruebas del renombre de una MUE en UK no serán válidas ni efectivas para sustentar o contribuir al reconocimiento de su carácter renombrado, incluso aunque la marca tuviese la consideración de marca renombrada en UK el último día del período transitorio (31 de diciembre de 2020). El carácter renombrado de una MUE debe concurrir en el momento de la adopción de una decisión por parte de la EUIPO. Si esa decisión es posterior al final del período transitorio, no se tomará en consideración al no formar parte el Reino Unido de la Unión Europea.

Y en sentido contrario, ¿se va a reconocer en UKIPO el renombre de una MUE, aunque no sea renombrada en UK?

A diferencia del criterio que ha expresado la EUIPO (ver pregunta anterior), la UKIPO sí va a reconocer el carácter renombrado que pudiera tener una MUE antes del fin del período transitorio (31 de diciembre de 2020), incluso para el caso de que el renombre no sea un atributo del que goce la marca en UK. No obstante, ese carácter renombrado del derecho equivalente UK se irá diluyendo a efectos de que se pueda oponer frente a terceros.

¿Qué pasaría con mi derecho equivalente UK si la MUE de la que trae causa es anulada o cancelada?

En el caso de que una Marca de la Unión Europea (MUE sea anulada o cancelada como consecuencia de un procedimiento iniciado antes del fin del período transitorio (31 de diciembre de 2020), la declaración de nulidad o cancelación arrastrará igualmente el derecho equivalente UK, siempre que la causa sea aplicable también en UK.

A partir del 1 de enero de 2021, ¿se puede basar una objeción, una oposición o una petición de nulidad o cancelación de una MUE en un derecho anterior de UK o en una causa o motivo cuyo origen se encuentre en UK?

No, toda vez que UK ya no será a todos los efectos parte de la UE ni, consecuentemente, del sistema de la Marca de la Unión Europea.

¿Qué ocurre con los procedimientos de oposición o nulidad pendientes de resolución el día 31 de diciembre de 2020 y que están basados en derechos anteriores de UK?

Si la única base es un derecho anterior UK, el procedimiento decae, asumiendo cada parte sus propias costas. Si, por el contrario, hubiese otras bases o derechos, el procedimiento continuará, si bien en la resolución que se dicte no se tendrán en consideración los derechos protegidos en UK. Cualquier resolución que se adopte por EUIPO debe hacerse sobre la base de registros que en la fecha de la resolución o decisión estén vigentes y sigan produciendo sus efectos en la UE.

¿Qué consecuencias tiene el Brexit para los procedimientos de oposición seguidos ante UKIPO basados en una MUE?

Los procedimientos de oposición/cancelación basados en Marcas de la Unión Europea se van a mantener sin cambios, siempre que se hubiesen iniciado antes del 1 de enero de 2021. A partir de esa fecha las oposiciones en UK no se podrán basar en una MUE.

En el caso de que al final del período transitorio una MUE esté en trámite y el titular decida presentar (en el plazo de 9 meses) una solicitud de registro UK, ¿podrá ser objeto de oposiciones en UK?

Sí, la nueva solicitud de registro UK conservará la fecha de solicitud/prioridad de la MUE, pero su tramitación ante la oficina de marcas del Reino Unido (UKIPO) será exactamente la misma que para el resto de solicitudes. Ahora bien, como quiera que el Reino Unido no formará parte de la UE, dicha oposición no se podrá basar en una MUE.

A partir del 1 de enero de 2021, ¿puede presentar una solicitud de registro internacional en la EUIPO como oficina de origen, un titular con nacionalidad, domicilio o establecimiento real y efectivo en UK, pero no en otro país de la UE?

No, a partir del 1 de enero de 2021 la EUIPO no tendrá la consideración de oficina de origen para los titulares de MUE que tengan nacionalidad, domicilio o establecimiento en UK, por no sea un país miembro de la UE.

Renovaciones (marcas)

Si antes de que termine el año 2020 se renueva una MUE o una marca internacional que designa la UE, cuya fecha de expiración está prevista para 2021 ¿se entiende que también queda renovado automáticamente el derecho equivalente UK?

No, toda MUE cuya fecha de expiración sea posterior al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020) deberá renovarse tanto en la EUIPO como en UKIPO. La renovación en EUIPO no implicará la renovación del derecho equivalente UK. Análogo criterio es aplicable en relación con los registros internacionales de marca que designen la UE y cuya fecha de expiración sea posterior al 31 de diciembre de 2020.

¿Qué ocurre si la MUE expira antes del final del período transitorio (31 de diciembre de 2020), pero se renueva a partir del 1 de enero de 2021, en el período de gracia (plazo de 6 meses posteriores a la fecha de expiración)?

Si la MUE expira antes del final de período transitorio y se renueva a partir del 1 de enero, dicha renovación de la MUE implicará asimismo la renovación del derecho equivalente UK, sin necesidad de abonar tasas en UKIPO y sin carga administrativa alguna.

¿Qué consecuencia tiene si un registro internacional que designa la UE expira antes del final del período transitorio (31 de diciembre de 2020), pero se renueva a partir del 1 de enero de 2021, es decir, en los 6 meses posteriores a la fecha de expiración?

En el caso de que un registro internacional que designe la UE expire antes del final del período transitorio, pero se renueve a partir del día 1 de enero de 2021 (en el período de gracia), dicha renovación implicará asimismo la renovación del derecho equivalente UK (sin necesidad de abonar tasa alguna en UKIPO). Ahora bien, el titular o su representante deberá informar a UKIPO de la renovación tardía del registro internacional de marca, en un plazo que expira el 30 de septiembre de 2021. Es importante destacar que, si se tratase de una designación posterior de la UE, la fecha a considerar a efectos de sucesivas renovaciones en UK será la de la inscripción de dicha designación posterior de la UE y no la del registro internacional de marca.

Cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos

¿Qué consecuencias tiene que la inscripción de la transferencia de una MUE no haya sido acordada antes del final de período transitorio (31 de diciembre de 2020)?

En el caso de que una MUE haya sido cedida, pero la inscripción no haya sido acordada antes del final de período transitorio, el derecho equivalente UK que se cree el 1 de enero de 2021 figurará inscrito a nombre del titular registral inscrito en EUIPO. Será, por tanto, necesario solicitar también en UKIPO la inscripción de la transferencia del derecho equivalente UK.

¿Qué ocurre si la Marca de la Unión Europea está al final del período transitorio licenciada o pende sobre ella una carga/hipoteca mobiliaria y dichas anotaciones están inscritas en EUIPO?

Estas inscripciones no van a ser “clonadas”, si bien van a producir en principio efectos en UK, salvo que las partes hayan acordado lo contrario. Ahora bien, para que sean oponibles frente a tercero existe un período de gracia de 12 meses para realizar la pertinente inscripción en UKIPO, en el derecho equivalente creado. Es decir, que si la licencia o la carga está inscrita en EUIPO deberá inscribirse también en UKIPO no más tarde del 31 de diciembre de 2021 (12 meses desde la creación del derecho equivalente).

Diseños comunitarios registrados

¿Qué consecuencias tiene el Brexit en relación con los diseños comunitarios registrados?

El proceso es muy similar al de las Marcas de la Unión Europea. Son de aplicación los mismos principios que en materia de registro y solicitudes de marcas de la UE. En esta sección se hace referencia a las peculiaridades más significativas.

¿Qué pasará a partir del 1 de enero de 2021 con los diseños comunitarios registrados?

A partir del 1 de enero de 2021 los diseños comunitarios registrados dejarán de estar protegidos en UK, si bien seguirán estando vigentes para los otros 27 países de la UE.

¿Van a perder los titulares de diseños comunitarios registrados los derechos que ostentan en UK?

No. Conforme al principio de continuidad en la protección, todos los diseños comunitarios que estuviesen registrados al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020) se van a “clonar” en un diseño equivalente UK (“re-registered design”) de forma automática, sin costes ni cargas administrativas para sus titulares y manteniendo la fecha de prioridad y la fecha de presentación del diseño comunitario registrado del que provienen.

¿En qué consiste el diseño equivalente UK?

Se trata de un diseño registrado UK que conserva la misma protección en UK que otorgaba hasta el 31 de diciembre de 2020 el diseño comunitario registrado.

¿Quedarán integradas en un solo diseño equivalente UK todas las variantes que cubre un diseño comunitario registrado múltiple?

No, por cada variante de un diseño comunitario registrado múltiple se creará un diseño equivalente en UK.

¿Qué número se asignará a los registros de diseño equivalente UK que provengan de la clonación de un diseño comunitario registrado?

El número del diseño equivalente UK que se cree se formará añadiendo la cifra “9” al número completo del diseño comunitario registrado del que proviene, y suprimiendo el guión que precede a la variante. Por ejemplo, para el diseño comunitario registrado 000000021-0001 el número del diseño equivalente UK será 90000000210001.

¿Afecta a la novedad y carácter singular la salida de UK del sistema del diseño comunitario?

No, en principio no va a haber cambios. Aunque todavía no hay una decisión al respecto, toda apunta a que la divulgación en UK puede destruir la novedad en la UE y viceversa. No, al menos en lo que se refiere al ámbito de la UE.

¿Recibiré certificados de registro de los diseños equivalentes UK creados el día 1 de enero de 2021?

No, la UKIPO no va a emitir certificados de registro de los diseños equivalentes UK nacidos de diseños comunitarios registrados.

¿Es posible renunciar al diseño equivalente UK?

Sí, a partir del 1 de enero de 2021 (no antes) se podrá solicitar en UKIPO el “opting out” del diseño equivalente UK. Sin embargo, no se podrá solicitar la renuncia (“opting out”) en estos casos: si ha cedido, licenciado o celebrado un acuerdo en relación con el diseño equivalente UK, o si ya se ha iniciado un procedimiento basado en él.

Solicitudes de diseño comunitario en trámite al final del período transitorio

¿Qué ocurrirá si al final del período transitorio una solicitud de diseño comunitario estuviese en trámite, es decir, no estuviese registrada?

En el supuesto de que una solicitud de diseño comunitario estuviese en trámite al final de período transitorio (31 de diciembre de 2020), no se creará un diseño equivalente UK. No obstante, los titulares de solicitudes de diseño comunitario que tuviesen otorgada fecha de presentación antes del 31 de diciembre de 2020, se podrán beneficiar en UK de la fecha de presentación/prioridad de la solicitud de diseño comunitario, siempre y cuando depositen en UK una nueva solicitud de registro de diseño nacional UK en el plazo máximo de 9 meses a contar desde el día 1 de enero de 2021, es decir, hasta el día 30 de septiembre de 2021. Para beneficiarse de esa posibilidad, el titular de la nueva solicitud de diseño en UK deberá ser el mismo que el de la solicitud de diseño comunitario y la nueva solicitud de diseño en UK tendrá por objeto el mismo diseño que fue presentado en la solicitud de diseño comunitario que se encuentra en trámite al final del período transitorio.

¿Qué ocurre si tengo una solicitud de diseño comunitario sometida a aplazamiento de la publicación y que todavía no ha sido publicada al final del período transitorio?

En este caso la solicitud de diseño comunitario se encontraría todavía en trámite al final del período transitorio, por lo que podría presentarse una nueva solicitud de registro de diseño nacional UK en el plazo máximo de 9 meses a contar desde el día 1 de enero de 2021, es decir, hasta el día 30 de septiembre de 2021.

¿Es posible solicitar el aplazamiento de la publicación de una solicitud de diseño nacional UK que se beneficia en UK de la fecha de presentación de una solicitud de diseño comunitario sometida a aplazamiento de la publicación?

Sí, es posible en este caso solicitar el aplazamiento de la publicación de la solicitud de diseño nacional UK por un periodo de 12 meses a partir de la fecha se presentación de la solicitud de diseño nacional UK, siempre que no supere los 30 meses desde la fecha de presentación (o de prioridad) de la solicitud de diseño comunitario equivalente.
En la práctica puede ser interesante en algunos casos presentar la solicitud de diseño nacional UK al final del periodo de 9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2021), con el objeto de maximizar el aplazamiento de la publicación en UK para poder retrasarla.

¿Es recomendable adelantar la publicación y registro de una solicitud de diseño comunitario antes del final del periodo transitorio, cuando dicha solicitud se encuentra sometida a aplazamiento de la publicación

En el caso de que el solicitante esté interesado en mantener la protección en UK sería muy recomendable que la solicitud de diseño comunitario correspondiente se registrara y publicara antes del final del periodo transitorio, ya que de este modo se clonaría en un diseño equivalente UK de forma automática, sin costes ni cargas administrativas. Por el contrario, si la solicitud de diseño comunitario correspondiente se registrara y publicara después del final del periodo transitorio, sería necesario presentar una nueva solicitud de registro de diseño nacional UK hasta el día 30 de septiembre de 2021.

Registros internacionales de diseño que designan la Unión Europea

¿Cómo se va a efectuar la clonación de la designación UE de un registro internacional de diseño en UK?

La designación UE del registro internacional de diseño se clonará en un diseño equivalente UK, no en una designación UK del registro internacional de diseño.

¿Qué número se asignará a los registros de diseño UK que provengan de la clonación de una designación UE de un registro internacional de diseño?

El número del diseño equivalente UK que se cree se formará añadiendo la cifra “8” al número completo del registro internacional de diseño del que proviene, suprimiendo el guión que precede a la variante y añadiendo ceros al final. Por ejemplo, para la primera variante del registro internacional de diseño DM/069640 (D069640-0001) el número del diseño equivalente UK será 806964000010000.

¿Cuáles son las consecuencias de que al final del período transitorio una solicitud de registro internacional de diseño que designa la UE se encuentre en tramitación?

Se abriría un plazo de 9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2021) para que el solicitante pueda pedir un registro de diseño equivalente UK, manteniendo como fechas de solicitud y de prioridad las de la solicitud de registro internacional de diseño.En la práctica puede ser interesante en algunos casos presentar la solicitud de diseño nacional UK al final del periodo de 9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2021), con el objeto de maximizar el aplazamiento de la publicación en UK para poder retrasarla.

Diseños comunitarios no registrados

¿Qué va a pasar con la protección que se confiere en la UE a los diseños comunitarios no registrados?

A partir del 1 de enero de 2021, Reino Unido reconocerá protección a los diseños comunitarios no registrados que hubiesen sido divulgados antes de la finalización del período transitorio (31 de diciembre de 2020). Esta protección nacional (denominada “UK continuing unregistered design”) se extenderá por el tiempo de validez que le restase al diseño comunitario no registrado al final del período transitorio. El hecho de que la primera divulgación haya tenido lugar en la UE pero no en UK no afecta a la validez de este derecho.

¿Qué pasará con los diseños comunitarios no registrados divulgados por primera vez a partir del 1 de enero de 2021?

Los diseños comunitarios no registrados divulgados por primera vez a partir del 1 de enero de 2021 no serán válidos en UK.

¿Será posible obtener protección como diseño no registrado en UK para aquellos diseños que se divulguen en UK a partir del 1 de enero de 2021?

Sí, se ha creado un nuevo diseño no registrado a nivel nacional en UK (denominado «Supplementary Unregistered Design Right» (“SUD”), similar al diseño comunitario no registrado pero que solo afecta a UK.

Renovaciones (diseños)

Si antes de que termine el año 2020 se renueva un diseño comunitario registrado o un registro internacional de diseño que designa la UE, cuya fecha de expiración está prevista para 2021 ¿se entiende que también queda renovado automáticamente el derecho equivalente UK?

No, todo diseño comunitario registrado cuya fecha de expiración sea posterior al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020) deberá renovarse tanto en la EUIPO como en UKIPO. La renovación en EUIPO no implicará la renovación del diseño equivalente UK. Análogo criterio es aplicable en relación con los registros internacionales de diseños que designen la UE y cuya fecha de expiración sea posterior al 31 de diciembre de 2020.

¿Qué ocurre si el diseño comunitario registrado expira antes del final del período transitorio (31 de diciembre de 2020), pero se renueva a partir del 1 de enero de 2021, en el período de gracia (plazo de 6 meses posteriores a la fecha de expiración)?

Si el diseño comunitario registrado expira antes del final del período transitorio y se renueva a partir del 1 de enero, dicha renovación del diseño comunitario registrado implicará asimismo la renovación del diseño equivalente UK, sin necesidad de abonar tasas en UKIPO y sin carga administrativa alguna.

¿Qué consecuencia tiene si un registro internacional de diseño que designa la UE expira antes del final del período transitorio (31 de diciembre de 2020), pero se renueva a partir del 1 de enero de 2021, es decir, en los 6 meses posteriores a la fecha de expiración?

En el caso de que un registro internacional de diseño que designe la UE expire antes del final del período transitorio, pero se renueve a partir del día 1 de enero de 2021 (en el período de gracia), dicha renovación implicará asimismo la renovación del diseño equivalente UK (sin necesidad de abonar tasa alguna en UKIPO). Ahora bien, el titular o su representante deberá informar a UKIPO de la renovación tardía del registro internacional de diseño, en un plazo que expira el 30 de septiembre de 2021.

Cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos (diseños)

¿Qué consecuencias tiene que la inscripción de la transferencia de un diseño comunitario registrado no haya sido acordada antes del final de período transitorio (31 de diciembre de 2020)?

En el caso de que un diseño comunitario registrado haya sido cedido, pero la inscripción no haya sido acordada antes del final de período transitorio, el diseño equivalente UK que se cree el 1 de enero de 2021 figurará inscrito a nombre del titular registral inscrito en EUIPO. Será, por tanto, necesario solicitar también en UKIPO la inscripción de la transferencia del diseño equivalente UK.

Cuestiones comunes a marcas UE y diseños comunitarios

¿Va a informar la EUIPO a los titulares de marcas o a sus representantes de qué marcas y diseños se van a ver afectados por el Brexit, tanto si se trata de solicitudes como de registros?

No, la EUIPO no enviará ningún tipo de comunicación en relación con la forma en que se van a ver afectados los derechos de marca y diseños de cada uno de los titulares.

¿Va a informar UKIPO a los titulares de las marcas y diseños o a sus representantes de la creación de los derechos equivalentes UK y de solicitudes de marcas y diseños que estuviesen en trámite al final de período transitorio (31 de diciembre de 2020)?

No, se limitará a crearlos, sin generar ningún tipo de comunicación o información dirigida al titular o representante.

Representación ante la EUIPO y la UKIPO

¿Puede una persona natural o jurídica establecida en el Reino Unido actuar ante la EUIPO?

Sí, pero solo en relación con solicitudes de MUE y diseños comunitarios, así como su renovación. Para cualquier otra actuación deberá estar debidamente representado.

A partir del 1 de enero de 2021 ¿puede un abogado UK ser representante en los procedimientos seguidos ante la EUIPO?

Para que un abogado UK pueda seguir actuando como representante ante la EUIPO a partir del 1 de enero de 2021, deberá reunir, acumulativamente, los siguientes requisitos: (i) estar cualificado para actuar en algún país del Espacio Económico Europeo (EEE); (ii) estar establecido en el EEE y (iii) estar habilitado para actuar como representante en asuntos de marcas en ese Estado del EEE.

¿Pueden los representantes autorizados de UK que a partir del 1 de enero de 2021 ya no reúnan los requisitos para poder ejercer la representación, seguir actuando ante la EUIPO al menos en relación con los procedimientos en trámite?

Los representantes acreditados ante la EUIPO que a partir del 1 de enero de 2021 ya no reúnan los requisitos para poder ejercer la representación, solo podrán actuar en aquellos procedimientos en los que ya estuviesen debidamente designados y que se encuentren en trámite el último día del período transitorio, es decir, el día 31 de diciembre de 2020. La representación dejará de tener validez un ver termine el procedimiento seguido ante a EUIPO.

¿Es necesario designar en UKIPO un representante de UK en relación con los derechos equivalentes que se creen a partir de una MUE?

Durante los tres primeros años de vigencia del derecho equivalente UK, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023, no será necesario designar un representante UK. En el derecho equivalente creado figurará anotado como representante autorizado el que conste en la MUE de origen.

¿Absorberá el derecho equivalente UK los datos del representante autorizado ante la OMPI cuando la creación del derecho equivalente nazca de la designación UE de un registro internacional de marca?

No. En el caso de designaciones UE de registros internacionales de marca, el derecho equivalente no arrastrará el representante autorizado ante la OMPI. No se descarta (aunque habrá que esperar al 1 de enero de 2021 para efectuar las correspondientes verificaciones) que el derecho equivalente pueda incluir como representante a aquel que figure inscrito ante la EUIPO antes del final de período transitorio (por ejemplo, en el caso de que se hubiese producido un rechazo provisional).

Nombres de dominio .eu

¿Qué efectos va a tener la salida de la UE del Reino Unido en materia de nombres de dominio ?

La novedad más relevante se refiere a la elegibilidad para ser titular de un nombre de dominio<.eu>. Los ciudadanos del Reino Unido que no sean residentes en un país de la UE y las empresas y organizaciones establecidas en UK, pero no en la UE, no van a poder solicitar ni renovar nombres de dominio de primer nivel <.es>. A partir de esa fecha, tampoco podrán ser cesionarios de nombres de dominio <.eu>. Es más, a partir del 1 de enero de 2021 el nombre de dominio quedará bloqueado y se procederá a su cancelación definitiva (y liberación para el registro por terceros) el 31 de diciembre de 2021.

¿Se podrán invocar derechos protegidos en UK para iniciar un procedimiento de recuperación de un nombre de dominio ?

A partir del 1 de enero de 2021 no se podrán invocar derechos UK en procedimientos administrativos de resolución de disputas para la recuperación de un nombre de dominio <.eu>.

Procedimientos judiciales

¿Tendrían efecto en UK las medidas provisionales y cautelares que se acuerden por un tribunal de marcas de la UE a partir del 1 de enero de 2021?

Pueden tener efectos y ser ejecutables en UK siempre que las medidas sean resultado de un procedimiento iniciado antes del final de período transitorio (31 de diciembre de 2020).

En sentido contrario ¿tendrán efectos y será ejecutables en todos los países de la UE las medidas adoptadas por un tribunal de UK?

Sí, siempre que esas medidas adoptadas por el Tribunal de marcas de UK resulten de procedimientos judiciales iniciados antes del fon del período transitorio (31 de diciembre de 2020).

¿Pierden vigencia las medidas cautelares que afectan a UK y que se hayan acordado antes del final de período transitorio?

No, las medidas acordadas antes del 31 de diciembre de 2020 seguirán siendo de aplicación y se considerará que los términos de esas medidas aplican también al derecho equivalente UK.

Aspectos contractuales

¿Perderán validez en UK los documentos anteriores al Brexit, tales como acuerdos o declaraciones de consentimiento, que hagan referencia a una marca de la UE (MUE)?

No perderán validez ya que, salvo que se derive otra cosa del texto, se entenderá que la referencia en esos documentos a una marca de la UE (MUE) incluye también una referencia al derecho equivalente UK.

¿Se podría considerar que se infringe el derecho equivalente UK en el caso de actos llevados a cabo por un tercero si antes del Brexit había obtenido un consentimiento del titular de la marca de la UE (MUE) para realizar esos actos en UK?

No, porque se entiende, salvo pacto en contrario, que el consentimiento inicial sigue produciendo efectos en UK a pesar de la creación del derecho equivalente.

Agotamiento de derechos

¿Afectará el Brexit al régimen actual de agotamiento de derechos?

Los derechos de IP agotados en la UE y el Reino Unido antes del final del período de transición permanecerán también agotados a partir del 1 de enero de 2021 en ambas áreas.

¿Y qué ocurrirá con el agotamiento de derechos a partir del 1 de enero de 2021?

Después del 1 de enero de 2021, se producirán algunos cambios en el sistema de agotamiento de los derechos de PI. Los bienes comercializados en UK por el titular de los derechos o con su consentimiento después del período de transición ya no se pueden considerar agotados en el Espacio Económico Europeo (EEE). Es decir, que las empresas que exportan estos productos desde el Reino Unido al EEE pueden necesitar el consentimiento del titular del derecho.

Patentes

¿Qué consecuencias puede tener el Brexit para las patentes europeas reguladas por el Convenio de la Patente Europea?

Prácticamente ninguna, porque a diferencia de lo que ocurre con las marcas de la UE y los diseños comunitarios, en el seno de la UE no existe una “patente comunitaria” que pueda verse afectada por el Brexit. Las patentes europeas se rigen por un convenio internacional del que UK es también parte, y según el cual los datos de las patentes europeas concedidas por la EPO y que designen UK son automáticamente transferidos a la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), quien las tratará como una patente nacional regular. Lo que sí cambiará a partir del 1 de enero de 2021 es que, para establecer una dirección de servicio en el caso de las patentes europeas concedidas con efectos en UK, ya no será válida ninguna dirección del Espacio Económico Europeo, sino que será necesario establecer una dirección de servicio en UK.

Certificados Complementarios de Protección (CCP)

¿De qué modo se van a ver afectados los Certificados Complementarios de Protección (CCP)?

Los CCP no se conceden con ámbito comunitario, de toda la UE, sino como derecho nacional, razón por la que no se va a crear un derecho equivalente para asegurar la continuidad de su protección en UK. No obstante, hay que tener en cuenta que las solicitudes de CCP que estuviesen en trámite al final del período transitorio (31 de diciembre de 2020) serán examinadas conforme al régimen vigente en la fecha de solicitud y, caso de ser concedidos, conservarán la misma protección que cualquier otra CCP vigente el 1 de enero de 2021.

Variedades vegetales

¿Qué consecuencias tiene el Brexit en relación con los títulos comunitarios de protección de variedades vegetales ya concedidos?

El proceso es muy similar al de las Marcas de la Unión Europea. En esta sección se hace referencia a las peculiaridades más significativas.

¿Qué pasará a partir del 1 de enero de 2021 con los títulos comunitarios de protección de variedades vegetales ya concedidos?

A partir del 1 de enero de 2021 títulos comunitarios de protección de variedades vegetales ya concedidos dejarán de estar vigentes en UK, si bien seguirán estando vigentes para los otros 27 países de la UE.

¿Van a perder los titulares de derechos comunitarios de protección de variedades vegetales los derechos que ostentan en UK?

No. Todos los títulos comunitarios de protección de variedades vegetales que estuviesen concedidos dos meses antes del final del período transitorio (es decir, los concedidos hasta el 31 de octubre de 2020) se van a “clonar” en un título equivalente UK de forma automática, sin costes ni cargas administrativas para sus titulares y manteniendo la fecha de presentación del título comunitario del que provienen.
Para los títulos concedidos en los dos meses previos al final del período transitorio (en noviembre o diciembre de 2020) se aplicarán los mismos criterios que para las solicitudes comunitarias que estén aún en tramitación a 31 de diciembre de 2020 (véase más abajo), por lo que será necesario que estos últimos titulares presenten una solicitud ante las autoridades británicas para que su título tenga validez en el Reino Unido. Se espera que los informes de distintividad, homogeneidad y estabilidad (DHE, también conocido por las siglas en inglés DUS) ya emitidos para los títulos comunitarios sean asumidos como válidos para la concesión del título UK, posiblemente tras el pago de una tasa de compra o asunción del informe a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (o, en su lugar, a la Oficina que haya sido responsable de dicho informe).

¿Qué duración tendrán los títulos UK equivalentes?

La misma que el título de protección comunitario ya concedido del que proceden.Para los títulos concedidos en los dos meses previos al final del período transitorio (en noviembre o diciembre de 2020) se aplicarán los mismos criterios que para las solicitudes comunitarias que estén aún en tramitación a 31 de diciembre de 2020 (véase más abajo), por lo que será necesario que estos últimos titulares presenten una solicitud ante las autoridades británicas para que su título tenga validez en el Reino Unido. Se espera que los informes de distintividad, homogeneidad y estabilidad (DHE, también conocido por las siglas en inglés DUS) ya emitidos para los títulos comunitarios sean asumidos como válidos para la concesión del título UK, posiblemente tras el pago de una tasa de compra o asunción del informe a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (o, en su lugar, a la Oficina que haya sido responsable de dicho informe).

¿Será necesario pagar tasas oficiales para el mantenimiento de los títulos UK equivalentes a los títulos comunitarios? ¿Qué plazo habrá para hacerlo?

En la actualidad, el mantenimiento los títulos UK de protección de variedades vegetales no está sujeto al pago de tasas de renovación. Sin embargo, no se descarta que se reimplanten en el futuro, quizá en el plazo de 1 a 3 años.

Si se desea comercializar en UK semillas o material de reproducción de variedades vegetales que ya estén protegidas por un título comunitario al final del período de transición, ¿tendrán que estar las variedades inscritas en la lista nacional de UK? ¿Qué habrá que hacer para inscribirlas?

Aunque no está aún totalmente definido, parece que no será necesario realizar ninguna acción, pues las variedades inscritas en el catálogo común comunitario están ya inscritas en la lista nacional de UK y no será necesario reinscribirlas.

Solicitudes de protección comunitaria de variedades vegetales en trámite al final del período transitorio

¿Qué ocurrirá si al final del período transitorio una solicitud de protección comunitaria de una variedad vegetal estuviese en trámite, es decir, no estuviese aún concedida?

Para las solicitudes comunitarias de protección de variedades vegetales que estén en trámite al final de período transitorio (31 de diciembre de 2020) no se creará automáticamente una solicitud nacional UK. Para conseguir protección en UK, será necesario presentar una solicitud ante las autoridades de UK, que podrán beneficiarse en UK de la fecha de presentación/prioridad de la solicitud de protección de variedad vegetal comunitaria, siempre y cuando se deposite en UK una nueva solicitud de protección nacional UK en el plazo máximo que, según parece, va a ser de 6 meses a contar desde el día 1 de enero de 2021, es decir, hasta el 30 de junio de 2021.

¿Serán aplicables para las solicitudes UK basadas en solicitudes comunitarias en trámite los exámenes DHE (DUS) que se hayan ya realizado o que se organicen para las correspondientes solicitudes comunitarias?

Las autoridades británicas han expresado su intención de considerar válidos los exámenes DHE (DUS) organizados/realizados para las solicitudes comunitarias referidas a la misma variedad, posiblemente tras el pago de una tasa de compra/asunción del correspondiente informe examen.
Según la información disponible actualmente, parece que esto será aplicable también para solicitudes UK de protección de variedades vegetales que se presenten en el futuro y para las cuales también se solicite protección ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

Derechos de autor

¿Qué ocurre con los derechos de autor después del 31 de diciembre de 2020?

Por regla general no habrá cambio alguno, toda vez que no existe un régimen de derechos de autor de ámbito comunitario, a diferencia de los que ocurre en otras materias como marcas y diseños. Sí puede producirse algún cambio en materia de trasmisiones vía satélite y obras huérfanas.

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