El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.
La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:
En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.
En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry».
El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico «kerry», el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.
El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:
- Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término «kerry» como una indicación geográfica de los productos designados.
- Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término «kerry» incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
- Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo «kerrygold» es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
- Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció, la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
- Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común «kerry» situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
- Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry» y que corresponde a una gran parte del público relevante.
En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:
- Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades «objetivas» de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
- Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término «kerry» tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
- Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término «kerry», asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
- Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
- Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.
A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.
Autora: Ana Sanz
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