El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).

1. Hechos.
La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria
4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y
44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una
acción  por violación de su marca contra
la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era
titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno
de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un
registro comunitario de marca figurativa FCI.

Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado
de  Marca Comunitaria de Alicante se
planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius
prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca
registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de
marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca
comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional
español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de
Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el
verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca
comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda
excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se
anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos.
La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el
artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el
tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya
puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16
febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de
una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a
«cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de
signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el
titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la
OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de
la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de
marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una
facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz
del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria
anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9,
apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular
de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un
signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la
declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular
ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario.
La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el
Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012,
Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del
registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de
uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la
posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de
uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia,
sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había
realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que
afirmaba que  «en el supuesto de que
el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero
(…) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella
al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y
ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio
que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de
Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para
que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de
indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea
declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy
presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre
todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca
española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo
español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su
criterio. Esperemos acontecimientos.