El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe

Red Bull es
titular en Benelux de una marca mixta (a partir de ahora, marca renombrada)
solicitada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32
que se reproduce de la manera siguiente:

Por otra
parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de
las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):

Las marcas THE
BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL.  Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De
Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de
servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios
“horeca”). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG
para bebidas energéticas.

En el marco del procedimiento judicial
ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la
producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE
BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la
interpretación del concepto de justa causa establecido en el art. 5.2 de la
Directiva 89/104 de Marcas, por lo que decidió plantear una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, se preguntó si podría
calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE
BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto
idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se
había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada.

El Tribunal indica que, a efectos de
determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría
permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre , hay que tener en
cuenta dos elementos: 

Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los
productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuándo
se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la
marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre.

En el presente asunto se entendió que
el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas
energéticas no suponía una ventaja del
renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y
servicios que antes comercializaba.

En conclusión, el Tribunal establece
que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un
signo semejante para un producto
idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del
tercero se hubiese utilizado con
anterioridad a solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo
semejante se hubiese utilizado de buena
fe. Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional
deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la
marca renombrada; grado de similitud entre los productos distinguidos por la
marca renombrada y aquellos para los que se amplía la gama de productos del
signo semejante y la relevancia económica y comercial del uso realizado por el
signo semejante.