El Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia respecto al uso de marcas ajenas como palabras clave en buscadores de Internet

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
núm. 105/2016, de 29 de febrero, fija los criterios conforme a los cuales debe
examinarse el uso de una marca ajena como palabra clave en un buscador de
Internet para determinar si tal uso constituye una infracción del derecho de exclusiva
del titular de la marca.

Para ello el Tribunal Supremo sigue -como había hecho la
sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante recurrida- la doctrina
establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias
de 23 de marzo de 2010
(casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google
France vs. Viaticum- y C-238/08 – Google France vs. Centre national de recherche
en relations humaines), 12 de julio de 2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay
International AG), y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs.
Marks & Spencer plc).

Conforme
a esa doctrina, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet
constituye en principio una infracción del derecho del titular de la marca.
Ahora bien, como el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, en
determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor. Esas
circunstancias son las siguientes:

• i) que el uso de la marca no menoscabe las
  funciones de la marca de indicación del origen empresarial del producto,
  publicitaria ni de inversión; y
• ii) que resulte claro para un usuario medio de
  Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de
  la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

En el
caso concreto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la demandada había utilizado
las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave (keywords) para contratar anuncios de
Google.es (adwords), de forma que
cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la
demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda, con un enlace
a su página web. El anuncio, sin embargo, no contenía ninguno de esos términos,
sino el siguiente texto: “aumentar su altura de 7 cm/
bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura
www.bertulli-zapatos.es”.

El
Tribunal Supremo confirma los pronunciamientos desestimatorios de las
resoluciones de primera instancia y de apelación por considerar que, al no
reproducirse las marcas de la actora en el anuncio en cuestión, se estaba
indicando claramente a los consumidores que se trataba de empresas distintas y
competidoras con ella, de forma que se respetaba la función indicadora del
origen empresarial de la marca. Tampoco se menoscababan, a juicio del Tribunal
Supremo, las funciones publicitaria y de inversión.

El
Tribunal Supremo recalca a este respecto que el derecho de exclusiva sobre la
marca no es absoluto, y advierte de que, llevado a sus últimas consecuencias,
podría originar disfunciones en el mercado, restándole transparencia y
obstaculizando la actividad comercial lícita de los competidores.

Finalmente,
rechaza el argumento de la recurrente según el cual la sentencia recurrida
sería contradictoria con las de la Audiencia Provincial de Granada de 14 de
marzo de 2014 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de
2013, esta última confirmada por la sentencia del propio Tribunal Supremo núm.98/2016, de 19 de febrero. En ambas se había estimado la acción de infracción
de las marcas “masaltos” y “masaltos.com”, que habían sido utilizadas como
palabras clave en Internet.

A este
respecto, el Tribunal Supremo destaca que el supuesto de hecho enjuiciado en
esos casos era distinto, puesto que las marcas en cuestión aparecían también en
el texto de los anuncios patrocinados y en la página web a la que redirigía al
anuncio, respectivamente, por lo que en esos casos sí concurrían los requisitos
para que hubiera violación de marca conforme a la jurisprudencia del TJUE.

En
definitiva, el Tribunal Supremo español se alinea, como es lógico, con la
doctrina establecida por el Tribunal de Justicia para estos supuestos cada vez
más frecuentes de utilización de marcas ajenas como keywords en anuncios en Internet.