La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril.
Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución:
Licenciamiento
Una licencia es un medio del que dispone el titular de un activo intangible para permitir el uso de este por parte de un tercero bajo una serie de condiciones. A diferencia de la cesión, en la licencia no se transmite la titularidad del activo, únicamente se concede la posibilidad de explotarlo durante un periodo limitado de tiempo y en un territorio determinado.
Las licencias dan la posibilidad al licenciante de explotar un activo en territorios o mercados en los que podría no estar interesado en un principio o a los que no puede acceder por sí solo.
Hay que puntualizar que una licencia puede concederse tanto sobre derechos cuyo nacimiento está condicionado por su registro en una oficina de patentes y marcas, como sobre derechos cuyo nacimiento no está determinado por esta formalidad, como puede ser el derecho de autor o el secreto empresarial; en este último caso será conveniente establecer protocolos de protección del activo y sistemas de control de su uso. También es posible que se licencien varios activos inmateriales en un mismo acuerdo, como es frecuente en los contratos de franquicia, en los que se licencian marcas, diseños, know-how, etc.
El instrumento fundamental para la concesión de licencias son los contratos, en cuyo texto las partes pueden fijar cualquier condición que acuerden para regir dicha licencia. No obstante, un acuerdo de licencia suele contener una serie de cláusulas que contribuyen a la solidez y coherencia del documento contractual.
Así, la presencia de cláusulas en las que se definan el objeto de la licencia, la duración de la misma y su ámbito territorial permitirá delimitar el contenido de la licencia.
En relación con los activos, es recomendable incluir tanto una cláusula de propiedad intelectual (en la que se exponga la titularidad de los activos, qué parte se ocupará de la defensa de los mismos en caso de infracción por un tercero, si cabe la posibilidad de sublicenciar, y se prohíba el registro por parte del licenciatario), como una cláusula de control y auditoría (en la que se pacten mecanismos de verificación del uso del activo que el licenciatario está llevando a cabo y del cumplimiento de las condiciones de la licencia, así como de la correcta comunicación de los resultados de la explotación de los activos).
Respecto al pago por la licencia, en caso de que sea onerosa, las opciones más habituales para estructurar esta cláusula son fundamentalmente 4:
- (i) el pago de una cantidad fija por la totalidad de la duración de la licencia.
- (ii) el pago de una cantidad por cada año de licencia.
- (iii) el pago de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la comercialización del activo en cuestión.
- (iv) el pago de un canon de entrada, más un porcentaje sobre los beneficios obtenidos. También es posible la combinación de estas formas o la utilización de cualquier otro sistema que convengan las partes.
La incorporación de otras cláusulas -como las de terminación anticipada o de ley aplicable y jurisdicción- son imprescindibles para dotar de seguridad jurídica al acuerdo y evitar problemas adicionales en caso de disputas.
Por último, es preciso resaltar que para que los acuerdos de licencia sean oponibles frente a terceros de buena fe es preciso inscribirlos en los registros que sean relevantes, como pueden ser los que gestionan las oficinas de propiedad industrial (la OEPM) o en los registros de propiedad intelectual.
Autores: Martín Bello y Alba María López
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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:
1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)
2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)
3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)
4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)
5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)
6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)
7.Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)
8.Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)
9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)
10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)
11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)
12. Valoración de intangibles (17.07.2018)
13. Licenciamiento (06.09.2018)
