Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la
esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial
planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la
registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:

Nestlé había
solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la
cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que
no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo
por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había
solicitado el registro tenía tres características:

La
primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una
forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con
excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias
para obtener un resultado técnico.

Recurrida
esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía
suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas
suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal
de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en
primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición
de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa
forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para
obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta
prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este
respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck,
C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de
que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de
los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por
tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda
incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo
suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique
plenamente a la forma en cuestión.

Como
explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11
de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad
de aplicar de forma combinada las
tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola
de ellas afecte plenamente al signo
en cuestión.

La
tercera de las cuestiones planteadas por la High Court estaba relacionada con
la prohibición de registro de las formas necesarias para la obtención de un
resultado técnico y solicitaba aclaración sobre si esa prohibición se refiere
únicamente al modo en que funciona el producto o si se aplica también al modo
en que se fabrica.

El TJ
considera que el punto de vista relevante al respecto es el del consumidor,
para quien las funcionalidades del producto son determinantes, pero no así las
modalidades de fabricación. Por tanto, interpreta que la prohibición no se
aplica al modo en que se fabrica el producto.

Por
último, el TJ analiza la primera cuestión prejudicial planteada. En realidad, su
planteamiento obedece más a una práctica de los tribunales británicos que de la
del resto de países de la UE. La razón es que en el Reino Unido los tribunales,
a la hora de examinar la distintividad de una marca adquirida por el uso,
consideran que no es suficiente con que su titular acredite que una proporción
significativa de personas de los sectores interesados reconoce la marca y la
asocia a sus productos (tal y como en el caso examinado había hecho Nestlé
mediante la aportación de un estudio de mercado). Por contra, exigen además que
el titular demuestre que esas personas se basan en esa marca como indicadora
del origen empresarial del producto frente a otras marcas que pudieran también
estar presentes.

Este
requisito adicional o, si se quiere, estándar más elevado de distintividad, es lógicamente
más difícil de cumplir, particularmente en el caso de las marcas consistentes
en la forma del producto que, en la práctica totalidad de los casos, se
presentan en el mercado acompañadas de marcas denominativas o mixtas. Así
ocurre también con Kit Kat, que siempre se ha comercializado en un envase
con un logotipo característico y en el que las propias palabras Kit Kat están grabadas en las cuatro
barritas que componen la tableta de chocolate:

Para
resolver esta cuestión, el TJ se apoya en el criterio seguido en la sentencia Nestlé,
C‑353/03, EU:C:2005:432, conforme al cual para que una marca adquiera carácter
distintivo a través del uso no es necesario que la marca se utilice
aisladamente, sino que puede tratarse de un uso como parte de una marca
registrada o en combinación con otra marca. No obstante, como hizo en la posterior
sentencia Colloseum Holding, C‑12/12,
EU:C:2013:253, puntualiza que el requisito esencial es que, como consecuencia
de ese uso, el signo cuyo registro se solicita como marca pueda indicar a los
sectores interesados que los productos a los que se refiere proceden de una
empresa determinada.

Pues
bien, en la sentencia que nos ocupa el TJ aclara -siguiendo el criterio del
Abogado General- que, para cumplir con esta exigencia, el solicitante del
registro de la marca debe aportar prueba de que dicha marca por sí sola,
aislada del resto de elementos que en el uso de la misma hayan podido
acompañarla, sirve para indicar el origen empresarial del producto.

En la
práctica, el modo más directo de cumplir con este requerimiento será a través
de una encuesta en la que a los encuestados se les exhiba el producto marcado
exclusivamente con el signo que se pretende registrar, sin el resto de
elementos adicionales con que los que habitualmente se presente en el mercado.
Así lo hicieron tanto Nestlé en el procedimiento nacional que ha dado lugar a
esta sentencia como Levi Strauss en el correspondiente a la sentencia
Colloseum.