Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2025, Jabugo (C-322/24)
1. Hechos
Sánchez Romero Carvajal es titular de las siguientes marcas de la UE en clase 29:
Por su parte, Embutidos Monells es titular de las marcas nacionales españolas siguientes, también en clase 39:
En 2016 Sánchez Romero Carvajal instó a Embutidos Monells mediante un requerimiento a que renunciara al registro de las marcas controvertidas y cesara en el uso de la marca figurativa 5Ms. En dicho requerimiento se indicaba que Embutidos Monells conocía el renombre de la marca 5J perteneciente a Sánchez Romero Carvajal, ya que, como consecuencia de la oposición formulada por esta última, la OEPM denegó el registro del signo 5Cs.
En el requerimiento también se especificaba que Sánchez Romero Carvajal podría interponer una acción de nulidad contra los registros 5Ms y 5Ps respectivamente, antes del 28 de febrero de 2017 y antes del 18 de marzo de 2017.
Sin embargo, la demanda de nulidad ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante no se interpuso hasta 2021.
Embutidos Monells invocó en su defensa la prescripción por tolerancia, alegando a tal efecto que el registro de las marcas controvertidas data de 2012 por lo que Sánchez Romero Carvajal había tolerado largamente su uso y que los plazos indicados en el requerimiento extrajudicial habían transcurrido.
En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante decidió suspender el procedimiento y plantear al TJ una cuestión prejudicial sobre los efectos que puede producir la indicación de los plazos en dicho requerimiento.
Concretamente, se pregunta si el hecho de que Sánchez Romero Carvajal hubiese indicado en un requerimiento extrajudicial un plazo para ejercer la acción de nulidad, que coincidía con el plazo de prescripción de cinco años establecido en la Directiva, debe considerarse una conducta vinculante para impedir que de forma posterior a ese plazo se alegue mala fe para solicitar la nulidad.
En segundo lugar, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, se pregunta si la presentación de una oposición por parte de Sánchez Romero Carvajal contra registro de otras marcas de la Unión Europea posteriores titularidad de Embutidos Monells que son casi idénticas (1) puede considerarse un esfuerzo en un plazo razonable para remediar la situación, interrumpiendo la prescripción.
2. Pronunciamientos
El TJ resolvió que el titular de una marca anterior no queda vinculado por los plazos establecidos en un requerimiento extrajudicial cuando se trata de alegar la mala fe en el registro de una marca posterior. Si el titular de la marca anterior tiene evidencia suficiente de la mala fe al momento del requerimiento, puede seguir invocando la nulidad por mala fe incluso después de que haya expirado el plazo.
Por consiguiente, si la causa que sirve de base a la fundamentación de la acción de nulidad consiste en la mala fe del titular de la marca posterior al presentar la solicitud de registro de dicha marca, este último no puede, para frustrar dicha acción, invocar válidamente la prescripción por tolerancia, establecida en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, frente a un titular de la marca anterior.
No obstante, el Tribunal recuerda que, dado que la buena fe se presume, es la parte que invoca la mala fe la que debe demostrar la existencia de ésta en el examen del fondo de dicha acción.
A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
3. Comentario
La sentencia en este caso es muy relevante pues además de seguir la jurisprudencia anterior del TJ sobre mala fe, desde la sentencia emitida en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07) hasta HEITEC (C-466/20), sirve para reforzar que los plazos de prescripción no deben impedir el ejercicio de derechos cuando existe mala fe en la solicitud de registro de una marca.
El titular de una marca anterior puede emitir un requerimiento extrajudicial indicando plazos para interponer una acción de nulidad, lo que puede generar en el destinatario una confianza razonable de que, una vez expirado ese plazo, no se tomarán acciones legales. Aunque esto podría interpretarse como una conducta vinculante para la parte que envía el requerimiento, el TJ ha señalado que esta confianza no puede prevalecer sobre la imprescriptibilidad de una acción de nulidad basada en la mala fe.
La sentencia es destacada pues refuerza el sistema de competencia leal en la Unión Europea, protegiendo de esta manera a los titulares de marcas renombradas contra la apropiación indebida de signos distintivos idénticos o similares por parte de competidores que actúan de mala fe.
Marta Rodríguez, Socia Asociada, área de Marcas
