Infracción de marca de la Unión Europea, pero… no para toda la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente sentencia en el asunto C-223/15, combit Software (sentencia de 22 de septiembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:719) acerca de la interpretación del carácter unitario de la marca de la Unión Europea en relación con el alcance de las acciones de infracción frente a signos confundibles.

En el caso que dio lugar a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf, éste consideró que el uso por una compañía del signo denominativo “Commit” para programas informáticos creaba en el consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca de la Unión “combit”.

Sin embargo, a juicio del tribunal alemán, tal riesgo no existía para el consumidor medio angloparlante, puesto que éste podía comprender con facilidad la diferencia conceptual entre el verbo inglés to commit y el término “combit”, compuesto por las letras “com”, por computer, y “bit”, por binary digit.

En esta situación, el Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de cuál de los dos grupos de consumidores debe
ser tenido en cuenta para valorar el riesgo de confusión, y si ha de apreciarse una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión o se debe diferenciar entre los distintos Estados miembros.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando que cuando exista riesgo de confusión en una parte del
territorio de la Unión Europea debe declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo. Esta solución está en línea con la que se aplica en el ámbito de las oposiciones a solicitudes de marcas de la Unión, donde basta que exista riesgo de confusión con una marca anterior únicamente en una parte de la Unión para que se acuerde la denegación del registro.

No obstante, el Tribunal de Justicia va un paso más allá de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente y entra a valorar las consecuencias de esa declaración de infracción. Aquí, el TJUE encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238). Como se recordará, en esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un Tribunal de Marca Comunitaria debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad -apartado 48 de la sentencia- de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en cuyo caso el tribunal de marca comunitaria debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.

Pues bien, partiendo de ese razonamiento, el Tribunal de Justicia concluye ahora que en una situación como la planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf el tribunal de marca de la Unión debe dictar un mandamiento de cese de uso del signo infractor en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión. A juicio del TJUE esta solución, a primera vista en contradicción con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión, viene impuesta por la necesidad de que el ejercicio del derecho de exclusiva quede reservado a los casos en los que el uso del signo similar por un tercero
menoscabe las funciones de la marca.

Autor: Carlos Morán