Antecedentes
SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH es titular de dos marcas internacionales, «Franziskaner» (nº G807592) y «Franziskaner Weissbier» (nº G1241072), ambas licenciadas a Budweiser Investment (China) Co. Ltd. (en lo sucesivo, “Budweiser”) para su uso y mantenimiento en China.
El 7 de marzo de 2019, Budweiser presentó una demanda por infracción de marca, argumentando que Guangzhou Keyuan Import & Export Co. Ltd. había infringido sus derechos de marca por importar sin su permiso un lote de cerveza idéntico a las dos marcas internacionales mencionadas. El demandado alegó que la cerveza importada era una “importación paralela legal”, ya que fue producida en Europa por el titular de la marca (SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH) y exportada por su empresa afiliada, por lo que no constituía un acto de infracción de los derechos de la marca en cuestión.
El Tribunal Popular del Distrito de Yuexiu falló a favor del demandante en primera instancia, exigiendo al demandado que destruyera los productos infractores e indemnizara al demandante por sus pérdidas. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y consideró que los productos del demandado constituían una importación paralela legítima.
La decisión
El Tribunal de segunda instancia aclaró, en primer lugar, la definición de «importación paralela de marcas» como «el comercio transfronterizo de productos elaborados o vendidos en el extranjero por el titular de la marca y con la marca legalmente adherida, que se importan a un tercer país o se venden a través de la aduana sin el consentimiento del titular de la marca o de su licenciatario». En términos generales, la importación paralela de una marca se identifica por los siguientes cinco elementos constitutivos.
- El titular del derecho tiene autoridad legal sobre la marca tanto en el país exportador como en el importador;
- Los productos importados son fabricados y lanzados al mercado extranjero por el propio titular de la marca o con su consentimiento;
- Los derechos de marca en los países exportadores e importadores recaen sustancialmente en la misma persona o entidad;
- Los productos se importan en el territorio objetivo sin el consentimiento del titular de la marca en el país importador; y
- La importación no infringe los procedimientos legales de control aduanero del país importador.
En este caso, el tribunal consideró que las mercancías de cerveza en cuestión fueron producidas y comercializadas en Alemania por SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH, y vendidas y exportadas por INBEV BELGIUM S.A. a OKUNI TRADING BUANGKOK CRESCENT, importador y distribuidor autorizado de la cerveza «Franziskaner» en Singapur. Posteriormente, STARBEV PTE LTD revendió la citada mercancía adquirida a OKUNI TRADING a la demandada, y OKUNI organizó el envío desde Singapur a China directamente de acuerdo con el contrato de venta entre OKUNI y STARBEV y entre STARBEV y la demandada. Las pruebas disponibles demostraron que el fabricante de las mercancías, el vendedor y el expedidor en Europa, el licenciante que autorizó la importación y la venta en Singapur, y el demandante en el caso eran todas sociedades pertenecientes directa o indirectamente, al grupo de ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA.
Por lo tanto, el tribunal consideró que las mercancías importadas en paralelo eran auténticas.
En segundo lugar, dado que la Ley de Marcas de la República Popular China no prohíbe explícitamente las importaciones paralelas de marcas, el tribunal debe basar su juicio en la finalidad legislativa y en los principios de la ley de marcas en cada caso, es decir, salvaguardar la función de las marcas y proteger los intereses de los consumidores.
La función principal de una marca es distinguir el origen de los productos. En este caso, la marca utilizada en las mercancías presuntamente infractoras era propiedad del mismo titular de derechos tanto en el país de origen (Alemania) como en el país de importación final (China). Por lo tanto, para el público de referencia en el mercado chino, la marca supuestamente infractora no rompía la relación única entre el titular de la marca y los productos importados en paralelo, lo que no provocaría un riesgo de confusión.
Además, tanto las mercancías importadas en paralelo como las autorizadas para su venta en el mercado chino estaban bajo el control del mismo sistema de calidad que los productos del titular del derecho y habían sido comercializadas por este de acuerdo con las normas del mercado, de modo que puede aplicarse la garantía de calidad inherente a la marca.
A la vista de lo anterior, el tribunal dictaminó que la marca china en cuestión no había sido vulnerada, dado que los productos importados en paralelo no menoscababan las funciones de la marca china ni provocaban un riesgo de identificación errónea de la procedencia de los productos por parte del público consumidor.
Observaciones
En esta sentencia, el tribunal adoptó un enfoque neutral respecto a las importaciones paralelas de marcas, sosteniendo que la legalidad de una importación paralela debe juzgarse individualmente a la luz de las circunstancias del caso concreto. Si los derechos de marca utilizados en las mercancías importadas en paralelo recaen sustancialmente en la misma persona que los derechos de marca en el país importador, y la función de la marca china no se ve afectada, no hay razón para prohibir la importación paralela.
Autora: Dan Liu
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