Desde el año 2019, la Oficina de Patentes y Marcas estadounidense (USPTO) exige la intervención de un abogado local en la gestión de los expedientes de marca y la aportación de una dirección de correo-e del titular, como requisito para el depósito de marcas ante la Oficina. Asimismo, la Oficina ha venido reservándose el derecho a requerir, aleatoriamente, pruebas adicionales de uso de las marcas registradas.
En esta línea, el siguiente paso se producirá el 27 de diciembre de 2021, cuando despliegue sus efectos la “Trademark Modernization Act (TMA)” promulgada hace un año. Posiblemente, este será uno de los hitos más importantes en los últimos años en la práctica marcaria de los Estados Unidos de América.
El TMA modifica la Ley en dos aspectos principales, introduce nuevos procedimientos que simplifican la cancelación de marcas cuyo uso es inadecuado y modifica algunas cuestiones en procedimientos que ya existían.
En lo que respecta a los procedimientos creados “ex novo”, a lo largo de estas líneas nos centraremos en los dos fundamentales, pues posiblemente alteren el actual escenario de la Oficina al pretender, en palabras de colegas norteamericanos, una “limpieza del registro”: “Ex Parte Expungement and Re Examination Proceedings”.
La finalidad de ambos es el correcto funcionamiento de la Oficina, “hacer hueco y ganar espacio” para el registro de marcas de titulares que usen legítimamente sus marcas, impedir el acceso al registro de marcas que no se usen o cuyo uso sea inadecuado.
Ambos procedimientos constituyen una alternativa más rápida, fácil y barata a la judicial – desorbitadamente onerosa en EE.UU- para cancelar marcas. Y es por ello que, en una jurisdicción con larga trayectoria y cultura de defensa de la Marca, podríamos encontrarnos con nuevas dinámicas en las estrategias de protección de las marcas.
- Por medio del Expungement, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios.
Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.
- Por su parte, el Re Examination faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.
No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “First to use” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular.
No cabe duda de que la protección de marcas en EE. UU va a exigir a los titulares un mayor esfuerzo en la selección de sus planes de protección, una visión sumamente realista y veraz del uso que se pretenda llevar a cabo de las mismas, unos enunciados de productos y servicios muy afinados y una prueba sólida y suficiente.
En consecuencia, a partir del 27 de diciembre de 2021, los titulares ya no sólo deberán pasar la criba de las declaraciones juradas de uso, sino que existirá un riesgo de cancelación de marcas a instancia de terceros o de la propia Oficina.
El TMA también matiza aspectos relativos a procedimientos ya existentes:
Así, en los procedimientos de cancelación de marcas ante el Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), se añade como motivo de cancelación que una marca registrada nunca se haya usado en el comercio. Este motivo se puede aducir tras los primeros tres años desde la fecha de registro.
Aunque no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022, en la resolución de acciones oficiales señaladas por la Oficina, resulta especialmente relevante, la flexibilización y acortamiento que incorpora el TMA. Los plazos para contestar a una acción oficial, serán de tres meses en vez de los holgados 6 de los que se dispone aún todavía.
Finalmente, nos parece destacable también resaltar la introducción de un plazo de dos meses para que terceros presenten, las llamadas en EE. UU, “Letter of Protest” (una suerte de Observaciones o solicitud de prueba) en relación con un motivo de denegación para el registro de una marca, en los procedimientos de examen.
Sin duda, se trata de cambios relevantes con los que se busca no desvirtuar el registro de marcas y la buena marcha del mercado americano, y que, en algunos casos, afectarán a las estrategias diseñadas por los titulares para la defensa y protección de las marcas y también a su mantenimiento, en una jurisdicción esencial para las carteras de titulares de todo el mundo.
Autora: Cristina Arroyo
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