La marca de pan Kornspitz puede morir de éxito entre los consumidores

El Tribunal
de Justicia de la Unión Europea se pronuncia en su sentencia de 6 de marzo de
2014, C-409/12, sobre las condiciones que deben concurrir para la declaración
de caducidad de una marca motivada por su vulgarización.

En el
supuesto planteado, la marca austriaca KORNSPITZ se había convertido para los
consumidores en la designación usual de un tipo de barra de pan, pero no así
para los panaderos que elaboran y venden al público esas barras a partir de la
materia prima suministrada por el titular de la marca.

Pues
bien, el Tribunal sigue el criterio que ya había apuntado en su sentencia de 29
de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, en un asunto de
similares características -aunque en aquel caso se trataba de pepinillos en
vinagre en lugar de pan-. A juicio del Tribunal, la percepción de los
consumidores o usuarios finales del producto desempeña un papel decisivo a la
hora de la valoración de la vulgarización de la marca. Por tanto concluye que
puede declararse su caducidad por vulgarización cuando se haya convertido en la
designación usual del producto entre los consumidores pero no entre los
vendedores del mismo.

A
continuación el Tribunal examina las condiciones en las que una determinada
conducta del titular de la marca puede considerarse como
«inactividad» en el sentido del artículo 12. 2 b) de la Directiva 2008/95de marcas y, en concreto, si la ausencia de actuaciones dirigidas a inducir a
los vendedores del producto a informar a sus clientes de que el signo utilizado
está registrado como marca puede considerarse como tal “inactividad”.

La
respuesta del Tribunal a esta pregunta es positiva, lo cual evidentemente
impone sobre los titulares de marcas una elevada carga.

Por
último, el tribunal austriaco remitente de la cuestión prejudicial plantea la
cuestión de si para poder declarar la caducidad de la marca por vulgarización
es necesario que existan otras denominaciones para el producto en cuestión distintas
de la marca registrada.

El Tribunal
de Justicia considera irrelevante tal circunstancia, puesto que en ningún caso
modificaría el hecho de que la marca se hubiera convertido en la designación usual
del producto, que es el requisito establecido por el precepto legal.