Las patentes esenciales para una norma pierden terreno

Las recientes conclusiones del Abogado General en el caso
Huawei v ZTE (C-170/13) suponen una ruptura con los criterios restrictivos
establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (traducción al inglés de la sentencia) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de
la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la
Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución
Orange Book.

El Abogado General inaplica las normas establecidas por el
BGH en el asunto Orange Book, porque esa controversia giraba alrededor de una
norma de facto mientras que la patente objeto de las actuaciones afecta a una
norma acordada en un proceso de estandarización realizado por el European
Telecommunications Standards Institute en el que habían participado Huawei y
ZTE. De hecho, Huawei había accedido a conceder a terceros una licencia en
condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND en sus siglas
inglesas)

El BGH sostenía que la solicitud de cese por parte del
titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría
considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta
incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los
que se hubiera probado la infracción de la patente.

El Abogado General, sin embargo, considera que es el titular
de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo
sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo
condiciones FRAND de empleo habitual.

El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar
una contra-oferta, pudiendo el titular de la patente solicitar el cese a un
tribunal sólo en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o
una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo
el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la
infracción.

Si el TJ decide finalmente aceptar la opinión del Abogado
General, los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales
para normas bajo el “criterio Orange Book” se verán claramente restringidos.