Marcas de color: Nuevos criterios del TJ para determinar su accesibilidad al registro

Contra la concesión de la marca,
Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad.
Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se
plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear
tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJ) que se resolvieron en Sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13).

1.- En la primera cuestión
prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el
público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En
concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que
tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda en primer lugar
que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso
habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que
permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o
servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se
tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico,
duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades
especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de
opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente
representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el
resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

2.- En segundo lugar se pregunta
si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca
adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este
caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero
después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión
recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de
la marca con anterioridad a la fecha de su presentación a no ser que la
legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta
circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese
a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir
conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con
anterioridad a esa fecha.

3.- En la tercera cuestión
prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido
carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud
de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de
la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la
nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había
adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser
declarada nula.