La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 13 octubre de 2022 en el asunto C 256/21 revela que interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.
Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo aunque el demandante desista de la acción. Así lo declara el Tribunal de Justicia.
La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP, como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle”, contra TV, propietario de una granja frutícola.
La demandada formuló reconvención de nulidad contra la marca en la medida en que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.
En la Vista del juicio la demandante desistió formalmente de su acción por violación, pero la demandada mantuvo la reconvención de nulidad de registros contra la marca.
Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca está reservada al supuesto de una reconvención frente a la acción por infracción, porque la competencia general la tiene atribuida la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), el tribunal alemán se pregunta si el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca.
Con el desistimiento de la acción por violación de marcas de la Unión Europea, cuando hay reconvención de nulidad, no acaba el pleito.
La respuesta del TJUE no era poca cosa: si el Tribunal de Marcas de la Unión Europea deja de ser competente, el demandado tendría que haber emprendido una nueva acción ante la EUIPO para obtener la declaración de nulidad y el demandante se habría marchado del pleito sin menoscabo de su titularidad registral. Es decir, que emprender una acción por infracción no entrañaría el riesgo de perder la marca porque en caso de reconvención de nulidad bastaría con desistir de la acción.
El TJUE, sin embargo, pone freno a esa estrategia. La sentencia recuerda que la declaración de validez de una marca de la Unión Europea es competencia “compartida” de la EUIPO y de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en el supuesto de una la reconvención frente a la acción por infracción. Después de planteada la reconvención, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea no sólo conserva su competencia, pese al desistimiento por el demandante de su acción por violación, sino que está de algún modo obligado a pronunciarse sobre la validez.
Aunque bajo el sistema procesal español se podría haber llegado a la misma respuesta por aplicación del principio de la “perpetuatio iurisidictionis”, la sentencia del TJUE sienta una doctrina importante en el contexto específico de las acciones en materia de marcas de la Unión Europea. Y llama la atención sobre ese otro principio, no escrito, de la “prudencia procesal”, que conviene no perder nunca de vista a la hora de emprender acciones judiciales.
Autor: Ana Sanz
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