El próximo 14 de enero 2023 entrará en vigor una nueva regulación de las acciones de caducidad y nulidad en España conforme a la cual la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) será la competente para entender y resolver las acciones de nulidad y caducidad en relación con registros de marcas y nombres comerciales.
Esta desjudicialización -que deriva de la implementación de la Directiva 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas- implica que, a partir del 14 de enero, no se podrán promover ante los Tribunales de la jurisdicción civil este tipo de acciones de nulidad y caducidad, salvo que se formulen en el marco de una acción de infracción, por vía reconvencional.
Otra de las novedades se refiere a que las decisiones de la OEPM que agoten la vía administrativa serán revisables ante los Tribunales de la jurisdicción civil, no solo aquellas que resuelvan las nuevas acciones de nulidad y caducidad, sino también aquellas resoluciones de la OEPM que resuelvan procedimientos de derechos de propiedad industrial, tanto solicitudes como oposiciones, bien sea en relación con marcas, nombres comerciales, diseños o patentes.
Es previsible que esta reforma suponga la simplificación de las acciones y procedimientos, así como un abaratamiento de los costes de los procedimientos.
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NULIDAD
¿En qué supuestos se podrá iniciar un procedimiento de nulidad?
Puede solicitarse por motivos relativos o por motivos absolutos.
Los motivos relativos que pueden alegarse para instar la nulidad son en esencia los mismos que se pueden invocar en un procedimiento de oposición, en particular, los derechos anteriores reconocidos por la Ley.
Los motivos absolutos, con base en los cuales se puede fundar una acción de nulidad, son los siguientes:
- Que se trate de signos carentes de carácter distintivo, genéricos, descriptivos, habituales, engañosos o contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres;
- Que se trate de signos que se compongan exclusivamente de la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del producto o necesaria para obtener un resultado técnico o que dé un valor sustancial al mismo, precisamente por tratarse de creaciones que encajarían más con otras modalidades de propiedad industrial como los diseños, modelos industriales o patentes;
- Que sean signos que contravengan denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales, que gocen de protección según la legislación de la Unión o acuerdos internacionales en los que España sea parte;
- Que los signos reproduzcan o imiten emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales;
- Que se trate de signos que han sido solicitados de mala fe. Entre los factores que se toman en cuenta para apreciar la concurrencia de este requisito se encuentran la identidad o similitud con signos anteriores, el posible conocimiento de un signo anterior, la relación previa con su titular, la falta de intención de utilizar la marca, etc.
La solicitud de nulidad podrá dirigirse contra todos los productos y servicios que distingue el registro impugnado o contra una parte.
¿Cuándo se puede iniciar un procedimiento de nulidad?
En cualquier momento, teniendo en cuenta que la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde el momento que el solicitante de la nulidad hubiera conocido y tolerado el uso del signo cuya anulación se pretende.
Por su parte, las acciones de nulidad absoluta son imprescriptibles, por lo que se pueden presentar en cualquier momento tras el registro de la marca.
¿En qué casos no podrá iniciarse este procedimiento de nulidad?
No podrá sustentarse un procedimiento de nulidad relativa si:
- Quien pretende iniciarla ha tolerado el uso de la misma durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud se hubiese efectuado de mala fe;
- Quien pretende iniciarla ha otorgado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.
Por su parte, no podrá iniciarse un procedimiento de nulidad absoluta si:
- El signo carecía de carácter distintivo, era descriptivo, genérico o habitual en la fecha de presentación de la solicitud, pero ha adquirido carácter distintivo para los productos y servicios para los que está registrado antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.
¿Quién puede iniciar estos procedimientos de nulidad?
En términos generales, pueden presentar una solicitud de nulidad,
- Cualquier persona física o jurídica legalmente constituida, que se considere perjudicada y tenga capacidad procesal, incluidas -en determinados casos y dependiendo de los derechos que se invoquen-ciertas agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, así como asociaciones de consumidores o usuarios.
- Los titulares de derechos anteriores reconocidos en la Ley, así como los licenciatarios facultados para ello.
Este procedimiento podrá basarse en uno o más derechos anteriores, siempre que pertenezcan al mismo titular.
¿Qué supone que una marca sea anulada por la OEPM?
Salvo en aquellos casos o circunstancias expresamente previstos en la Ley, se considera que la marca o nombre comercial nunca surtió efectos jurídicos, es decir, como si nunca hubiera existido.
CADUCIDAD
¿En qué supuestos se puede solicitar la caducidad administrativa de una marca o nombre comercial español?
Las causas por la que podrá solicitarse la caducidad de una marca son las siguientes:
- Que, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca o nombre comercial no hubiere sido objeto de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años;
- Que la marca o nombre comercial se haya convertido, por actividad o inactividad de su titular, en designación usual de los productos o servicios que distingue;
- Que el uso de la marca realizado por su titular o tercero autorizado pueda inducir al consumidor a error, con especial énfasis en aquel error sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.
La declaración de caducidad puede ser total o parcial, alcanzado a todos o parte de los productos o servicios que distingue la marca.
¿Es posible iniciar o reanudar el uso de una marca para evitar una caducidad por falta de uso?
Sí, siempre y cuando dicho comienzo o reanudación no se produzca dentro del plazo de los tres meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad y el titular de la marca tuviera conocimiento de que esta solicitud podría ser presentada.
¿Existen causas justificativas de la falta de uso de una marca?
Sí, se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
¿Desde cuándo produce efectos la declaración de caducidad de una marca?
Por defecto, los efectos de la caducidad se retrotraerán a la fecha de solicitud de la caducidad. No obstante, a instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud de caducidad una fecha anterior en la que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad mencionadas anteriormente.
Cristina Velasco, Asociada Junior en ELZABURU
