El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de una interesante cuestión prejudicial (caso C-376/11), se ha pronunciado recientemente sobre la posible validez de un contrato de licencia de marca – otorgado por una sociedad sin establecimiento en la UE y con el único objeto de registrar un nombre de dominio <.eu> – como fundamento para acceder al registro de un nombre de dominio durante la fase preferencial o “sunrise period” establecida a tal fin.
En el presente caso, Walsh Optical Inc., compañía norteamericana sin establecimiento en la UE, otorgó a la firma Bureau Gevers un contrato de licencia sobre su registro de marca de Benelux “Lensworld” con el objeto de que esta última solicitara el registro del nombre de dominio <lensworld.eu>. Además de dicho objeto, el contrato únicamente determinaba los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante el contrato y el procedimiento por el cual debía tener lugar la transferencia del dominio al licenciante o a la persona designada por éste.
Asimismo, Pie Optiek S.R.L., empresa belga titular de una marca figurativa «Lensworld» en Benelux, solicitó el registro del nombre de dominio <lensworld.eu> durante esta fase preferencial, denegando EURID (entidad encargada de la gestión del dominio <.eu>) su petición como resultado de la previamente realizada por Bureau Gevers. Frente a dicha denegación, Pie Optiek S.R.L. interpuso una acción ante el Tribunal Arbitral de la República Checa alegando el registro especulativo y abusivo del nombre de dominio por parte de Bureau Gevers.
En este contexto, la Cour d’appel de Bruxelles, órgano jurisdiccional que conoció del asunto tras la desestimación de las acciones previamente interpuestas por Pie Optiek S.R.L., solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la definición del concepto “licenciatario legitimado” para solicitar un dominio durante la durante la fase preferencial o “sunrise period”.
De conformidad con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al no presentar el contrato suscrito entre Walsh Optical Inc y Bureau Gevers las condiciones esenciales de un contrato de licencia, especialmente el derecho del licenciatario a explotar económicamente la marca licenciada, no debería considerarse el mismo suficiente fundamento para permitir a Bureau Gevers acceder al registro del dominio <.eu>. Asimismo, recodando la voluntad del legislador de que únicamente las empresas u organizaciones establecidas en la Unión Europea pudieran solicitar el registro de un dominio <.eu>, no debería un titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad de dicho derecho, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión, obtener un nombre de dominio <.eu> en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho, debiendo así revocarse el nombre de dominio <lensworld.eu> otorgado a Bureau Gevers.
Dadas las especiales circunstancias del caso, esta cuestión prejudicial tendrá un alcance limitado, aunque indudablemente resultará de interés para casos con circunstancias análogas a éste.
Autor: Francisco Salamero
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