- Ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la UE forma parte de la estrategia comercial habitual de una empresa
- El hecho de que el interviniente actúe de forma deshonesta en un contexto diferente no significa necesariamente que actúe de mala fe en un caso distinto
- Los caracteres chinos en cuestión se perciben como signos abstractos sin significado o elementos decorativos que hacen referencia a China o Asia
En la Sentencia Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd v EUIPO (Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24), el Tribunal General ha recordado los aspectos relevantes para la evaluación de la mala fe en el momento de la presentación de una solicitud. Una sentencia independiente en el Asunto T-128/24 (que tenía las mismas partes del procedimiento) abordó la cuestión adicional de la nueva presentación de la marca.
Antecedentes
Las solicitudes impugnadas eran marcas de la UE caracterizadas por tres caracteres chinos, «王老吉», y una transcripción latina de la pronunciación en mandarín del signo («Wang Lao Ji»).
Las solicitudes impugnadas se presentaron en 2009, 2010 y 2014 y se referían a productos y servicios de las clases 5, 29, 30, 32, 33 y 35. Estas solicitudes eran propiedad de la parte coadyuvante, Multi Access Ltd.
El 10 de julio de 2018, la demandante, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co Ltd, presentó solicitudes de declaración de nulidad de las marcas impugnadas con respecto a todos los productos y servicios para los que estaban protegidas. La causa de nulidad invocada la establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001).
La División de Anulación de la EUIPO desestimó las solicitudes de nulidad, al considerar que no se había demostrado la mala fe de la parte interviniente en el momento de presentar las marcas impugnadas.
El 8 de febrero de 2023, el solicitante interpuso recurso frente a las resoluciones acordadas por la División de Anulación. La Sala de Recurso desestimó los recursos, concluyendo lo siguiente:
- El solicitante y la coadyuvante mantenían una relación compleja y duradera. El interviniente sabía que las marcas impugnadas eran comercializadas y utilizadas en China por el solicitante antes de la fecha de presentación de las solicitudes de registro.
- Como mínimo, en 2002, el grupo de empresas de la demandante debería haber sabido que las empresas de la parte interviniente utilizaban en Europa marcas compuestas por los tres caracteres chinos en cuestión.
- No había nada que indicara que la separación de mercados entre el solicitante y el interviniente en 1913 hubiera impedido a este último registrar y utilizar legítimamente las marcas controvertidas en la Unión Europea.
- Dado que la parte coadyuvante y sus empresas habían informado a las empresas de la demandante, mediante acuerdos de licencia firmados en 1995 y 2002, de que estaban utilizando marcas compuestas por los tres caracteres chinos en el extranjero (incluida Europa), dicha transparencia no podía conciliarse con la afirmación de que la parte interviniente había actuado de forma deshonesta, con el objetivo de aprovecharse indebidamente de la reputación de la demandante.
- La intención de la parte coadyuvante en el momento del registro de las marcas impugnadas formaba parte de una estrategia comercial normal, ya que era el propietario legítimo de marcas compuestas por los tres caracteres chinos en Hong Kong y no se había demostrado que se le hubiera impedido extender su derecho a otras jurisdicciones.
Sentencias
En cuanto a las alegaciones de mala fe del solicitante en el momento de la presentación de las solicitudes, el Tribunal General respaldó la opinión de la Sala de Recurso y desestimó el recurso, ya que consideró que no se había demostrado la intención fraudulenta del titular de la marca al presentar las solicitudes.
Las partes habían firmado un acuerdo de uso compartido en 1913, por el que ambas tenían derechos sobre la misma marca compuesta por los tres caracteres chinos. Por lo tanto, el Tribunal entendió que ambas eran propietarias históricamente legítimas de marcas compuestas por esos tres caracteres chinos en terceros países. Dado que en dicho acuerdo no se hacía referencia a la Unión Europea, en el contexto del examen del registro de esa marca en la Unión Europea, debía aplicarse el principio de prioridad registral (“first to file”).
El principio de prioridad registral está matizado por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 207/2009, según el cual una marca de la Unión Europea debe declararse nula, previa solicitud a la EUIPO, cuando el solicitante haya actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud. Dado que el interviniente era titular de derechos nacionales en dos Estados miembros de la UE (Francia y el Reino Unido, antes del Brexit) y no se pudo demostrar que los predecesores de la parte coadyuvante no tuvieran derecho a solicitar el registro de marcas fuera de Hong Kong (como las presentadas en Francia y el Reino Unido en 1992), el Tribunal coincidía con la Sala de Recursos de la EUIPO al considerar que ampliar la protección de una marca nacional registrándola como marca de la Unión Europea forma parte de la estrategia comercial normal de una empresa.
El Tribunal recordó que el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo y no tomó en consideración las resoluciones acordadas por las autoridades nacionales de terceros países (como China y Filipinas), en las que se declaró a la parte coadyuvante culpable de soborno, publicidad engañosa, competencia desleal y mala fe al solicitar otra marca (distinta de las marcas impugnadas en este caso). El Tribunal consideró que el hecho de que hubiera actuado de forma deshonesta en un contexto distinto no significaba necesariamente que esta parte estuviera actuando automáticamente de mala fe en el momento de presentar las solicitudes de registro de las marcas impugnadas en la Unión Europea.
Estas conclusiones fueron comunes a las alcanzadas en las Sentencias dictadas en los Asuntos acumulados T-121/24 a T-127/24 y T-129/24, así como en el Asunto T-128/24. Este último se trató por separado debido a un motivo adicional relativo a la nueva presentación de marcas.
En ese caso, la parte coadyuvante había presentado una solicitud de registro de marca de la Unión Europea en las Clases 5, 30 y 35 que era casi idéntica a una marca de la Unión Europea anterior. Se presentó seis días antes de que expirara el período de gracia de la marca anterior y solo se diferenciaba de esta en elementos visuales insignificantes. La coadyuvante alegó que la marca anterior representaba los tres caracteres chinos con mala calidad y que la nueva solicitud tenía por objeto modernizar este signo.
El Tribunal consideró que no hay nada en la legislación sobre marcas de la Unión Europea que prohíbe volver a presentar una solicitud de registro. Por lo tanto, el hecho de volver a presentar la solicitud no puede, por sí solo, demostrar la mala fe en el momento de la presentación.
Si bien es cierto que, según la jurisprudencia, una marca compuesta íntegramente por letras protege el término mencionado en la solicitud y no los elementos gráficos o estilísticos concretos presentes en dicho signo, y que la representación de una marca denominativa no suele ser de tal naturaleza susceptible de alterar su carácter distintivo, en el presente caso el recurrente no había demostrado que una parte relevante del público pertinente de la Unión Europea conociera el significado de los tres caracteres chinos.
Por consiguiente, entendía el Tribunal que el público relevante percibiría los signos como carentes de ningún significado, como signos abstractos o como signos consistentes en elementos decorativos referentes a China o Asia. Así pues, el intento de la coadyuvante de registrar la marca controvertida en un formato con mejor calidad, que constituye una modernización de la marca anterior, estaba justificado por las prácticas comerciales habituales. En consecuencia, se desestimó la alegación de «conducta repetitiva» como indicador de mala fe.
Consideraciones finales
Estas Sentencias ponen de relieve la importancia de la prueba presentada en apoyo de la solicitud de declaración de nulidad de una marca de la Unión Europea. El Tribunal reafirmó la autonomía del sistema de marcas de la Unión y el carácter no vinculante de las resoluciones acordadas por Tribunales y Oficinas de Propiedad Intelectual de terceros países. También hizo hincapié en la necesidad de que se demuestre la mala fe del solicitante mediante la aportación de pruebas sólidas y bien fundamentadas, y no en meras suposiciones o alegaciones.
El Tribunal también proporcionaba valiosas indicaciones en relación con las prácticas que se consideran parte de una estrategia comercial legítima, definiendo el alcance de lo que a su juicio se considera una “modernización” de una marca ya registrada, cuando dichos registros están representados en un idioma no oficial en la Unión Europea, cuya percepción por parte de los consumidores, vendrá caracterizada por la creencia de que son términos carentes de significado, signos abstractos o meros elementos decorativos referentes a China o Asia.
Sara Navarro, Asociada Senior del Área de Marcas de Elzaburu.
