La exigencia de uso de la marca comunitaria y su extensión territorial sigue suscitando no pocas controversias. Una reciente Sentencia del TJUE (caso C-149/11) ha venido a proclamar, con cierta solemnidad, que para valorar el requisito del uso efectivo en la Comunidad de una marca comunitaria a efectos de caducidad «debe prescindirse de las fronteras de los Estados miembros«. Esta declaración tan rotunda, sin embargo, no resuelve todas las incógnitas.
El caso pone de nuevo sobre el tapete la vieja cuestión de si el uso de una marca en un solo Estado miembro (en este caso, los Países Bajos) es suficiente para cumplir el requisito del «uso efectivo en la Comunidad». La cuestión prejudicial trae causa de un procedimiento de oposición ante la Oficina del Benelux en el que se exigió prueba de uso a la parte oponente, pero ya se comprende que la doctrina que encierra la sentencia es aplicable a acciones de caducidad ante la OAMI o reconvenciones de caducidad frente a acciones por violación basadas en marcas comunitarias.
El Tribunal descarta explicitamente, por no constituir actos jurídicos vinculantes, tanto las Directrices de la OAMI como cierta Declaración conjunta que se decantaba por aceptar que el uso en un solo país constituye uso efectivo en la Comunidad. Pero tampoco lo hace para apartarse totalmente de este criterio. La sentencia admite que la marca comunitaria, al gozar de una protección más amplia, debería ser utilizada en un territorio «más vasto que el de un solo Estado miembro«, pero añade inmediatamente que no puede excluirse que en determinadas circunstancias el mercado de los productos y servicios para los que la marca se ha registrado «pueda circunscribirse al territorio de un solo Estado«.
A la postre el Tribunal se decanta por huir de una norma de minimis; confiesa que es imposible determinar a priori de un modo abstracto la extensión territorial exigible; y delega en el juez nacional la apreciación del carácter efectivo del uso, a la luz del conjunto de hechos y circunstancias de cada cada caso concreto. Según la Sentencia, será necesario demostrar «que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada«, atendiendo al respecto a las caracterísitcas del mercado, la naturaleza de los productos, el ámbito territorial del uso, su extensión cuantitativa o su frecuencia y regularidad.
Se abre la ocasión ahora para extraer las consecuencias que se infieren de la sentencia y revisar estrategias a propósito de la siempre delicada tarea de optar entre las marcas nacionales y las comunitarias, no sólo a efectos de presentar oposición sino de mantener las propias carteras.
Autor: Miguel Ángel Medina
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