El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión
prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre
la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la
Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la
marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante
o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su
retirada.
como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara
dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de
vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.
prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba
autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho
contrató terminó en marzo de 2012.
con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La
publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.
compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en
Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto
del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había
encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios
web en los que aparecían anuncios calificándola como “taller autorizado” de la marca de vehículos
en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.
automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se
declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos
anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en
cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una
rectificación en periódicos nacionales y regionales.
anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido
publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó
un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido
copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad
en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una
práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.
procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1,
letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una
marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en
Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un
servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la
marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la
impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa
de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido
puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda
accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él
haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo
conseguido?”.
Cuestión prejudicial
Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza
por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1,
letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el
sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio
de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo
que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y
el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por
dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido
puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya
actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo
conseguido.”
interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la
fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa,
afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de
un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante
que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador
del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador
que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas
de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De
acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del
anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud
del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca
incluida en él.
sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no
cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con
los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o
encargo del anunciante.
lugar, al sentido habitual de la expresión “zu
benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en
las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y
húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo
y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el
TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador
independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad
expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el
artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la
marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”,
etc.).
a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al
titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar,
cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No
obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso
tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha
prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se
interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de
la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido,
dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla
obligatio est.
en los siguientes términos: “que el
artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse
en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un
sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal
modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre
él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser
prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no
haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de
que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el
consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del
sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la
mención de la marca incluida en él.”
deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de
los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la
posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución
de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho
nacional.
Autor: Ana Sanz
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