En el presente post me gustaría compartir algunas reflexiones sobre el tema del uso obligatorio de la marca registrada, a la luz del contenido de algunas sentencias recientemente dictadas por los órganos judiciales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2020 (C-720/18) planteada con ocasión del uso de la marca Testarossa (figurativa) de FERRARI me ha llamado la atención la cita de un Convenio (cuya existencia, francamente, desconocía) suscrito nada menos que en 1892 entre Suiza y Alemania. En este Convenio –que según señala la sentencia está aún vigente– se establece que las consecuencias perjudiciales que, según las leyes de las Partes contratantes, resulten de que una marca industrial o comercial no se haya utilizado durante cierto tiempo no se producirán si se ha utilizado en el territorio de la otra Parte (art. 5.1).
Sobre la base de esta circunstancia el uso en Suiza de una marca alemana resultará válido para acreditar el uso de una marca nacional alemana que, por tanto, no podrá ser caducada aunque no se use en territorio alemán. La paradoja que se produce deriva de que esa misma marca alemana –como señala la sentencia– en el caso de que se oponga a una nueva solicitud de marca de la Unión Europea, tal oposición no prosperará si el solicitante de esta última pide que se acredite el uso de la marca alemana, ya que ese uso no se realiza en el territorio de la Unión Europea.
Otra sentencia que me gustaría comentar es la del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020 (T-601/19) que resolvió el caso relativo a un procedimiento de oposición entre la solicitud de marca de la Unión Europea “in·fi·ni·tu·de” y la marca española anterior “infinite”, ambas para distinguir vinos. En el marco de tal procedimiento se requirió al oponente para que acreditara el uso de su marca, para lo cual aportó diversos documentos que acreditaban que la marca “infinite” se había utilizado mediante la exportación de unos vinos a Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos.
Una vez admitido el uso de la marca “infinite”, el Tribunal entra a valorar si había riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; en este aspecto, el Tribunal parte de la consideración de que el territorio pertinente era España y el público de referencia era el constituido por el gran público, cuyo nivel de atención es medio. La verdad es que ambas circunstancias pueden ser objeto de matización, ya que, en efecto, al ser española la marca, parece correcto que el territorio de referencia sea el español; sin embargo, bien miradas las cosas, hay que reconocer que el producto se vende y consume fuera de la UE, por lo que , en la realidad del mercado, el riesgo de confusión –al menos valorado desde la perspectiva del público en general– se produciría en esos países pues ese “gran público” sería el consumidor canadiense o de Estados Unidos.
Lógicamente, tal público de referencia no es válido para analizar un conflicto entre marcas producido en el ámbito de la Unión Europea. En estos casos referentes al uso acreditado mediante la exportación del producto a terceros países parece más lógico pensar que el público pertinente debería estar integrado por los profesionales que realicen las operaciones de importación o exportación de los productos; y tal examen deberá realizarse comprobando, en este caso, cual es el nivel de atención de estos profesionales.
La última de las sentencias de la que quiero dar noticia es la dictada por el Tribunal General el 28 de octubre de 2020 (T-583/19). Este asunto se refiere a la marca FRIGIDAIRE que fue caducada parcialmente por la EUIPO al no acreditarse un uso suficiente para determinados productos (lavadoras, lavavajillas…).
El titular de la marca había presentado pruebas del uso de la marca para distinguir esos electrodomésticos aportando, entre otras pruebas, la referida a la venta de tales productos para su utilización en bases militares norteamericanas en Bélgica y Alemania. Pues bien, el Tribunal General considera que en estos casos no hay uso en el territorio de la Unión Europea pues los espacios ocupados por tales bases militares no forman parte de tal territorio y, por tanto, al no haber uso de la marca FRIGIDAIRE en la Unión Europea, procede su cancelación para tales productos.
Como se puede apreciar, los casos tratados en las sentencias citadas son un tanto peculiares y son una nueva muestra de que a la hora de aplicarse el Derecho de Marcas toda valoración que se haga deberá realizarse en función de caso concreto y de las singulares circunstancias que concurran en el mismo.
Autor: Jesús Gómez Montero Ex Socio de ELZABURU y Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu
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