Los derechos de marca en los territorios de ultramar y las dependencias de los Estados miembros de la UE

En un aviso informativo del pasado mes de octubre, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) proporcionaba información sobre la cobertura de una designación en el Reino Unido, mediante el Protocolo de Madrid, en relación con los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona Británica.

El tema de la protección concedida a los derechos de marca en los territorios dependientes o de ultramar es una cuestión no exenta de confusión y contradicciones y, para los abogados especializados en el derecho de marcas, supone más de un quebradero de cabeza. De forma generalizada, no existen unas indicaciones claras y concretas que sean seguidas por todos los territorios y se observa, con frecuencia, poca armonización legislativa entre los estados y sus territorios de ultramar. De ahí, que notas informativas como la que es objeto de este comentario, sean especialmente valiosas para los profesionales y los titulares de derechos que acogeríamos también con agrado aclaraciones de países como Francia o Países Bajos.

Sin embargo, tras la lectura de estas declaraciones de la oficina británica, no podemos dejar de traer a colación nuestra experiencia en estas lides acompañada de alguna reflexión.

Cuando la IPO indica que los registros de marca internacional que designan el Reino Unido extienden su cobertura a sus territorios, hay que tener en cuenta que se está refiriendo únicamente a la designación de Reino Unido como Parte Contratante y no a derechos obtenidos en Reino Unido como consecuencia de proteger la Unión Europea por la vía internacional. En este punto las interpretaciones sobre los efectos de los derechos obtenidos por la vía nacional y por la vía comunitaria en los territorios dependientes y de ultramar nos están claras ni son unánimes.

Para ilustrarlo, ponemos el ejemplo Gibraltar, territorio considerado de ultramar, a pesar de estar situado geográficamente en la Unión Europea.

Si se parte de la literalidad de la normativa marcaria gibraltareña, la protección en Gibraltar se obtiene exclusivamente por extensión de un derecho británico registrado. Es decir, un derecho británico pero no un derecho comunitario registrado. Por deducción, entendemos que tampoco reconocen el derecho obtenido de una designación comunitaria efectuada por el Sistema de Madrid.

A pesar de ser una práctica habitual el registro de marcas en la Oficina de Gibraltar con base en marcas comunitarias, también es verdad que
existe una gran incertidumbre en cuanto a la posibilidad de hacer valer estos derechos, muy especialmente en asuntos de antipiratería (tan importantes en tales territorios) o incluso cuando se pretendan invocar ante los Tribunales.

El hecho es que no existe jurisprudencia clara al respecto ni experiencia suficiente, y que, en función del interés real del cliente por uno u otro territorio, la estrategia de protección debe pasar por el asesoramiento y análisis particulares de la situación concreta. La decisión será distinta si se
cuenta con un interés puramente defensivo que cuando el interés es real o incluso los riesgos, por ejemplo porque existe actividad o se va a iniciar (un
buen ejemplo podría ser la puesta en marcha de un hotel en cualquier isla de ultramar) o se cuenta con un problema grave.

Otro aspecto interesante al que se refiere el aviso es el relativo a la capacidad para ostentar derechos internacionales por titulares o cesionarios y su vínculo con el Sistema de Madrid. Este punto es conflictivo, y aunque infrecuente, plantea muchas dudas en la práctica.  Parece claro que resulta imprescindible justificar que se cuenta con vínculo suficiente con el Reino Unido, en los casos en los que los titulares o cesionarios cuenten con nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en algunos territorios de Ultramar (por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas o Jersey).

Para terminar, es necesario puntualizar que esta información, recientemente divulgada por la OMPI, no tiene carácter vinculante. Tampoco tiene
carácter vinculante la información que la OAMI tiene publicada sobre la materia en relación con el alcance de la protección de los derechos comunitarios. A pesar de los esfuerzos en pos de una mayor armonización en las normativas de marca de los países europeos, nos encontramos aún con nichos e incertidumbres cuando llegamos a la protección de los derechos de marca en los territorios de
ultramar o dependientes de los Estados miembros, y en la práctica, al menos  por el momento, parece necesario contar con esta particularidad.Autora: Cristina Arroyo