Hoy, como cada 8 de junio, se celebra el Día Mundial contra las Falsificaciones, fecha idónea para hablar sobre el perjuicio que causa esta lacra.

En España existe la tendencia a pensar que las falsificaciones siempre están asociadas a productos de lujo de grandes empresas mundiales, pero la realidad es bien distinta. La comercialización de productos falsificados supone un grave riesgo socioeconómico a nivel mundial. Tal y como se puede comprobar en el último informe publicado por la EUIPO y la OCDE en enero del presente año, denominado “Riesgos del comercio ilícito de falsificaciones para las pequeñas y medianas empresas”, las PYMES cuya propiedad intelectual se vulnera tienen un 34% menos de posibilidades de sobrevivir al cabo de 5 años.

La falsificación de productos amenaza a un gran número de industrias. Podemos encontrar falsificaciones en productos de consumo corrientes, tales como prendas de vestir, o en artículos de lujo. Además del daño económico, en muchas ocasiones las falsificaciones suponen un grave riesgo para la salud de los consumidores, como ocurre con los medicamentos falsificados, alimentos, cosméticos, etc., ya que, mientras que los proveedores legítimos son sometidos a una estricta normativa que garantice que sus productos no causan daño a los consumidores, los falsificadores no cumplen estas normas.

Según el Código Alimentario Español, tendrá consideración de falsificado todo alimento en el que se haga concurrir alguna de las siguientes circunstancias: a) Que haya sido preparado o rotulado para simular otro conocido; b) que su composición real no corresponda a la declarada y comercialmente anunciada; y c) cualquier otra capaz de inducir a error al consumidor.

Entre los productos alimenticios falsificados más incautados en los últimos años se encuentran el aceite de oliva, del que se han intervenido más de 60.000 litros, y el vino. En 2021, los Mossos d´Esquadra intervinieron 750.000 botellas de vino y 3,2 millones de distintivos de garantía falsos.

Otros productos falsificados y que son muy peligrosos para la salud y la seguridad de las personas son las piezas y recambios de vehículos, el tabaco -el pasado año se desmantelaron 11 fábricas ilegales- y las mascarillas, entre 2020 y 2021, en plena pandemia, el 60% de las mascarillas compradas eran falsificadas.

UN CASO RECIENTE

Hace unos días salió a la luz la macrooperación liderada por la Policía Nacional de distintos países europeos, junto con la colaboración de organismos como la EUIPO y la EUROPOL, en la que se intervinieron alrededor de 2 millones de productos falsificados y se detuvo a más de 370 personas.

Los más de 3.900 registros realizados tuvieron lugar en 17 países y han permitido sacar del mercado productos que afectaban a 258 marcas y que tenían un valor de 85,8 millones de euros. Durante las intervenciones se pudo comprobar que la mayoría de los productos incautados procedían de China, Hong Kong, Turquía y Vietnam.

Alberto Gallo, asociado junior en ELZABURU

El 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la UE la Recomendación (UE) 2023/1018 sobre cómo combatir la piratería en línea a escala comercial de los contenidos deportivos y otros eventos en directo, como conciertos y representaciones teatrales.

Esta Recomendación anima a los Estados miembros, las autoridades nacionales, los titulares de derechos y los proveedores de servicios intermediarios a adoptar medidas eficaces, equilibradas y apropiadas para luchar contra las retransmisiones no autorizadas de este tipo de eventos. Al intensificar la lucha contra la piratería en línea, la Recomendación contribuirá a reforzar la competitividad de las industrias creativas y del deporte de la UE.

La Recomendación se centra en tres ámbitos principales:

– Tratamiento rápido de las notificaciones relacionadas con acontecimientos en directo: subraya la importancia de que los proveedores de servicios de alojamiento tomen medidas urgentes para minimizar los daños causados por la retransmisión ilegal.

– Medidas cautelares dinámicas: la Recomendación fomenta el uso de medidas cautelares de bloqueo adaptadas a los acontecimientos en directo y, en el caso de los acontecimientos deportivos en directo, anima a los Estados miembros a conceder legitimación a los organizadores de acontecimientos deportivos para solicitar una medida cautelar cuando actualmente no sea posible.

– Ofertas comerciales y sensibilización: recomienda a los organizadores y difusores de acontecimientos deportivos y en directo que aumenten la disponibilidad, asequibilidad y atractivo de sus ofertas comerciales para los usuarios finales en toda la Unión. Pide a los Estados miembros que sensibilicen a los usuarios sobre las ofertas legales para disfrutar de este tipo de contenidos entre los consumidores y sensibilicen a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre el problema de la piratería.

Asimismo, refuerza la cooperación entre las autoridades nacionales competentes y entre los titulares de derechos y los intermediarios para abordar mejor el fenómeno de las retransmisiones no autorizadas de acontecimientos en directo. La cooperación transfronteriza entre los Estados miembros es importante dada la naturaleza de la piratería, que traspasa las fronteras.

Por último, la Recomendación establece un sólido sistema de seguimiento para evaluar sus efectos en la lucha contra la piratería y estudiar nuevas medidas en caso necesario, con el apoyo del Observatorio de la EUIPO.

Dado que la aplicación de la Ley de Servicios Digitales impulsará la lucha más amplia contra los contenidos ilegales en las plataformas en línea, la Comisión evaluará los efectos de la Recomendación antes del 17 de noviembre de 2025 (fecha límite en la que la Comisión evaluará la forma en que la Ley de Servicios Digitales interactúa con otros actos jurídicos, incluida la legislación sobre derechos de autor).

Dr. Juan José Caselles, Jefe del Dpto. de Antipiratería de Elzaburu

Antecedentes

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH es titular de dos marcas internacionales, «Franziskaner» (nº G807592) y «Franziskaner Weissbier» (nº G1241072), ambas licenciadas a Budweiser Investment (China) Co. Ltd. (en lo sucesivo, “Budweiser”) para su uso y mantenimiento en China.

El 7 de marzo de 2019, Budweiser presentó una demanda por infracción de marca, argumentando que Guangzhou Keyuan Import & Export Co. Ltd. había infringido sus derechos de marca por importar sin su permiso un lote de cerveza idéntico a las dos marcas internacionales mencionadas. El demandado alegó que la cerveza importada era una “importación paralela legal”, ya que fue producida en Europa por el titular de la marca (SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH) y exportada por su empresa afiliada, por lo que no constituía un acto de infracción de los derechos de la marca en cuestión.

El Tribunal Popular del Distrito de Yuexiu falló a favor del demandante en primera instancia, exigiendo al demandado que destruyera los productos infractores e indemnizara al demandante por sus pérdidas. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y consideró que los productos del demandado constituían una importación paralela legítima.

La decisión

El Tribunal de segunda instancia aclaró, en primer lugar, la definición de «importación paralela de marcas» como «el comercio transfronterizo de productos elaborados o vendidos en el extranjero por el titular de la marca y con la marca legalmente adherida, que se importan a un tercer país o se venden a través de la aduana sin el consentimiento del titular de la marca o de su licenciatario». En términos generales, la importación paralela de una marca se identifica por los siguientes cinco elementos constitutivos.

1. El titular del derecho tiene autoridad legal sobre la marca tanto en el país exportador como en el importador;
2. Los productos importados son fabricados y lanzados al mercado extranjero por el propio titular de la marca o con su consentimiento;
3. Los derechos de marca en los países exportadores e importadores recaen sustancialmente en la misma persona o entidad;
4. Los productos se importan en el territorio objetivo sin el consentimiento del titular de la marca en el país importador; y
5. La importación no infringe los procedimientos legales de control aduanero del país importador.

En este caso, el tribunal consideró que las mercancías de cerveza en cuestión fueron producidas y comercializadas en Alemania por SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH, y vendidas y exportadas por INBEV BELGIUM S.A. a OKUNI TRADING BUANGKOK CRESCENT, importador y distribuidor autorizado de la cerveza «Franziskaner» en Singapur. Posteriormente, STARBEV PTE LTD revendió la citada mercancía adquirida a OKUNI TRADING a la demandada, y OKUNI organizó el envío desde Singapur a China directamente de acuerdo con el contrato de venta entre OKUNI y STARBEV y entre STARBEV y la demandada. Las pruebas disponibles demostraron que el fabricante de las mercancías, el vendedor y el expedidor en Europa, el licenciante que autorizó la importación y la venta en Singapur, y el demandante en el caso eran todas sociedades pertenecientes directa o indirectamente, al grupo  de ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA.

Por lo tanto, el tribunal consideró que las mercancías importadas en paralelo eran auténticas.

En segundo lugar, dado que la Ley de Marcas de la República Popular China no prohíbe explícitamente las importaciones paralelas de marcas, el tribunal debe basar su juicio en la finalidad legislativa y en los principios de la ley de marcas en cada caso, es decir, salvaguardar la función de las marcas y proteger los intereses de los consumidores.

La función principal de una marca es distinguir el origen de los productos. En este caso, la marca utilizada en las mercancías presuntamente infractoras era  propiedad del mismo titular de derechos tanto en el país de origen (Alemania) como en el país de importación final (China). Por lo tanto, para el público de referencia en el mercado chino, la marca supuestamente infractora no rompía la relación única entre el titular de la marca y los productos importados en paralelo, lo que no provocaría un riesgo de confusión.

Además, tanto las mercancías importadas en paralelo como las autorizadas para su venta en el mercado chino estaban bajo el control del mismo sistema de calidad que los productos del titular del derecho y habían sido comercializadas por este de acuerdo con las normas del mercado, de modo que puede aplicarse la garantía de calidad inherente a la marca.

A la vista de lo anterior, el tribunal dictaminó que la marca china en cuestión no había sido vulnerada, dado que los productos importados en paralelo no menoscababan las funciones de la marca china ni provocaban un riesgo de identificación errónea de la procedencia de los productos por parte del público consumidor.

Observaciones

En esta sentencia, el tribunal adoptó un enfoque neutral respecto a las importaciones paralelas de marcas, sosteniendo que la legalidad de una importación paralela debe juzgarse individualmente a la luz de las circunstancias del caso concreto. Si los derechos de marca utilizados en las mercancías importadas en paralelo recaen sustancialmente en la misma persona que los derechos de marca en el país importador, y la función de la marca china no se ve afectada, no hay razón para prohibir la importación paralela.

Autora: Dan Liu

España ha sido eliminada, por primera vez desde 2017, de la lista negra «Notorious Markets List 2020» que elabora anualmente la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) y que destaca los mercados online y físicos que supuestamente realizan o facilitan una importante falsificación de marcas y piratería de derechos de autor.

Después de tres años consecutivos de incluir el mercado de «La Jonquera» en Gerona por vender productos falsificados, España ya no aparece en la lista negra de falsificaciones. Sin embargo, las autoridades estadounidenses subrayan que las actividades se han reducido en muchos mercados físicos debido a la falta de turismo y a otras circunstancias provocadas por la pandemia, por lo que seguirá vigilándolos y podría volver a evaluarlos en caso de que reaparezcan las actividades infractoras.

En el anterior informe de 2019, el Gobierno de Estados Unidos pidió a España que se comprometiera a adoptar un enfoque integral para abordar la situación en la zona de Els Límits, en el municipio gerundense de La Jonquera, donde ciudadanos de otros países acudían escandalosamente a comprar productos falsificados.

Gracias al trabajo conjunto de los diferentes agentes implicados en la lucha contra la venta y distribución de productos falsificados en España (Agencia de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y, especialmente, la Guardia Civil), España ha salido de esta vergonzosa lista. ¡Enhorabuena a todos ellos por su constante esfuerzo en la lucha contra las falsificaciones!

La retirada de España de la lista negra de falsificaciones evitará que los intereses comerciales de España con Estados Unidos se vean afectados.

Acceda al Informe 2020 de los Mercados Notorios por Falsificación y Piratería [en inglés]

Autor: Juan José Caselles

Finalmente ayer, 15 de diciembre, la Comisión Europea publicó la anunciada propuesta de Digital Services Act, así como la propuesta de mercados digitales (acceso al artículo relacionado).

Estas nuevas normas:

1. protegen mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales online;
2. establecen una poderosa transparencia y un claro marco de responsabilidad para las plataformas online; y
3. fomentan la innovación, el crecimiento y la competitividad dentro del mercado único.

La norma sobre servicios digitales, de acuerdo con la nota de prensa publicada, introducirá una serie de nuevas obligaciones armonizadas a escala de la UE aplicables a los servicios digitales, cuidadosamente graduadas en función del tamaño y el impacto de dichos servicios, tales como:

• normas sobre la retirada de bienes, servicios o contenidos ilícitos en línea;
• salvaguardas para los usuarios cuyos contenidos hayan sido suprimidos erróneamente por las plataformas;
• nuevas obligaciones para que las plataformas adopten medidas basadas en los riesgos para evitar el abuso de sus sistemas;
• medidas de transparencia de amplio alcance, incluidas las relativas a la publicidad en línea y a los algoritmos utilizados para recomendar contenidos a los usuarios;
• nuevos poderes de control del funcionamiento de las plataformas, por ejemplo, facilitando el acceso de los investigadores a los datos clave de aquellas;
• nuevas normas sobre trazabilidad de las empresas en los mercados en línea, para ayudar a localizar a los vendedores de bienes o servicios ilegales;
• un proceso de cooperación innovador entre las autoridades públicas para garantizar la aplicación efectiva en todo el mercado único.

Las plataformas que lleguen a más del 10 % de la población de la UE (45 millones de usuarios) se considerarán de carácter sistémico y estarán sujetas no solo a obligaciones específicas de control de sus propios riesgos sino también a una nueva estructura de supervisión. Este nuevo marco de rendición de cuentas estará integrado por un consejo de coordinadores nacionales de servicios digitales, con facultades especiales de la Comisión en materia de supervisión de plataformas muy grandes, incluida la facultad de sancionarlas directamente.

El Parlamento Europeo y los Estados miembros discutirán ahora estas propuestas de la Comisión según el procedimiento legislativo ordinario. Una vez se adopten estas normas, resultarán de obligado cumplimiento en toda la UE. Habrá que estar atentos a las modificaciones que se puedan realizar  durante su tramitación parlamentaria. En cualquier caso, el intento de poner cierto orden en el mundo digital no puede ser más acertado.

Autor: Juan José Caselles

Las plataformas en línea (como los motores de búsqueda, medios de comunicación social y plataformas de comercio electrónico) están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las normas actuales de la UE para los servicios digitales han permanecido en gran medida inalteradas desde la adopción de la Directiva de Comercio Electrónico en el año 2000, existiendo grandes discrepancias en la forma en que esa Directiva ha sido implementada en toda la UE.

La Comisión anunció la revisión de las normas del mercado interno para los servicios digitales en su comunicación de 2019 «Shaping Europe’s digital future«. Se han llevado a cabo dos consultas públicas, que finalizaron el pasado 8 de septiembre de 2020, con la siguiente estructura:

1. Evaluación de la Directiva de Comercio Electrónico y aclaración de las reglas de responsabilidad en los servicios digitales, y
2. Posible introducción de un instrumento regulatorio ex-ante para controlar las prácticas de las plataformas dominantes con importantes efectos sobre la red y que actúan como «guardianes o porteros (gatekeepers)».

En octubre de 2020 se ha presentado el estudio de evaluación del valor añadido de la Digital Service Act para la UE y aprobado una Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 sobre la Ley de Servicios Digitales y las cuestiones planteadas sobre derechos fundamentales.

El inminente siguiente paso será la publicación de Digital Service Act, que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre de 2020. Habrá que estar atentos a su texto definitivo, en especial sobre la posible creación de autoridades nacionales que puedan intervenir contra contenidos ilícitos. Lo que sí parece claro es que la libertad de expresión no podrá ser usada para vender online productos con marcas falsificadas.

Autor: Juan José Caselles

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han publicado un informe sobre productos farmacéuticos falsificados en todo el mundo.

Dicho informe se basa en el análisis realizado en 2019 -en el que se constató que las importaciones de productos falsificados y piratas ascendieron a 509.000 millones de dólares en 2016, es decir, alrededor del 3,3% del comercio mundial- pero se centra en el sector farmacéutico.

En 2016, el comercio internacional de productos farmacéuticos falsificados alcanzó los 4.400 millones de dólares, lo que representa el 0,84% del comercio mundial de productos farmacéuticos.

La falsificación de medicamentos implica no sólo posibles daños económicos para este sector, sino también importantes amenazas para la salud, ya que los medicamentos falsificados no suelen estar debidamente formulados y pueden contener ingredientes peligrosos.

Este informe, que comprende el período de 2014 a 2016, demuestra que las falsificaciones incautadas incluían medicamentos para enfermedades graves, entre ellas la malaria, el VIH/SIDA y el cáncer. También incluyeron antibióticos, tratamientos relacionados con el estilo de vida, analgésicos, tratamientos para la diabetes y medicamentos para el sistema nervioso central.

La India sigue siendo la principal economía de procedencia de los productos farmacéuticos falsificados, ya que es el origen del 53% del valor total incautado de productos farmacéuticos y medicamentos falsificados en todo el mundo en 2016. Junto a la India se encuentran China (30%) y los Emiratos Árabes (4%).

Entre los países más afectados por el comercio de productos farmacéuticos falsificados se encuentran los Estados unidos, Reino Unido, Francia, Austria, Alemania y Suiza. En el caso concreto de los productos farmacéuticos falsificados enviados a la Unión Europea, la India sigue siendo la principal economía de procedencia, siendo el origen del 47% del valor total de los productos farmacéuticos y medicamentos falsificados incautados por las autoridades aduaneras de la UE, seguido por China, con un 37%.

En cuanto a los medios de transporte, en el período entre 2014 y 2016, el correo, los servicios postales y los servicios urgentes fueron los principales medios de transporte de los productos farmacéuticos y los medicamentos falsificados exportados a las economías de la UE, tanto en términos de valor como de volumen.

Entre los factores que motivan la comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos falsificados se encuentran la rentabilidad, en algunos casos el margen de beneficio se encuentra en 7.900%; el bajo riesgo de detección, debido a la dificultad de los funcionarios de aduanas de acceder a pruebas de campo sencillas que les ayuden a clasificar los productos sospechosos; el bajo riesgo de enjuiciamiento, ya que la mayoría de las falsificaciones sólo se detectan cuando llegan a los minoristas o a los pacientes y con frecuencia es difícil seguir su rastro a través de las complejas cadenas de suministro, o probar dónde se produjo la actividad delictiva; y las penas débiles, la media de años de prisión a nivel mundial por falsificación de marca es de 6 años.

Sobre el impacto de las medicinas falsificadas, el informe revela las graves consecuencias que puede producir el consumo de medicamentos falsificados.

Una de las fuentes consultadas, la Organización Mundial de la Salud indicó que los medicamentos contra la malaria falsificados y de baja calidad pueden estar detrás de la muerte de 116.000 personas en el África subsahariana.

Los medicamentos falsificados no solo afectan a los individuos a nivel particular, sino que también afectan de una forma directa a los productores legítimos de medicamentos, los cuales sufren consecuencias tales como pérdida de ingresos, el daño producido a su propia marca y el aumento de los costes en medidas de seguridad.

De cara a combatir los fármacos falsificados, los gobiernos y la industria han trabajado mano a mano para combatir los productos farmacéuticos de calidad inferior y falsificados. Cabe destacar, a modo de ejemplo, que en 2016 se puso en marcha la Convención MEDICRIME, la cual fue elaborada por el Consejo de Europa y que proporciona a los países un marco jurídico modelo para hacer frente a los medicamentos falsificados y a otros tipos de delitos farmacéuticos que amenazan la salud pública.

Este tratado hace un llamamiento a la colaboración multilateral entre naciones, disciplinas y sectores, y sienta las bases para la cooperación con y entre organismos internacionales como INTERPOL, Europol, ONUDD, la Organización Mundial de Aduanas y la OMS, a fin de poner fin a esta amenaza internacional para la salud pública.

En definitiva, la lucha contra la falsificación de medicamentos es siempre una imperiosa, permanente e ineludible necesidad de la sociedad en su conjunto. La actual crisis mundial por el COVID-19 va a dejar una lamentable constancia de los graves perjuicios que causa la comercialización de productos farmacéuticos falsificados y de la urgencia en acabar con este tipo de prácticas a nivel global

Autor: Alberto Gallo