Hay reformas procesales que constituyen simples remiendos para corregir deficiencias del sistema o que vienen a colmar lagunas que la praxis ha puesto de manifiesto. Otras, en cambio, son de tal calado que transforman para siempre la faz de los pleitos o de la organización judicial. Como si de un regalo de Reyes se tratase, un 7 de enero de hace 25 años, el legislador nos obsequiaba con una Ley que ha supuesto un antes y un después en la historia del Derecho procesal español.
La Ley 1/2000, en efecto, apostó por un modelo de proceso civil de perfil antagónico al que regía en España desde … ¡1881! Era tal el giro que la ley proponía en los modos y maneras de la Justicia Civil y en los hábitos de los profesionales que operaban en torno a ella (Jueces, abogados, procuradores, secretarios judiciales), que fue necesaria una vacatio de un año hasta su entrada en vigor. Nuestro equipo de Litigios de entonces, con Enrique Armijo y Carlos Morán entre ellos, fue testigo del impacto que representó la publicación de esta Ley y de los esfuerzos de unos y otros por familiarizarse con su articulado y por solventar las dudas e incógnitas que suscitaba.
Todos cuantos velaban en aquella época por la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual, superadas las iniciales resistencias ante un cambio de paradigma, aplaudieron sin reservas el nuevo sistema. Y es que la ley apostaba por un modelo de proceso de corte anglosajón basado en principios (oralidad, inmediación, concentración) que casaban muy bien con las exigencias de los pleitos en materia de patentes, marcas o derechos de autor. “Fue un año de ansiedades, ilusiones, temores y esperanzas ante la irrupción en el foro del nuevo juicio ordinario”, nos recuerda Enrique Armijo.
No se puede olvidar que la Ley afectó a todas las esferas de las reclamaciones en propiedad industrial e intelectual: la introducción de un proceso general de diligencias preliminares, la regulación explicita de las medidas cautelares con y sin audiencia, la ordenación de la prueba pericial. Y una tramitación procesal particularmente excitante. “¡Cuántos desvelos por enfrentarnos a los retos de la oralidad en la audiencia previa y el juicio!”, confiesa Carlos Morán.
Pese a que la Ley se presentaba como la modernización definitiva del proceso civil español y gozaba de un indiscutible perfeccionismo técnico, el tiempo ha pasado y las reformas han seguido su curso. Basta decir que en estos 25 años la Ley 1/2000 ha sido modificada en no menos de 50 ocasiones. La última tan reciente como que se produjo con la entrada del año y en periodo de vacación judicial, a traición: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Pero esto es ya es otra historia. Rindamos, por el momento, un nostálgico tributo a la Ley 1/2000.
Enrique Armijo (Socio del área legal de Elzaburu) y Carlos Morán (Socio del área legal de Elzaburu)
Después de repasar los logros y la evolución del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, en esta cuarta y última entrega con motivo de su 20º aniversario, reflexionaremos sobre los retos que enfrente este órgano judicial en el contexto actual.
Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el tribunal de Alicante se encuentra en una posición clave para asumir un papel aún más relevante en la litigiosidad internacional. Analizaremos las oportunidades y desafíos que trae consigo el Brexit y cómo el juzgado puede reforzar su protagonismo en el futuro.
Quién podía imaginar que la salida del Reino Unido de la Unión Europea podía tener como efecto secundario un reforzamiento del protagonismo del tribunal español en la litigiosidad internacional en materia de marcas. Pero así es, o podría ser, si se consideran ciertos factores clave en este contexto.
El punto de partida es que el Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea de Alicante, por radicar en esta ciudad la sede de la EUIPO, posee la competencia residual para conocer de las acciones por infracción que se interpongan entre sujetos que carecen de domicilio en Europa.
Esta competencia convierte a Alicante en un foro potencialmente central para la resolución de disputas internacionales en materia de propiedad industrial, especialmente en el entorno post-Brexit.
El Reino Unido, siendo uno de los principales países en número de solicitudes de registro de marcas de la Unión, y un actor relevante en el comercio internacional, se enfrenta ahora a un cambio significativo en su participación en el sistema de marcas de la UE.
Con su salida de la Unión, las acciones legales que los titulares británicos interpongan contra empresas radicadas fuera de la UE, así como las que estas últimas presenten contra compañías británicas, podrían empezar a migrar hacia Alicante.
Claro está que ese protagonismo no es automático y hay que ganárselo. El concepto más o menos elástico de domicilio en Europa que está acuñando el Tribunal de Justicia podría alentar o no la huida de la litigiosidad hacia otras jurisdicciones. Pero esto no sería así si el tribunal español se erigiese como un referente europeo en la materia.
Al contrario, además de este foro residual hay ciertas posibilidades de forum shopping en marcas de la Unión que podrían originar una vis atractiva hacia España de los litigios.
En este sentido, el joven tribunal de Alicante tiene ante sí un reto y una oportunidad histórica para reafirmar su posición en el panorama judicial europeo.
Hay que decir, por empezar por lo más circunstancial, que está en construcción en Alicante una nueva Ciudad de la Justicia. Teniendo en cuenta la dimensión internacional de los pleitos es lícito reivindicar que en el nuevo edificio que se inaugure (¿en 2025?) el Juzgado de marcas y diseños de la Unión Europea (la sala común de vistas que pudieran tener los tres juzgados existentes) debe ofrecer la mejor imagen posible de nuestro país.
Pero no basta con un entorno emblemático en la puesta en escena del Tribunal. Es necesario también reforzar la unificación de doctrina de los tres juzgados, bajo el paraguas siempre de la Sección octava de la Audiencia Provincial, por medio de fórmulas como la ya apuntada de una cierta actuación colegiada. No caben prejuicios procesales cuando está en juego el prestigio de las instituciones españolas ante el mundo.
Mientras esto llega, forzoso será acabar esta serie conmemorativa como fue iniciada: con una calurosa felicitación al tribunal por sus veinte años cumplidos. Si para la canción veinte años no es nada, para el Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea han sido años de construcción, especialización y consolidación.
Como abogados, no podemos más que expresar nuestro agradecimiento por su labor, esperando que siga siendo un pilar en la defensa de los derechos de propiedad industrial en Europa.
Carlos Morán, Socio del Área de Litigios de ELZABURU
Con motivo del 20 aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE,
la pasada semana analizábamos la evolución de este órgano jurisdiccional. Para continuar esta serie conmemorativa, esta semana profundizaremos en los logros alcanzados gracias a su especialización.
A lo largo de estos años, la jurisdicción alicantina ha construido una doctrina judicial sólida que ha influido en la jurisprudencia europea. En este artículo exploraremos cómo la especialización ha permitido al tribunal abordar con éxito casos complejos y consolidarse como un referente en la materia.
Después de veinte años es evidente que el sueño de la especialización judicial en marcas y diseños de la Unión Europea es una realidad palpable. La construcción de una doctrina jurisprudencial por parte del tribunal español ha sido pareja, todo hay que decirlo, a la prolija actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una veintena de pronunciamientos al año, principalmente en materia de marcas.
Pero también en esto ha tenido parte de ‘culpa’ nuestro tribunal. De las 27 cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles 6 proceden de Alicante. Y algunas, como la Sentencia Cynologique, que puso fin a la inmunidad registral, han marcado nuevos rumbos para la litigiosidad.
Esta especialización a la que nos referimos se manifiesta en la naturalidad con que el tribunal español adopta hoy decisiones que en su momento eran casi una quimera: medidas cautelares frente a infracciones en la red, que suponen el bloqueo de páginas web; imbricación de los principios de buena fe o de abuso de derecho, o los actos propios en las acciones de infracción o de nulidad; la concesión de indemnizaciones que, sin convertirse en punitivas, suponen al menos una satisfacción real para el demandante, por poner unos ejemplos.
No es de extrañar que la litigiosidad ante este tribunal se mantenga en niveles elevados. Según las estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) cerca de un centenar de asuntos fueron iniciados en 2023 ante los Juzgados de Alicante en materia de marcas comunitarias.
A pesar de sus logros, nuevos retos han surgido para este tribunal que, a pesar de sus años de experiencia, parece estar constantemente a prueba. La capacidad de adaptarse y evolucionar ante estos desafíos será crucial para mantener su estatus como referente en la protección de los derechos de propiedad industrial en Europa.
Los nuevos retos del tribunal los trataremos en nuestra próxima edición.
María Cadarso, Asociada del Área de Litigios de ELZABURU
A raíz del reciente aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE, en nuestra primera entrega exploramos cómo se concretó la apuesta por Alicante como sede de este órgano jurisdiccional.
En esta segunda entrega, analizaremos las múltiples transformaciones que ha experimentado el Juzgado en sus 20 años de existencia. Cómo ha evolucionado tanto en su estructura como en su jurisdicción y cómo ha llegado a consolidarse como un referente en la protección de derechos de propiedad industrial en Europa.
En estos veinte años, el Juzgado alicantino especializado en marcas y diseños ha experimentado una evolución incesante, manifestada en tres planos fundamentales.
En primer lugar, ha cambiado de nombre en varias ocasiones. Inicialmente conocido como Tribunal de Marcas Comunitarias, pasó a llamarse Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, y más recientemente se ha comenzado a utilizar la expresión Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea.
Estos no son simples cambios estéticos; el último nombre sugiere una actuación colegiada de los juzgados con competencias en la materia, similar al Tribunal de Primera Instancia de Patentes de Barcelona.
Otra vertiente evolutiva significativa es la expansión del órgano jurisdiccional. Si en un principio solo el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante conocía de los pleitos en marcas y diseños de la Unión Europea, pronto se sumó a estas funciones el Mercantil número 2, y más recientemente, el Mercantil 4, de nueva creación, también en Alicante. Solo el Juzgado número 3, ubicado en Elche, ha quedado fuera de esta jurisdicción especializada.
Esta proliferación de juzgados podría requerir una cierta actuación colegiada o coordinada para evitar la falta de homogeneidad, tanto procesal como sustantiva, a pesar de lo inusual que esto pueda parecer en la organización judicial en primera instancia.
El ámbito jurisdiccional ha sido el tercer plano en el que el Juzgado ha mostrado una notable evolución. Desde sus inicios, uno de los debates más relevantes en la praxis de los pleitos ha sido el alcance de la competencia del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea. Originalmente limitado a las acciones por violación de marcas o diseños de la Unión Europea, este enfoque restrictivo fue pronto sustituido por la aplicación del principio procesal de vis atractiva. Esto permitió al Juzgado admitir acciones de nulidad de denominaciones sociales, infracción de marcas nacionales acumuladas a otras de la Unión Europea, y acciones en materia de derechos de autor vinculadas a marcas de la Unión.
Esta interpretación fue posteriormente respaldada por el legislador, convirtiendo en criterios normativos lo que inicialmente eran criterios jurisprudenciales. Un ejemplo de ello es la reciente Ley Orgánica 7/2022, que reformó el artículo 86 quinquies de la LOPJ. Este desarrollo ha permitido al tribunal concentrarse en lo verdaderamente esencial: la construcción de una sólida doctrina judicial.
En nuestra siguiente entrega profundizaremos en los logros alcanzados gracias a esta especialización.
Ana Sanz, Socia-Asociada del Área de Litigios de ELZABURU
Este 1 de septiembre se cumplen 20 años desde la puesta en marcha del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, con sede en Alicante.
Desde ELZABURU, vivimos muy de cerca la puesta en marcha de este órgano jurisdiccional, donde actuamos desde el primer minuto. Por ello, celebraremos su Aniversario durante todo el mes de septiembre con una serie de artículos que nos permitan rememorar su desarrollo, logros y desafíos que enfrenta en la actualidad.
Te invitamos a acompañarnos en este recorrido.
¿Cómo se mide la madurez de un órgano jurisdiccional? ¿Es una simple cuestión de edad? ¿Hay que hacer caso al célebre tango y pensar que veinte años son nada?
Dos décadas han transcurrido desde la puesta en marcha, un 1 de septiembre de 2004, del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea y del Tribunal homónimo en la Audiencia provincial de Alicante. Lo menos que se puede decir es que en ese tiempo el nuevo órgano jurisdiccional no sólo ha crecido (en ámbito y número de asuntos) sino que se ha reproducido (en número de juzgados) y se encuentra hoy en un estado de salud más que razonable (por el prestigio cosechado por sus sentencias).
No todo son luces, ya se entiende. En cualquier trayectoria es imposible evitar alguna que otra sombra. Pero en conjunto, como trataremos de poner de relieve, estamos ante una jurisdicción de nuevo cuño que ha adquirido una notable especialización y que representa para la industria y la empresa una opción nada desdeñable a la hora de litigar.
Buena parte del éxito de esta peculiar jurisdicción se debe a la decisión tomada por las autoridades españolas de entonces de optar por la creación de un único órgano jurisdiccional, con sede en Alicante, para conocer de las acciones derivadas del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria. No era la única posibilidad que el nuevo instrumento brindaba a los Estados, pero la concentración en Alicante de estos pleitos resultaba coherente con el emplazamiento de la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en esa ciudad y constituía una garantía para una más rápida y eficaz especialización.
El pistoletazo de salida no fue otro que la reforma concursal de 2003, con la modificación de los artículos 86 bis cuatri y 82.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 8/2003; pero la meta fue alcanzada con el Real Decreto 1649/2004, de 9 de julio. Esta fue la norma que acordó atribuir al Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante las funciones de Juzgado de Marcas comunitarias y que hizo lo propio respecto a la segunda instancia con la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.
Quienes tomaron en aquella época el testigo de la apuesta por una nueva jurisdicción fueron D. Rafael Fuentes Devesa, quién estaba a cargo del Juzgado de lo Mercantil uno, y D. Enrique García Chamón, presidente de la Sección Octava.
Ambos magistrados, que aún comparten sala, dejaron una huella indeleble en el desarrollo de este órgano judicial.
Sin embargo, la apuesta de este Juzgado no dejaba de ser arriesgada. El sistema de la marca comunitaria (un título de nueva creación con registro único y efectos en toda la Unión Europea) había entrado en vigor con las primeras solicitudes en 1996 y la implicación judicial era clave para sopesar la proyección del nuevo instrumento.
No en vano, el sistema contempla, dependiendo del criterio de competencia que se elija, que un juzgado español extienda su jurisdicción a toda la Unión Europea ya que sus sentencias tienen eficacia en el resto de los países.
Lo cierto es que en poco tiempo el juzgado inspiró tanta confianza que se pudo observar una clara migración de la litigiosidad en marcas hacia Alicante.
Pero todavía era mucho el camino que le quedaba por recorrer… Su evolución posterior lo dejaremos para la siguiente entrega.
Enrique Armijo, Socio del Área de Litigios de ELZABURU
Se acerca la convocatoria anual del Mobile World Congress, la feria más grande de telefonía móvil y tecnología a nivel mundial. Como es habitual, el evento se llevará a cabo en el recinto ferial de la Fira de Barcelona durante 4 días, comenzando el lunes 26 de febrero y concluyendo el jueves 29.
Dado que más de 2,000 empresas líderes en informática, electrónica y telecomunicaciones participan en este congreso, presentando mundialmente nuevos productos de telefonía, aplicaciones móviles e innovaciones de software, el Mobile World Congress se convierte cada año en un escenario propenso a conflictos potenciales entre compañías, principalmente por posibles infracciones de propiedad intelectual e industrial.
Por esta razón, desde hace años, el Tribunal Mercantil de Barcelona, y también el Tribunal de Marca de la UE de Alicante, han implementado un Protocolo de Servicio de Guardia y Actuación Rápida. Este Protocolo tiene el doble propósito de evitar, en la medida de lo posible, la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la demandada y, al mismo tiempo, implementar medidas efectivas para protección de dichos derechos.
En virtud de este Protocolo, los Tribunales se comprometen a resolver el mismo día de su presentación (en 24 horas) la admisión de las solicitudes de escritos preventivos (destinados a evitar la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada). Además, se comprometen a resolver las solicitudes de medidas cautelares en un plazo de 2 días (48 horas), señalando una vista en el plazo de 10 días si se ha presentado un escrito preventivo.
El Protocolo entrará en vigor el próximo 1 de febrero y permanecerá activo a lo largo de todo el mes de febrero hasta el último día del congreso, el 29 de febrero.
El informe de resultados de aplicación del Protocolo publicado los Tribunales de Barcelona y Alicante con respecto al Mobile World Congress 2023 reveló que el número global de asuntos registrados ese año había sido el mejor de los últimos 4 años. Esto demostró una clara recuperación del volumen y número de asuntos registrados en comparación con los años previos a la pandemia, una tendencia progresiva que el informe pronostica continuará para el próximo Mobile World Congress 2024.
Es el momento para que las compañías participantes en el Mobile World Congress se anticipen y tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar la protección de sus derechos, evitando posibles contratiempos durante la feria.
ELZABURU ha desempeñado un papel significativo, participando en alrededor del 25% de los asuntos resueltos por los Tribunales en aplicación del Protocolo del Mobile World Congress en los últimos 6 años. Este año, la firma brindará nuevamente su apoyo a los clientes, implementando medidas tanto para salvaguardar de manera efectiva sus derechos de propiedad industrial e intelectual, como para soslayar cualquier riesgo de posibles acciones inesperadas por parte de terceros que pudieran comprometer su participación normal en el inminente congreso.
María Cadarso, Asociada en ELZABURU
¡Vuelven los retos, riesgos y oportunidades para los exhibidores y para los titulares de patentes, marcas y diseños con ocasión de la celebración a finales de febrero de 2023 del MWC en Barcelona!
Con su proverbial puntualidad, el “Tribunal de lo Mercantil de Barcelona”, en unión a los Juzgados de Marcas y Diseños de la Unión Europea de Alicante, acaban de hacer público su nuevo PROTOCOLO DE SERVICIO DE GUARDIA Y DE ACTUACIÓN RÁPIDA PARA EL MOBILE WORLD CONGRESS 2023.
Se recordará que este Protocolo representa el pistoletazo de salida para que las empresas de telefonía móvil ultimen sus estrategias ante la posibilidad (para unas) o el riesgo (para otras) de que se adopten medidas cautelares tendentes a impedir la exhibición de dispositivos móviles y de otros soportes informáticos y de comunicación (tablets, laptops, wearables, etc) que violen derechos de patentes, marcas o diseños.
La estrategia pasa, según cuál sea la posición de cada cual, por una adecuada utilización de los tres resortes procesales a los que el Protocolo otorgará una atención preferente: las diligencias preliminares (para verificar si están siendo exhibidos los dispositivos infractores), las medidas cautelares con o sin audiencia (para instar el cese de la exhibición) y los escritos preventivos (para soslayar el riesgo de actuaciones sorpresivas por parte de los titulares de derechos).
Según el Informe de Resultados publicado por el Tribunal de lo Mercantil de Barcelona, la edición anterior del MWC en 2022 se saldó con un balance engañoso: 6 escritos preventivos y dos únicas diligencias de comprobación de hechos.
Hay que recordar que esta edición anterior se celebró todavía bajo la influencia de la pandemia y con una afluencia de público esencialmente telemática y no presencial.
Este año próximo, en cambio, todo apunta a que el MWC recuperará su nivel de afluencia masiva (más de 100.000 asistentes, 2.499 expositores) y las “espadas” de la propiedad industrial volverán a estar en lo alto.
Mari Cadarso, Asociada en ELZABURU
El agotamiento del derecho de marcas en los casos de reventa del producto original cuenta, desde ayer, con un pronunciamiento más del Tribunal de Justicia.
La sentencia trae causa de la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal finlandés en el contexto de un litigio entre «SodaStream» y MySoda Oy en relación con una supuesta violación de las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.
SodaStream es una empresa internacional que fabrica y vende aparatos de carbonatación que permiten a los consumidores preparar, a partir del agua del grifo, agua con gas y bebidas gaseosas aromatizadas. En Finlandia, SodaStream comercializa estos aparatos con una botella recargable de dióxido de carbono que vende también por separado. En el etiquetado y en el cuerpo de aluminio de dichas botellas figuran grabadas las marcas SODASTREAM y SODA-CLUB.
MySoda, sociedad domiciliada en Finlandia, comercializa en Finlandia las botellas de dióxido de carbono fabricadas y comercializadas inicialmente por SodaStream, destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones. MySoda, tras haber recibido, a través de distribuidores, las botellas de dióxido de carbono de SodaStream que los consumidores han devuelto vacías, recarga esas botellas, retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y la sustituye por sus propias etiquetas, en las que aparece el logotipo de MySoda, dejando visible la marca de origen grabada en el cuerpo de dichas botellas.
La cuestión prejudicial planteaba si el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones tiene derecho a oponerse a la comercialización ulterior de dichos productos, en ese Estado miembro, por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otra etiqueta, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos.
Por aplicación de la jurisprudencia ya existente, era claro que la venta de una botella de gas recargable por el titular de las marcas que figuran en ella agota los derechos de exclusiva de manera que los competidores pueden proceder al rellenado y al cambio de las botellas vacías. Sin embargo la sustitución de unas etiquetas por otras puede ser sancionable cuando las condiciones en que se comercializa el producto menoscaban los legítimos intereses del titular de la marca.
El Tribunal de Justicia, a la hora de interpretar esa excepción al límite del agotamiento del derecho de marcas, sólo había tomado en cuenta las características propias del mercado de productos farmacéuticos. Con esta sentencia el Tribunal se adentra en un mercado distinto.
La clave para la sentencia es determinar si existe una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre las titulares de las marcas y el revendedor que ha recargado las botellas. Aunque es función del órgano jurisdiccional nacional tal apreciación conforme a las circunstancias del caso, la sentencia no se resiste a facilitar algunos parámetros interpretativos.
Los criterios que aporta la sentencia a este respecto son muy ricos (la mayor o menor claridad de la información que añade la etiqueta, las prácticas del sector, el hecho de que la marca original siga siendo o no visible) pero da la impresión de que no acaba de decantarse del todo por una “condena” en el caso enjuiciado y prefiere dejar al arbitrio del órgano nacional la decisión final al respecto. No sería raro que cada parte interprete a su modo la sentencia y que haya que esperar a la decisión del tribunal finlandés para conocer el desenlace.
Autor: Enrique Armijo Chávarri
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 13 octubre de 2022 en el asunto C 256/21 revela que interponer una demanda por violación de una marca de la Unión Europea tiene sus riesgos. Si la marca es vulnerable en cuanto a su validez, su titular se expone a que el demandado reconvenga de nulidad. Ante este medio de defensa, no cabe pensar en la posibilidad de plegar velas, desistir de la acción judicial y esperar que el pleito termine.
Si el demandado persiste en su interés en que la nulidad de la marca sea declarada en el pleito, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea conserva la competencia para hacerlo aunque el demandante desista de la acción. Así lo declara el Tribunal de Justicia.
La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal alemán en el contexto de un pleito por violación de marca entablado por KP, como titular de la marca denominativa de la Unión “Apfelzügle”, contra TV, propietario de una granja frutícola.
La demandada formuló reconvención de nulidad contra la marca en la medida en que el término «Apfelzügle» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.
En la Vista del juicio la demandante desistió formalmente de su acción por violación, pero la demandada mantuvo la reconvención de nulidad de registros contra la marca.
Teniendo en cuenta que la competencia de un Tribunal de Marcas de la Unión Europea para declarar la nulidad de una marca está reservada al supuesto de una reconvención frente a la acción por infracción, porque la competencia general la tiene atribuida la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”), el tribunal alemán se pregunta si el tribunal de marcas de la Unión Europea sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad incluso después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca.
Con el desistimiento de la acción por violación de marcas de la Unión Europea, cuando hay reconvención de nulidad, no acaba el pleito.
La respuesta del TJUE no era poca cosa: si el Tribunal de Marcas de la Unión Europea deja de ser competente, el demandado tendría que haber emprendido una nueva acción ante la EUIPO para obtener la declaración de nulidad y el demandante se habría marchado del pleito sin menoscabo de su titularidad registral. Es decir, que emprender una acción por infracción no entrañaría el riesgo de perder la marca porque en caso de reconvención de nulidad bastaría con desistir de la acción.
El TJUE, sin embargo, pone freno a esa estrategia. La sentencia recuerda que la declaración de validez de una marca de la Unión Europea es competencia “compartida” de la EUIPO y de los Tribunales de Marcas de la Unión Europea en el supuesto de una la reconvención frente a la acción por infracción. Después de planteada la reconvención, el Tribunal de Marcas de la Unión Europea no sólo conserva su competencia, pese al desistimiento por el demandante de su acción por violación, sino que está de algún modo obligado a pronunciarse sobre la validez.
Aunque bajo el sistema procesal español se podría haber llegado a la misma respuesta por aplicación del principio de la “perpetuatio iurisidictionis”, la sentencia del TJUE sienta una doctrina importante en el contexto específico de las acciones en materia de marcas de la Unión Europea. Y llama la atención sobre ese otro principio, no escrito, de la “prudencia procesal”, que conviene no perder nunca de vista a la hora de emprender acciones judiciales.
Autor: Ana Sanz
El 29 de septiembre de 2013, se creó la Zona Piloto de Libre Comercio (FTZ) de China (Shanghái) en el Área Nueva de Pudong, que abarca 120,72 km 2 . Es una zona de libre comercio regional fundada por el gobierno de China. A finales de 2019, en la FTZ (i) se habían establecido más de 12.000 empresas con inversión extranjera, y (ii) se habían completado más de 2.800 proyectos de inversión en el extranjero, con una inversión que superaba los 90.000 millones de dólares estadounidenses por parte de China.
Recientemente, el 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Popular Principal de la Nueva Área de Pudong de la Municipalidad de Shanghái («Tribunal de Pudong de Shanghái») publicó el documento «Libro blanco sobre los juicios comerciales de empresas extranjeras y con capital extranjero», que recoge información clave sobre los juicios comerciales en los que se han visto envueltas empresas relacionadas con el extranjero y empresas con capital extranjero desde la publicación de las «Opiniones del Comité Central del PCC y del Consejo de Estado sobre el apoyo a la reforma de alto nivel y la apertura de la Nueva Área de Pudong y la construcción de Pudong como un área pionera para la modernización socialista» en julio de 2022.
Desde agosto de 2021 hasta julio de 2022, el Tribunal de Pudong de Shanghái ha admitido 1.301 casos relacionados con empresas relacionadas con el extranjero y con capital extranjero (excluyendo los casos de propiedad intelectual y financieros) y ha resuelto 1.305. El Libro Blanco revela lo siguiente:
Los casos analizados en el Libro Blanco muestran las siguientes tendencias:
Aumentan los litigios comerciales relativos a grupos industriales innovadores, como los nuevos vehículos eléctricos, la energía móvil, los chips semiconductores y la tecnología relacionada con la Inteligencia Artificial
Se presentan distintos tipos de litigios sobre la gestión interna de las empresas: inversiones, validez de los acuerdos de los accionistas o del consejo de administración, fusión, escisión y retirada de empresas, y litigios entre inversores
Los litigios sobre incentivos de capital aumentan considerablemente, planteados sobre la naturaleza jurídica, la comprensión, la aplicación y la determinación del valor de dichos incentivos;
Aumentan los litigios relacionados con los nuevos modelos de negocio en el marco de la economía digital.
La Economía Digital da lugar a la aparición de numerosos modelos de negocio novedosos, como el marketing digital, la publicidad en los nuevos medios de comunicación, la educación y la formación en línea, el encargo de la explotación de cuentas, la promoción del tráfico de clientes a través del comercio electrónico, etc. Dado que no se han establecido normas optimizadas en este ámbito, el Tribunal de Shanghái Pudong enumeró algunas cuestiones clave para la resolución de litigios en este campo: determinar la validez de los nuevos tipos de cláusulas contractuales, como «agente exclusivo», «medio de comunicación exclusivo», «no competencia», «mecanismo de ajuste de la valoración»; convertir el resultado digital en consideración y distinguir el efecto real del tráfico en el mundo virtual, etc.
Junto con el Libro Blanco, se publicaron 7 casos típicos que implicaban cuestiones como la aplicación de leyes extranjeras para determinar la validez de la cláusula de arbitraje, la aplicación de convenios internacionales sobre la asistencia a los tribunales extranjeros para la investigación y la recopilación de pruebas, y la determinación de los atributos legales de las facturas proforma en el comercio transfronterizo, etc., lo que, por un lado, permite al público hacerse una idea de los litigios relacionados con el extranjero aceptados por el Tribunal de Shanghái Pudong, y, por otro, son casos que tienen cierto valor de referencia para futuros litigios similares.
Autor: Dan Liu