[Antecedentes]

En julio de 2012, Dongfang Mingri (Jinjiang) Import & Export Co. («Dongfang Mingri») presentó una solicitud de registro de marca denominativa en caracteres chinos «奔富酒园» (en inglés: BEN FU WINERY, n.º 11157214), que fue concedida en diciembre de 2015, entre otros, designando productos como «vino, brandy» en clase 33. Después del registro, Dongfang Mingri comenzó a utilizar la marca para productos vinícolas en el mercado chino.

Southcorp Brands Pty Limited (una filial de Treasury Wine Estates, «Southcorp») presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca impugnada «奔富酒园» en marzo de 2016, basándose en que la marca impugnada era similar a un signo («奔富» (pronunciado como: BEN FU)) que ya había sido utilizado por algunos distribuidores de Southcorp y que gozaba de una influencia sustancial, además de que el titular de la marca impugnada había registrado un gran número de marcas que eran reproducción, imitación o traducción de marcas conocidas de terceros, lo que era contrario al principio de buena fe.

La Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas decidió invalidar el registro de la marca impugnada, estableciendo que había una intención obvia de aprovechamiento injusto de la reputación de marcas renombradas, competencia desleal y búsqueda de beneficios ilegales, violando el principio de buena fe, perturbando el buen orden de la gestión del registro de marcas y la competencia leal y ordenada del mercado. Se consideró que las actividades de Dongfang Mingri constituyeron «Adquisición de registro por otros medios indebidos«, como queda establecido en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (igual en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019).

El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín rechazó la apelación de Dongfang Mingri, que fue devuelta por el Tribunal Superior de Pekín.

El caso pasa finalmente al Tribunal Supremo de la R.P.C.

[Decisión]

El Tribunal Supremo, en primer lugar, resumió la cuestión clave del caso, que consistía en determinar si la marca impugnada «奔富酒园» fue registrada por otros medios indebidos como los prohibidos en el Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014.

Al principio, el Tribunal confirmó que el elemento más relevante de la marca impugnada son los dos primeros caracteres chinos «奔富 (BEN FU)», la combinación de los dos caracteres chinos restantes «酒园» significa bodega, que sólo puede tratarse como una descripción común en el área industrial pertinente.

Southcorp aportó pruebas suficientes para respaldar su argumento de que el signo «奔富» fue utilizado por primera vez por algunos distribuidores de Southcorp en la década de 1990 para referirse a la marca de vino «Penfolds», un producto de Southcorp. Y, desde la perspectiva del público pertinente, desde mucho antes de la presentación de la solicitud de marca impugnada, los caracteres chinos «奔富 (BEN FU)» se han considerado una transliteración de «Penfolds» y, por tanto, crearon un sólido vínculo con él.

Antes del caso que nos ocupa, había habido muchos conflictos de infracción de marcas y competencia desleal entre Southcorp y Dongfang Mingri. En sentencias anteriores se afirmaba que Dongfang Mingri y sus filiales habían engañado intencionadamente al público utilizando los artículos de presentación del producto vinícola «Penfolds» en los medios de comunicación, lo que constituía competencia desleal, así como una infracción de la marca registrada «PENFOLDS».

En relación con el análisis anterior, el Tribunal concluyó que, al presentar la solicitud de registro de la marca impugnada «奔富酒园», Dongfang Mingri tiene la intención de aferrarse a la reputación del fabricante de vinos «Penfolds» y de obtener una ventaja desleal de éste.

Además, el Tribunal consideró que el hecho de que Dongfang Mingri y sus filiales hayan registrado un gran número (más de 250) de marcas copiadas a otras marcas reputadas, como «宾利 (BIN LI, transliteración de BENTLEY)», designando productos y servicios en las clases 33 y 35, es demasiado sobre lo necesario para un negocio normal.

[Comentarios]

Desde la presentación de la solicitud de nulidad del registro de la marca hasta la obtención de la sentencia de nulidad, este caso ha llegado a su fin después de seis años.

En el procedimiento de apelación ante el Tribunal Superior de Pekín, la decisión de la TRAB y la sentencia del Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín de invalidar la marca impugnada, entre otras cosas, se basaba en el hecho de que la marca impugnada había sido usada en el comercio por el propietario después del registro.

En contra de la opinión del Tribunal Superior de Pekín, el Tribunal Supremo aclaró el concepto «adquirir el registro por medios fraudulentos u otros medios indebidos» del Art. 44(1) de la Ley de Marcas de 2014 (no hay cambios en la Enmienda de la Ley de Marcas de 2019), considerando que debe interpretarse como el medio que se había tomado al presentar la solicitud de registro, y no el propósito para el registro, que de por sí es indebido.

Por lo tanto, el hecho de que la marca impugnada se haya puesto en uso, independientemente del nivel de inversión publicitaria o de la eficacia de la publicidad, después del registro, no puede invalidar el carácter «indebido» de los medios que se adoptaron para adquirir el registro, y por lo tanto, no puede justificar el registro de la marca.

De la Sentencia se desprende la tendencia del Tribunal a proteger las buenas prácticas en el registro de marcas, de un modo coherente con la CNIPA, que sigue combatiendo duramente el registro malicioso de marcas en los últimos años.

Autor: Dan Liu

El derecho de marcas y patentes se ha convertido en los últimos años en un auténtico perro verde en el panorama de los procedimientos judiciales. El BOE de ayer, 28 de julio, al cierre mismo del año judicial, nos regala un nuevo ejemplo de este peculiar fenómeno.

La Ley Orgánica 7/2022 aprobada por el Parlamento trae causa, a nuestros efectos, de una reforma anterior: la modificación última de la Ley de Marcas (2019) que trajo consigo el anuncio la desjudicialización de las acciones de nulidad y caducidad de marcas, atribuidas actualmente a los Juzgados de lo Mercantil, para su conversión en un procedimiento administrativo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este cambio tan trascendente no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023.

Ahora el legislador, consciente de las reservas que esa revolución había provocado entre algunas voces y casi a modo de compensación, invierte de nuevo las tornas con esta nueva modificación orgánica: todas las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sean o no relativas a las acciones de nulidad y caducidad de marcas, serán revisables en vía jurisdiccional civil y no a través del tradicional recurso contencioso-administrativo.

Por sorprendente que pueda parecer, la competencia sobre este nuevo proceso civil de revisión jurisdiccional de las decisiones de la OEPM se atribuye a las audiencias provinciales, que ven ampliado así su ámbito de actuación y que se enfrentarán a escenarios de tramitación procesal ya olvidados. No es lo mismo un recurso de apelación contra sentencias de los juzgados de lo mercantil, que un proceso en única instancia procedente de la actuación previa de un órgano administrativo.

Como es lógico, este cambio se sintoniza en el tiempo con el anterior, no entrando en vigor hasta enero del año próximo. Y no es un periodo transitorio para echar en saco roto.

En efecto, el paréntesis que se abre hasta enero exigirá de las firmas profesionales un ejercicio de reflexión, porque los profesionales que actúan tradicionalmente ante la OEPM son los agentes de propiedad industrial y quienes intervienen ante la audiencia provincial son los abogados. Aquellas firmas híbridas que cuentan con ambos tipos de profesionales están llamadas a contar con una ventaja competitiva en ese nuevo escenario.

Pero al mismo tiempo, y lo que es más importante, la reforma exige de las empresas un posicionamiento estratégico caso por caso para determinar en qué medida es preferible asegurarse la tramitación procesal y no administrativa de la acción de nulidad o de caducidad de marca, adelantando su ejercicio antes de la entrada en vigor de la ley. Y es que ese procedimiento ante la OEPM puede tener, según las circunstancias, tantas ventajas como inconvenientes.

Un nuevo reto para todos en ese proceso de deconstrucción jurisdiccional de la propiedad industrial al que ya nos hemos acostumbrado.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

Este articulo apareció por primera vez en Cinco Días (JUL/2022).https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/28/legal/1659010274_560496.html

En apenas unos meses, a comienzos del próximo año, entrará en vigor en España una relevante reforma legislativa que afecta a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas españolas: éstos, que tradicionalmente se venían tramitando ante los tribunales civiles, pasarán a ser gestionados por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se equiparán así a sus homólogos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas de la UE, que se tramitan ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) y no ante la vía judicial. No obstante, los tribunales civiles españoles seguirán siendo competentes para conocer de las acciones de nulidad y caducidad de marcas que se interpongan por vía de reconvención en un procedimiento civil iniciado por una demanda de infracción de marca.

La reforma se aprobó hace varios años, en 2019, con motivo de la transposición al derecho español de una Directiva de la UE de 2015 sobre marcas, pero debido a su importancia, su entrada en vigor se pospuso hasta el 14 de enero de 2023.

Los profesionales del derecho y algunos académicos expresaron en su momento sus reservas sobre el nuevo sistema jurisdiccional. Entre otras cuestiones, las críticas apuntaban al importante ingrediente probatorio que pueden tener algunos procedimientos de nulidad y caducidad de marcas (por ejemplo, en el caso de nulidad por solicitud presentada de «mala fe») para cuyo examen y valoración la OEPM carecía de la amplia experiencia y el detallado marco normativo que tienen los tribunales y procedimientos judiciales.

Las citadas críticas deben haber tenido algún efecto en el legislador español, a la vista de la reciente reforma legislativa (aprobada a finales de julio de 2022), que atribuye a la jurisdicción civil (en particular, a las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación) la competencia para conocer de los recursos contra todas las resoluciones definitivas de la OEPM (incluidas, por tanto, las relativas a la nulidad y caducidad de marcas) de la OEPM. Esta reforma también entrará en vigor el 14 de enero de 2023.

Este nuevo escenario obligará a las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación a empezar a acostumbrarse a resolver recursos no sólo contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil, sino también contra las resoluciones de un órgano administrativo (la OEPM) dictadas en el marco de un procedimiento administrativo cuyas normas y particularidades procesales han permanecido hasta ahora fuera del control de los tribunales civiles.

El legislador español ha justificado esta nueva distribución de competencias en base al «alto grado de experiencia en materia de propiedad industrial» de las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación, así como «en la conveniencia de evitar criterios jurisprudenciales diferentes en esta materia al ser competentes dos órdenes jurisdiccionales, el contencioso-administrativo y el civil, favoreciendo así el principio de seguridad jurídica».

Más allá de las dudas que esta reforma del marco competencial en las acciones de propiedad industrial pueda suscitar sobre la idoneidad de la OEPM, por un lado, y de los tribunales civiles, por otro, para conocer de las referidas acciones y recursos, no parece discutible la utilidad de concentrar los recursos contra todas las resoluciones de la OEPM en las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación: se unificarán los criterios jurisprudenciales sobre el Derecho de la propiedad industrial en España, eliminando las hasta ahora posibles interpretaciones divergentes sobre las mismas o similares cuestiones por parte de los tribunales civiles y de los tribunales contencioso-administrativos (incluidas las correspondientes Salas civiles y contencioso-administrativas del Tribunal Supremo).

Autor: María Cadarso

El MWC 2022 se celebrará en apenas dos semanas, los días 28 de febrero a 3 de marzo, en Barcelona.

Será éste sin duda un año importante para la feria que, tras la sobrevenida cancelación del MWC 2020 por causa de la pandemia y la celebración “híbrida” (física/digital) de la siguiente edición del congreso en 2021, vuelve al formato eminentemente presencial en las instalaciones de la Fira de Barcelona.

No habiendo habido bajas relevantes por parte de las compañías asistentes, se espera que esta edición recupere (o al menos se acerque) a la actividad e impacto que desplegaba este gran congreso en los años precedentes a la pandemia.

Es de prever que esta “vuelta” al MWC que conocíamos lleve asimismo aparejada la vuelta a los conflictos litigiosos entre compañías relativos a posibles infracciones de derechos de propiedad industrial (que en el último año acusaron un notable descenso, sin duda debido a las importantes ausencias de participantes al congreso y al formato “descafeinado” con que se celebró). En previsión de estos conflictos, y como viene haciendo desde hace años, el Tribunal Mercantil de Barcelona (junto con el Tribunal de Marca de la UE de Alicante) ha aprobado un “Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida” con objeto de asegurar que las solicitudes de medidas cautelares y diligencias preliminares relativas a infracciones de derechos de propiedad industrial en el contexto del congreso se tramiten con celeridad. Así, entre otros, el Tribunal ha asumido los siguientes compromisos esenciales:

• Resolver el mismo día de su presentación (24 horas) las solicitudes de escritos preventivos dirigidos a evitar que se decreten medidas cautelares sin audiencia de la compañía demandada.
• Y resolver en el plazo de dos días (48 horas) las solicitudes de diligencias preliminares, diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares (en este tercer caso, siempre que se trate de solicitudes sin audiencia de la parte demandada y ésta no haya presentado un escrito preventivo, en cuyo caso se señalaría una vista en el plazo de 10 días).

ELZABURU ha asistido con sus clientes a las últimas ediciones del MWC y cuenta con una sólida experiencia en la tramitación de conflictos judiciales en el contexto de la feria (de hecho, a modo de ejemplo, de los 18 casos que entraron en los Tribunales en la edición MWC 2021, 15 de hechos fueron gestionados por ELZABURU).

Este año, de nuevo, la Firma se pone a disposición de sus clientes para asesorarles, asistirles y defenderles en relación con cualquier conflicto que les pueda surgir en el contexto del MWC 2022 relativo a infracción de derechos de propiedad industrial.

Autor: Maria Cadarso Diaz de Entre-Sotos

(Caso guía del Tribunal Supremo nº 157)

El 30 de junio de 2021, el Tribunal Supremo de la República Popular China emitió la 28ª tanda de casos orientativos, de entre los cuales, el nº 157 estaba relacionado con la protección de las obras de arte aplicado.

Puntos destacados de la sentencia

Para que una obra de arte aplicado pueda ser protegida por la Ley de Derechos de Autor, esta debe ser original, tener cierto valor artístico, y que este último pueda diferenciarse claramente de su sentido práctico. Además, la Ley de Propiedad Intelectual únicamente protegerá el carácter estético de esta, no su utilidad técnica.

Antecedentes

En 2009, Crosplus Home Furnishings (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo, “Crosplus”) diseñó un armario de estilo tradicional chino que denominó “Armario Tang Yun”. Entre septiembre y octubre de 2011, este estuvo expuesto en una página web de terceros, y el 10 de diciembre de 2013, Crosplus registró los derechos de autor del «patrón tridimensional del armario combinado Tang Yun» a través del Centro de Protección de Copyright de China.

En 2013, Crosplus descubrió que Mengyang Furniture Sales Center (en lo sucesivo, “Mengyang”), un distribuidor de Beijing Zhongrong Hengsheng Wood Co., Ltd. (en adelante, “Hengsheng”) vendía un armario fabricado por Hengsheng que era sustancialmente similar a la apariencia de “Tang Yun”. Crosplus demandó entonces al centro de ventas Mengyang y a Hengsheng por infracción de los derechos de autor de su obra de arte aplicado, el «Armario Tang Yun».

El tribunal se opuso a las pretensiones del demandante, y la decisión fue anulada en el tribunal de apelación.

Conclusión

 El Tribunal de segunda instancia analizó el caso en dos pasos:

1. ¿Constituía el «Armario Tang Yun» una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual?

El artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Derechos de Autor de la República Popular China establece que «el término “obra” al que se refiere la Ley de Derechos de Autor corresponde a las creaciones intelectuales originales en el ámbito literario, artístico o científico en la medida en que puedan ser reproducidas en forma tangible».
El apartado 8 del artículo 4 del Reglamento de aplicación estipula que “las “obras de arte” son las obras bidimensionales o tridimensionales de las artes plásticas creadas con trazos, colores u otros medios que produzcan un efecto estético, como las pinturas, las obras de caligrafía y las esculturas”.

Por lo tanto, toda obra intelectual original que pueda ser reproducida en forma tangible está protegida por la Ley de Derechos de Autor como «obra».

A pesar de que la Ley de Derechos de Autor de China no contempla las “obras de arte aplicado” explícitamente, en la práctica suelen estar protegidas como obras de arte. Para que un producto industrial sea considerado una “obra de arte aplicado”, debe, además de cumplir los requisitos comunes de una obra general (realización independiente y expresión creativa), tener un efecto estético. Además, el ámbito de protección de la Ley de Derechos de Autor está limitado a la expresión del autor y no protege la utilidad técnica. Por lo tanto, la protección de una obra de arte aplicado por la Ley de Derechos de Autor también requiere que su carácter artístico y su carácter funcional estén claramente diferenciados.

En este caso, el armario del demandante cumplía ambos requisitos de estética y de utilidad. Por un lado, el trabajo creativo del demandante se refleja en la elección de los materiales, los patrones y las posiciones específicas de los accesorios. El color de los paneles de los muebles no es la veta de la madera en sí, sino que imita el color y los elementos de los muebles tradicionales chinos rediseñados con técnicas abstractas, y las puertas de los armarios delanteros, los tiradores de los cajones y las gavetas utilizan herrajes de latón puro hechos a mano, entre otras características.

Por otro lado, la naturaleza artística del armario puede diferenciarse claramente de su practicidad, ya que la modificación de los elementos artísticos no afectaría a la función práctica del guardarropa, que es el almacenaje y la exposición de ropa.

Por todo lo anterior, quedó confirmado que el armario del demandante se puede considerar una obra artística susceptible de ser protegida por la Ley de Derechos de Autor.

2. ¿La fabricación y venta de un producto sustancialmente similar en apariencia a una obra de arte aplicado infringe los derechos de autor de esta última?

Para determinar si un producto infringe los derechos de autor de una obra protegida, el tribunal debe comprobar y decidir si dicho producto es «sustancialmente similar» a la obra protegida y si el infractor tenía “acceso” a ella.

Como se ha señalado anteriormente, la Ley de Derechos de Autor protege únicamente el carácter artístico de las obras de arte aplicado, por lo que la comparación entre el producto infractor y la obra protegida debe limitarse al «aspecto artístico».

Tras la comparación, el tribunal consideró que los elementos creativos de ambas obras eran sustancialmente similares, entre otros, por la forma general en L del armario, la disposición similar de las puertas, los accesorios decorativos, el patrón de los paneles y la forma general.

En vista de que el demandado no aportó pruebas para demostrar cuándo se completó el diseño de los productos infractores, ni proporcionó información sobre los diseñadores -sumado al hecho de que el demandado y el demandante eran competidores en el mismo campo industrial-, el tribunal consideró que había razones para creer que el demandado tenía «acceso» a las obras del demandante.

Basándose en el análisis anterior, el tribunal dictaminó finalmente que los productos demandados infringían los derechos de autor de la obra protegida por el demandante.

Autora: Dan Liu

El 9 de septiembre pasado el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el asunto C-783/19, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el marco de una acción por infracción de la denominación de origen Champagne iniciada por el Comité Interprofesional du Vin de Champagne (CIVC) contra unos bares de tapas distinguidos con el nombre “Champanillo”.

El Juzgado Mercantil de Barcelona había desestimado la acción en primera instancia, considerando que no había infracción de la denominación de origen porque el término “Champanillo” no se utilizaba para designar una bebida alcohólica, sino unos servicios de hostelería que no eran comparables al vino de Champagne.

A la hora de resolver el recurso de apelación interpuesto por el CIVC contra esta resolución se le plantearon unas dudas a la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la interpretación de la norma de la Unión Europea de aplicación al caso -el Reglamento n.º 1308/2013– que decidió plantear al Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial.

La primera de estas dudas se refería a la posibilidad de proteger a las denominaciones de origen, conforme al art. 103.2 de dicho Reglamento, frente al uso de denominaciones que evoquen una denominación protegida para identificar servicios no comparables a los productos designados por esta última.

Siguiendo la opinión expresada por el Abogado General, el Tribunal ha respondido a esta cuestión declarando que “el Reglamento protege las DOP frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios”. A su juicio, el Reglamento establece “una protección de amplio alcance que está destinada a hacerse extensiva a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos amparados” por las DOP.

La Audiencia de Barcelona planteó además al Tribunal de Justicia dos cuestiones referidas a los criterios que se deben utilizar para examinar la existencia de una “evocación” de una denominación de origen, en el sentido de la norma de la Unión. En particular, las cuestiones se centraban en la relevancia a esos efectos de la comparación entre el producto protegido por la DOP y el producto o servicio designado por la denominación controvertida.

A este respecto, el Tribunal de Justicia aclara en su sentencia que la existencia de evocación “por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP.”

Partiendo de estas premisas, corresponderá a la Audiencia Provincial de Barcelona apreciar en el caso enjuiciado, teniendo en cuenta todas las circunstancias presentes en el mismo, si el uso de la denominación CHAMPANILLO da lugar a ese “vínculo suficientemente directo y unívoco” con el champán que determina la existencia de la evocación.

Más allá de la decisión que tome en su día el tribunal español, la relevancia de esta sentencia estriba en que es la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia se pronuncia explícitamente a favor de la extensión de la protección de las DOP a otros supuestos distintos al uso de denominaciones semejantes para distinguir productos de naturaleza análoga a los designados por la denominación de origen.

Por otra parte, aunque no es una novedad respecto a lo declarado por el TJ en otras sentencias anteriores, ahonda en esta en la desvinculación del análisis del concepto de evocación de la existencia de una semejanza entre los productos distinguidos por la DOP y aquellos productos o servicios a los que se aplica la denominación controvertida. La diferenciación a estos efectos de los criterios de comparación del derecho de marcas se pone así de manifiesto por el Tribunal.

En definitiva, el reconocimiento de la necesidad de amparar a las denominaciones de origen frente al aprovechamiento de su reputación en sectores diversos, tanto en relación con productos como con servicios, es fundamental para las denominaciones de elevado prestigio como la denominación Champagne. Esta sentencia constituye un importante paso adelante en esa dirección.

Autor: Carlos Morán

Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al «traslado entre procuradores». ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un «traslado» simbólico y dando comienzo al plazo.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía «dar traslado» de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la «recepción» de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el «traslado» del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: «Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?». Pues el artículo 120.5 «en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial«.

Autor: Colm Ahern

La apuesta de Barcelona por mantener el MWC 2021 parece felizmente en firme. Hoy 6 de mayo se ha hecho público el Protocolo del Tribunal Mercantil de Barcelona y del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante para garantizar las actuaciones rápidas en materia de medidas cautelares y diligencias preliminares por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual.

Aspectos a sopesar:

1. El MWC se celebrará entre los días 28 de junio al 1 de julio 2021.
2. El Tribunal Mercantil de Barcelona resolverá en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos que tienen por objeto evitar que se decreten medidas cautelares sin audiencia contra compañías que participen como exhibidores en el MWC.
3. Las diligencias preliminares o de comprobación de hechos basadas en derechos de autor, patentes, marcas, diseños, competencia desleal o publicidad en relación con productos exhibidos en el MWC tendrán tramitación preferente y prioritaria y serán resueltas en el plazo de dos días (48 horas).
4. Las solicitudes de medidas cautelares tendrán también tramitación preferente y serán resueltas en el plazo de 48 horas (si se conceden sin audiencia del demandado) o 10 días (si se conceden señalamiento de vista previa en caso de que se haya presentado escrito preventivo por el exhibidor).
5. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares podrán dirigirse tanto contra actos de presentación o exhibición de productos en modo presencial como contra aquellos que se realicen online y/o en cualquier tipo de plataforma virtual.
6. Las Vistas de medidas cautelares serán celebradas preferentemente de forma telemática.
7. Es tiempo ahora de que las empresas, según su posición, fijen sus estrategias con tiempo suficiente para asegurar una respuesta judicial adecuada. La experiencia contrastada de ELZABURU en varias ediciones consecutivas del MWC está a su servicio.

Acceda al Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2021.

Autor: Enrique Armijo-Chávarri

El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.

La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:

En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.

En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una  parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry».

El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico «kerry», el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.

El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:

• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término «kerry» como una indicación geográfica de los productos designados.
• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término «kerry» incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
• Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo «kerrygold» es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
• Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció,  la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
• Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común «kerry» situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
• Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry» y que corresponde a una gran parte del público relevante.

En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:

• Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades «objetivas» de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
• Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término «kerry» tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
• Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término «kerry», asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
• Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
• Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.

Autora: Ana Sanz

El juzgado desestima la reclamación de Heineken y no aprecia que exista publicidad engañosa ni competencia desleal en la publicidad de la marca española defendida por ELZABURU.

La sentencia nº. 9/2021, de 18 de enero, de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda de competencia desleal interpuesta por Heineken contra su competidora Mahou con motivo de la publicidad de lanzamiento de la Mahou Cinco Estrellas Radler en el verano de 2018.

Los anuncios difundidos en esa campaña para poner en el mercado el nuevo producto incluían las leyendas “La primera Radler Cinco Estrellas” y “La primera Radler Cinco Estrellas con zumo natural de limón”, junto con la imagen del botellín o de la lata de la cerveza en cuestión.

Heineken alegaba en su demanda que las palabras “la primera” dentro de esa expresión publicitaria solamente podían ser interpretadas de dos formas: en un sentido cronológico, como la primera cerveza tipo Radler en aparecer en el mercado; o en un sentido de preeminencia en cuanto a su calidad, por encima del resto de cervezas tipo Radler. Como según Heineken ninguna de estas dos interpretaciones era cierta, se trataría de una publicidad engañosa de tono excluyente, prohibida por los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal.

El mensaje transmitido por la publicidad controvertida, sin embargo, era diferente a las dos únicas interpretaciones propugnadas por la demandante. La imagen prominente del botellín o la lata de cerveza de Mahou, con su afamada marca Mahou Cinco Estrellas en primer plano, informaba al destinatario del anuncio de que se trataba de la primera cerveza tipo “Radler” o cerveza con limón de la marca en aparecer en el mercado. El anuncio tenía por tanto un significado cronológico, pero no de carácter absoluto, y estaba específicamente referido a la reconocida cerveza Cinco Estrellas de Mahou.

Así lo entendieron tanto el Juzgado Mercantil nº. 12 de Madrid, en primera instancia, como la Audiencia Provincial en sede de apelación. Ambos tribunales aplicaron la doctrina jurisprudencial conforme a la cual los anuncios publicitarios deben ser considerados en su conjunto para examinar su posible carácter engañoso.

El análisis propuesto por Heineken, en el que se excluía el elemento gráfico principal del anuncio -la imagen de la cerveza publicitada- resultaba erróneo y conducente a una interpretación tergiversada del mensaje transmitido.

La conclusión judicial estaba apoyada, además, por un estudio de mercado aportado por Mahou al procedimiento en el que solamente el 3% de los encuestados interpretaron espontáneamente el anuncio en alguno de los sentidos defendidos por Heineken, frente a más del 20% que lo entendió como la publicidad de la primera cerveza tipo “Radler” de la marca Mahou.

Acceso al artículo publicado en Expansión Jurídico.

Autor: Carlos Morán