Con motivo del 20 aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE,

la pasada semana analizábamos la evolución de este órgano jurisdiccional. Para continuar esta serie conmemorativa, esta semana profundizaremos en los logros alcanzados gracias a su especialización.

A lo largo de estos años, la jurisdicción alicantina ha construido una doctrina judicial sólida que ha influido en la jurisprudencia europea. En este artículo exploraremos cómo la especialización ha permitido al tribunal abordar con éxito casos complejos y consolidarse como un referente en la materia.

La especialización judicial: una realidad palpable

Después de veinte años es evidente que el sueño de la especialización judicial en marcas y diseños de la Unión Europea es una realidad palpable. La construcción de una doctrina jurisprudencial por parte del tribunal español ha sido pareja, todo hay que decirlo, a la prolija actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una veintena de pronunciamientos al año, principalmente en materia de marcas.

Pero también en esto ha tenido parte de ‘culpa’ nuestro tribunal. De las 27 cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles 6 proceden de Alicante. Y algunas, como la Sentencia Cynologique, que puso fin a la inmunidad registral, han marcado nuevos rumbos para la litigiosidad.

Los logros y avances del Tribunal de Marcas y Diseños de la UE

Esta especialización a la que nos referimos se manifiesta en  la naturalidad con que el tribunal español adopta hoy decisiones que en su momento eran casi una quimera: medidas cautelares frente a infracciones en la red, que suponen el bloqueo de páginas web; imbricación de los principios de buena fe o de abuso de derecho, o los actos propios en las acciones de infracción o de nulidad; la concesión de indemnizaciones que, sin convertirse en punitivas, suponen al menos una satisfacción real para el demandante, por poner unos ejemplos.

No es de extrañar que la litigiosidad ante este tribunal se mantenga en niveles elevados. Según las estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) cerca de un centenar de asuntos fueron iniciados en 2023 ante los Juzgados de Alicante en materia de marcas comunitarias. 

A pesar de sus logros, nuevos retos han surgido para este tribunal que, a pesar de sus años de experiencia, parece estar constantemente a prueba. La capacidad de adaptarse y evolucionar ante estos desafíos será crucial para mantener su estatus como referente en la protección de los derechos de propiedad industrial en Europa.

Los nuevos retos del tribunal los trataremos en nuestra próxima edición.

María Cadarso, Asociada del Área de Litigios de ELZABURU  

A raíz del reciente aniversario del Juzgado de Marcas y Diseños de la UE, en nuestra primera entrega exploramos cómo se concretó la apuesta por Alicante como sede de este órgano jurisdiccional.

En esta segunda entrega, analizaremos las múltiples transformaciones que ha experimentado el Juzgado en sus 20 años de existencia. Cómo ha evolucionado tanto en su estructura como en su jurisdicción y cómo ha llegado a consolidarse como un referente en la protección de derechos de propiedad industrial en Europa.

Cambios de nombre y estructura del Juzgado: una evolución continua

En estos veinte años, el Juzgado alicantino especializado en marcas y diseños ha experimentado una evolución incesante, manifestada en tres planos fundamentales.

En primer lugar, ha cambiado de nombre en varias ocasiones. Inicialmente conocido como Tribunal de Marcas Comunitarias, pasó a llamarse Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, y más recientemente se ha comenzado a utilizar la expresión Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea.

Estos no son simples cambios estéticos; el último nombre sugiere una actuación colegiada de los juzgados con competencias en la materia, similar al Tribunal de Primera Instancia de Patentes de Barcelona.

La expansión del Juzgado: creación de Nuevos Órganos Especializados

Otra vertiente evolutiva significativa es la expansión del órgano jurisdiccional. Si en un principio solo el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante conocía de los pleitos en marcas y diseños de la Unión Europea, pronto se sumó a estas funciones el Mercantil número 2, y más recientemente, el Mercantil 4, de nueva creación, también en Alicante. Solo el Juzgado número 3, ubicado en Elche, ha quedado fuera de esta jurisdicción especializada.

Esta proliferación de juzgados podría requerir una cierta actuación colegiada o coordinada para evitar la falta de homogeneidad, tanto procesal como sustantiva, a pesar de lo inusual que esto pueda parecer en la organización judicial en primera instancia.

Ampliación de las competencias: nuevas fronteras en la Jurisdicción

El ámbito jurisdiccional ha sido el tercer plano en el que el Juzgado ha mostrado una notable evolución. Desde sus inicios, uno de los debates más relevantes en la praxis de los pleitos ha sido el alcance de la competencia del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea. Originalmente limitado a las acciones por violación de marcas o diseños de la Unión Europea, este enfoque restrictivo fue pronto sustituido por la aplicación del principio procesal de vis atractiva. Esto permitió al Juzgado admitir acciones de nulidad de denominaciones sociales, infracción de marcas nacionales acumuladas a otras de la Unión Europea, y acciones en materia de derechos de autor vinculadas a marcas de la Unión.

Esta interpretación fue posteriormente respaldada por el legislador, convirtiendo en criterios normativos lo que inicialmente eran criterios jurisprudenciales. Un ejemplo de ello es la reciente Ley Orgánica 7/2022, que reformó el artículo 86 quinquies de la LOPJ. Este desarrollo ha permitido al tribunal concentrarse en lo verdaderamente esencial: la construcción de una sólida doctrina judicial.

En nuestra siguiente entrega profundizaremos en los logros alcanzados gracias a esta especialización.

Ana Sanz, Socia-Asociada del Área de Litigios de ELZABURU  

Infringir secretos empresariales de empresas norteamericanas te puede llevar ante sus tribunales  

Recientemente se dio a conocer la sentencia dictada por el Seventh Circuit de la US Court of Appeals, en un caso sobre infracción de secretos empresariales, bajo la Defend Trade Secrets Act (DTSA), que va a tener consecuencias en las relaciones comerciales transatlánticas.

El caso involucra a la compañía estadounidense Motorola, que demandó a la compañía china Hytera alegando la apropiación indebida de secretos comerciales mediante métodos ilegales para desarrollar productos casi idénticos a los de Motorola.

Gran parte de la apropiación de estos secretos tuvo lugar entre 2010 y 2014 pero después de la entrada en vigor de la DTSA en 2017, Motorola planteó una demanda contra Hytera por dicha apropiación, reclamando una indemnización de daños y perjuicios sustancial.

La aplicación extraterritorial de la DTSA extiende su brazo legal fuera de EEUU

Hasta aquí nada muy diferente de otros casos que se han planteado y se plantean en Estados Unidos en materia de secretos empresariales. Pero lo importante de este es que el tribunal ha concedido la indemnización de daños y perjuicios no solo por los causados en EEUU, sino también y mayoritariamente por actividades infractoras realizadas fuera del país.

El tribunal considera que existe una posibilidad de aplicación extraterritorial de la DTSA, que extiende su brazo legal más allá de las fronteras de EEUU. Interpreta que la norma deja abierta esta posibilidad en varios supuestos, como por ejemplo los “Acts in furtherance”, que son actos que contribuyen a la realización de otros ilícitos y que se integran en un único.

Realizado un Act in furtherance en Estados Unidos, todos aquellos relacionados y dirigidos a un mismo fin, aun cuando se realicen fuera, tienen un efecto en dicho territorio y llevan a establecer la jurisdicción de sus tribunales.

Una sentencia que puede afectar a empresas españolas

Este fallo es crucial para las empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con compañías norteamericanas o que operan en mercados globales. A partir de ahora, existe el riesgo de que, en caso de disputas sobre secretos empresariales o secretos comerciales, las empresas estadounidenses prefieran litigar en sus propios tribunales. Argumentando que existe una conexión entre actividades realizadas dentro y fuera de Estados Unidos, podrían intentar extender su jurisdicción globalmente.

Estados Unidos cuenta con un marco legal robusto y sofisticado para la protección de secretos empresariales y comerciales, respaldado por una extensa jurisprudencia y normativa tanto estatal como federal. Por tanto, enfrentar un litigio ante un tribunal norteamericano no es una situación muy deseable para una compañía española.

¿Es adecuada la sentencia? Para llegar a una conclusión sobre este asunto hay que atender a las circunstancias del caso, pero, si existe una infracción de secretos empresariales que tiene efecto global, ¿es necesario recorrer diferentes países y acudir a otros tantos tribunales para exigir la declaración de infracción y solicitar la indemnización de daños y perjuicios? Puede que no sea necesario;  el tribunal encuentra en el texto de la DTSA suficientes razones para atraer la jurisdicción.

Una sentencia que establece un importante precedente

¿Va a ser un caso aislado? No lo creo. Una vez declarado el efecto extraterritorial de la DTSA, habrá nuevos casos, pues las empresas estadounidenses encontrarán más atractivo jugar en casa que tener que visitar otros campos. De hecho, ya hay despachos de abogados que están recomendando considerar esta posibilidad.

¿Va a afectar a las empresas españolas? Sin duda, no hace falta ser chino para que una empresa norteamericana te demande. Esto sucederá cuando se den las mismas circunstancias del caso Motorola, pero incluso para situaciones menos graves y flagrantes. La sentencia crea un precedente que irá ampliándose a otros casos, al leerla se vislumbra este posible futuro.

Cómo gestionar los secretos empresariales: la mejor defensa es la prevención

Para las empresas españolas, esta sentencia subraya la importancia de manejar con sumo cuidado cualquier secreto empresarial o secreto comercial recibido de socios internacionales, especialmente de compañías estadounidenses. Aunque la adquisición de estos secretos sea legal, un mal manejo o una gestión inadecuada podría resultar en serias repercusiones legales bajo la DTSA.

La mejor defensa es la prevención: implementar un plan de gestión de secretos empresariales sólido y cumplirlo meticulosamente. Este enfoque no solo protege a la empresa de posibles litigios, sino que también fortalece su posición en el mercado global.

Con la reciente sentencia en el caso Motorola vs. Hytera, el panorama legal está cambiando. Las empresas deben estar preparadas para un entorno donde la protección de secretos empresariales y comerciales requiere una mayor atención y cuidado que nunca antes. Adaptarse a estas nuevas realidades legales será clave para evitar conflictos y mantener relaciones comerciales saludables y productivas en el ámbito internacional.

Javier Fernández-Lasquetty, Socio del Área de Negocios y Contratos de ELZABURU  

Este 1 de septiembre se cumplen 20 años desde la puesta en marcha del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea, con sede en Alicante.

Desde ELZABURU, vivimos muy de cerca la puesta en marcha de este órgano jurisdiccional, donde actuamos desde el primer minuto. Por ello, celebraremos su Aniversario durante todo el mes de septiembre con una serie de artículos que nos permitan rememorar su desarrollo, logros y desafíos que enfrenta en la actualidad.

Te invitamos a acompañarnos en este recorrido.

El origen y evolución del Juzgado

¿Cómo se mide la madurez de un órgano jurisdiccional? ¿Es una simple cuestión de edad? ¿Hay que hacer caso al célebre tango y pensar que veinte años son nada?

Dos décadas han transcurrido desde la puesta en marcha, un 1 de septiembre de 2004, del Juzgado de Marcas y Diseños de la Unión Europea y del Tribunal homónimo en la Audiencia provincial de Alicante. Lo menos que se puede decir es que en ese tiempo el nuevo órgano jurisdiccional no sólo ha crecido (en ámbito y número de asuntos) sino que se ha reproducido (en número de juzgados) y se encuentra hoy en un estado de salud más que razonable (por el prestigio cosechado por sus sentencias). 

No todo son luces, ya se entiende. En cualquier trayectoria es imposible evitar alguna que otra sombra. Pero en conjunto, como trataremos de poner de relieve, estamos ante una jurisdicción de nuevo cuño que ha adquirido una notable especialización y que representa para la industria y la empresa una opción nada desdeñable a la hora de litigar. 

La especialización como clave del éxito del Juzgado de Marcas y Diseños en Alicante

Buena parte del éxito de esta peculiar jurisdicción se debe a la decisión tomada por las autoridades españolas de entonces de optar por la creación de un único órgano jurisdiccional, con sede en Alicante, para conocer de las acciones derivadas del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria. No era la única posibilidad que el nuevo instrumento brindaba a los Estados, pero la concentración en Alicante de estos pleitos resultaba coherente con el emplazamiento de la entonces Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en esa ciudad y constituía una garantía para una más rápida y eficaz especialización.

El pistoletazo de salida no fue otro que la reforma concursal de 2003, con la modificación de los artículos 86 bis cuatri y 82.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 8/2003; pero la meta fue alcanzada con el Real Decreto 1649/2004, de 9 de julio. Esta fue la norma que acordó atribuir al Juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante las funciones de Juzgado de Marcas comunitarias y que hizo lo propio respecto a la segunda instancia con la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.

Rafael Fuentes Devesa y Enrique García Chamón: magistrados pioneros del Juzgado

Quienes tomaron en aquella época el testigo de la apuesta por una nueva jurisdicción fueron D. Rafael Fuentes Devesa, quién estaba a cargo del Juzgado de lo Mercantil uno, y D. Enrique García Chamón, presidente de la Sección Octava.

Ambos magistrados, que aún comparten sala, dejaron una huella indeleble en el desarrollo de este órgano judicial.

La proyección internacional del Juzgado de Marcas de Alicante

Sin embargo, la apuesta de este Juzgado no dejaba de ser arriesgada. El sistema de la marca comunitaria (un título de nueva creación con registro único y efectos en toda la Unión Europea) había entrado en vigor con las primeras solicitudes en 1996 y la implicación judicial era clave para sopesar la proyección del nuevo instrumento.

No en vano, el sistema contempla, dependiendo del criterio de competencia que se elija, que un juzgado español extienda su jurisdicción a toda la Unión Europea ya que sus sentencias tienen eficacia en el resto de los países.

Lo cierto es que en poco tiempo el juzgado inspiró tanta confianza que se pudo observar una clara migración de la litigiosidad en marcas hacia Alicante.

Pero todavía era mucho el camino que le quedaba por recorrer… Su evolución posterior lo dejaremos para la siguiente entrega.

Enrique Armijo, Socio del Área de Litigios de ELZABURU  

En un esfuerzo del legislador por actualizar el marco jurídico español a las nuevas dinámicas del mercado audiovisual, afectado significativamente por la evolución tecnológica y la aparición de nuevos actores, el pasado 2 de mayo entró en vigor el Real Decreto 444/2024 (“RD”) que se aprobó el 30 de abril en Consejo de Ministros y que regula los requisitos para la consideración de usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma también conocidos como influencers.

La norma pretende alinearse también con la Directiva (UE) 2018/1808, donde, si bien los influencers no fueron incluidos explícitamente, dejaba a los Estados miembros la libertad de regular esta figura, reconociendo su creciente importancia en la difusión de contenido audiovisual y publicitario. Esta inclusión busca garantizar, entre otras, la protección de los usuarios, especialmente menores, de contenidos potencialmente perjudiciales y que puedan afectar a su desarrollo físico, mental o moral.

Concretamente, el RD recoge que son usuarios de especial relevancia las personas físicas o jurídicas que emplean servicios de intercambio de vídeo y cumplen con los requisitos previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual y por tanto es a estos sujetos a quienes se les debe aplicar los derechos y obligaciones de esta norma.

Criterios para ser considerado influencer

Entre los criterios para ser considerado un usuario de especial relevancia se encuentran, por un lado, que los ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 300.000 euros en el año natural anterior, derivados exclusivamente de la actividad de los usuarios en el conjunto de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma que empleen. Por otro lado, deben tener una audiencia considerable en las plataformas, requisito que se entiende cumplido cuando, en el año natural anterior, se alcance 1 millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o 2 millones de seguidores en su actividad global en las plataformas, y el usuario haya publicado o compartido 24 o más vídeos al año.

Dichos usuarios deberán inscribirse, en el plazo de dos meses contados desde la entrada en vigor del RD, en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. De esta forma, sus obligaciones se igualan a las del resto de agentes audiovisuales.

En resumen, el RD es un paso importante hacia la regulación moderna del mercado audiovisual en nuestro país, abordando los desafíos y oportunidades presentados por la era digital y asegurando que tanto los nuevos como los tradicionales actores del mercado cumplan con sus responsabilidades protegiendo al público en general de contenido  que promueva la violencia, pornografía, terrorismo u odio, cumpliendo con la normativa sobre difusión de material comercial audiovisual que ellos publicitan y velando por la protección de los menores y su exposición a contenido que pueda afectar a su desarrollo físico, moral o mental de una forma negativa.

Inés de Casas, Asociada Senior de ELZABURU

El Comité Europeo de Protección de Datos se ha pronunciado por fin sobre la polémica del pay or OK o paga o traga que introdujo en Europa el año pasado Meta, la propietaria de Facebook o Instagram.

El Comité, que responde a las siglas en inglés de EDPB concluye que procedimiento utilizado por el gigante tecnológico por intentar cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es válido.

En primer lugar, debe quedar claro que no estamos ante una decisión de un tribunal ni una nueva legislación, así como tampoco ante una resolución vinculante. Lo que ha emitido el EDPB es un dictamen en el que, a petición de varias autoridades de protección de datos europeas, aporta su interpretación respecto al encaje del “pay or ok” en la legislación de protección de datos.

Ahora bien, el impacto puede llegar a ser muy alto, sobre todo para las grandes plataformas que hasta hace poco permitían el acceso a sus contenidos de forma totalmente gratuita. Esto es así porque, en la práctica, el informe del EDPB establece como regla general que no puede ofrecerse como única alternativa a las cookies el abono de una cantidad (ya sea ésta única o mediante una suscripción).

De este modo, aquellas plataformas que mantengan el modelo “pay or ok” puro, sin opciones adicionales, estarán obligadas a poder demostrar que el sistema adoptado no fuerza a sus usuarios a aceptar las cookies, sino que las consienten de forma totalmente libre y esto, con las presunciones que de hecho contiene el dictamen del EDPB, es sumamente complicado, por no decir imposible.

No es una nueva legislación pero el dictamen ha de ser tomado en consideración

Es importante señalar que el EDPB no se está pronunciando sobre Meta de forma específica e individualizada, aunque ese sea el caso que subyace en la causa de su dictamen, pero este ha de ser tenido en consideración no solo por Meta, sino por todas las grandes plataformas web.

La legislación sobre cookies exige que las que no sean estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web deben ser expresamente consentidas por los usuarios para poder ser activadas. Entre estas cookies, se encuentran las de publicidad comportamental, con las que se perfila a los usuarios para después impactarles con publicidad. Y el consentimiento que los usuarios presten debe ser dado con total libertad.

Gran parte del negocio de las grandes plataformas se sustenta en vender a las marcas la posibilidad de impactar con su publicidad a aquellos usuarios que, por su perfil, van a ser más proclives a adquirir sus productos o servicios. Pero un perfilado tan invasivo como el que realizan muchas plataformas, ya sea a través de cookies o por cualquier otro sistema, requiere el consentimiento de los usuarios y el EDPB entiende, en esencia, que si la única alternativa a tal consentimiento es pagar una cantidad, se debe presumir que entonces el consentimiento no se otorga libremente, sobre todo si además la cantidad a pagar es desproporcionada y si durante mucho tiempo antes la plataforma ofrecía sus contenidos o servicios de forma gratuita.

Además, cabe decir que el “pay or ok” infringe también una de las condiciones para que el consentimiento sea válido, y es que debe ser específico para el concreto tratamiento de datos que se produzca. Si se requiere el consentimiento de los usuarios para rastrearles y perfilarles y también para que posteriormente puedan ser impactados con publicidad, deberían pedirse ambos consentimientos de forma separada y no globalmente, como sucede con el sistema “pay or ok” de Meta y otros.

El Comité ofrece entre las posibles soluciones usar la publicidad “random”

Si Meta quisiera ajustarse a la interpretación del EDPB, parece claro que debería huir de ofrecer únicamente el pago como alternativa al perfilado y publicidad comportamental. El propio EDPB aporta como solución, además de la de fijar cuantías no abusivas para la modalidad de pago, ofrecer también la alternativa de publicidad “random” o menos invasiva para la privacidad de los usuarios.

Por ejemplo, dejando que sea el propio usuario quien marque, entre una lista de opciones cerrada, cuáles son sus intereses o las materias sobre las que le gustaría que se le mostraran promociones y publicidad.

Una posible solución sería que los usuarios pudieran optar entre varias opciones, por ejemplo: a) modalidad de pago sin publicidad, b) modalidad gratuita con publicidad acorde a las preferencias que marque c) modalidad gratuita con publicidad “random” sin ningún tipo de perfilado, y d) modalidad gratuita con cookies de publicidad comportamental.

Cada una de estas opciones podría conllevar alguna diferencia en cuanto a la prestación del servicio o el uso de la plataforma, pero en esencia deberían ser equivalentes de forma tal que el usuario no se sienta compelido a elegir una sola de ellas porque de lo contrario se le ocasione un perjuicio injustificado o desproporcionado. Además, para el resto de posibles cookies que también requieran el consentimiento de los usuarios, este debería recabarse de forma separada.

No obstante, las plataformas, conocedoras de su negocio y de sus usuarios, seguramente encuentren otras soluciones o modelos distintos que sean acordes a la opinión del EDPB. Quizá en algunos casos baste con rebajar el precio a pagar y en otros con adoptar alternativas acompañadas de algún tipo de compensación o contraprestación adicional para el usuario. Si bien esto último debe ser valorado con mucho cuidado teniendo en cuenta que el EDPB también indica que los datos personales no pueden ser utilizados como moneda de cambio.

El Comité proporciona elementos para evaluar los criterios de consentimiento informado, específico e inequívoco que las grandes plataformas en línea deben tener en cuenta al aplicar modelos de «consentimiento o pago»

Además de este dictamen el EDPB también anuncia que elaborará directrices sobre modelos de «consentimiento o remuneración» con un alcance más amplio y colaborará con las partes interesadas en estas próximas directrices.

Ruth Benito, Of Counsel Protección de Datos y Privacidad de ELZABURU

Se acerca la convocatoria anual del Mobile World Congress, la feria más grande de telefonía móvil y tecnología a nivel mundial. Como es habitual,  el evento se llevará a cabo en el recinto ferial de la Fira de Barcelona durante 4 días, comenzando el lunes 26 de febrero y concluyendo el jueves 29.

Dado que más de 2,000 empresas líderes en informática, electrónica y telecomunicaciones participan en este congreso, presentando mundialmente nuevos productos de telefonía, aplicaciones móviles e innovaciones de software, el Mobile World Congress se convierte cada año en un escenario propenso a conflictos potenciales entre compañías, principalmente por posibles infracciones de propiedad intelectual e industrial.

Por esta razón, desde hace años, el Tribunal Mercantil de Barcelona, y también el Tribunal de Marca de la UE de Alicante, han implementado un Protocolo de Servicio de Guardia y Actuación Rápida. Este Protocolo tiene el doble propósito de evitar, en la medida de lo posible, la adopción de  medidas cautelares sin audiencia de la demandada y, al mismo tiempo, implementar medidas efectivas para protección de dichos derechos.

En virtud de este Protocolo, los Tribunales se comprometen a resolver el mismo día de su presentación (en 24 horas) la admisión de las solicitudes de escritos preventivos (destinados a evitar la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada). Además, se comprometen a resolver las solicitudes de medidas cautelares en un plazo de 2 días (48 horas), señalando una vista en el plazo de 10 días si se ha presentado un escrito preventivo.

El Protocolo entrará en vigor el próximo 1 de febrero y permanecerá activo a lo largo de todo el mes de febrero hasta el último día del congreso, el 29 de febrero.

El informe de resultados de aplicación del Protocolo publicado los Tribunales de Barcelona y Alicante con respecto al Mobile World Congress 2023 reveló que el número global de asuntos registrados ese año había sido el mejor de los últimos 4 años. Esto demostró una clara recuperación del volumen y número de asuntos registrados en comparación con los años previos a la pandemia, una tendencia progresiva que el informe pronostica continuará para el próximo Mobile World Congress 2024.

Es el momento para que las compañías participantes en el Mobile World Congress se anticipen y tomen las medidas pertinentes a fin de asegurar la protección de sus derechos, evitando posibles contratiempos durante la feria.

ELZABURU ha desempeñado un papel significativo, participando en alrededor del 25% de los asuntos resueltos por los Tribunales en aplicación del Protocolo del Mobile World Congress en los últimos 6 años. Este año, la firma brindará nuevamente su apoyo a los clientes, implementando medidas tanto para salvaguardar de manera efectiva sus derechos de propiedad industrial e intelectual, como para soslayar cualquier riesgo de posibles acciones inesperadas por parte de terceros que pudieran comprometer su participación normal en el inminente congreso.

María Cadarso, Asociada en ELZABURU

Como parte de esta serie, nos centramos ahora en España, profundizando en las complejidades de los retos de la protección de marcas y las soluciones óptimas en las fronteras y puntos de entrada del país.

Juan José Caselles, Jefe del Departamento de Antipiratería de Elzaburu, comparte sus ideas para fomentar una colaboración eficaz con los funcionarios de aduanas en los puntos fronterizos y puertos españoles. A continuación, ofrece una guía completa para controlar y aplicar con éxito las medidas contra las falsificaciones y los productos del mercado gris en el mercado.

¿Pueden los titulares de derechos registrar en las aduanas información sobre marcas y propiedad intelectual y, en caso afirmativo, cómo?

En España, como en toda la UE, se aplica el Reglamento (UE) 608/2013 sobre medidas aduaneras de protección de los derechos de PI. La solicitud de intervención aduanera (AFA) se presenta ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la Agencia Tributaria, siguiendo el modelo contenido en el citado Reglamento de la UE. Puede presentarse en línea mediante firma electrónica. En dicha solicitud, se puede seleccionar todos o sólo algunos de los países de la UE en los que se solicita protección aduanera y designar representantes en cada país a efectos de notificación. Actualmente no se exigen tasas administrativas. El solicitante de la intervención aduanera en el Estado inicial puede introducir cualquier cambio en la solicitud, actualizando la información.

Además de los registros de marcas, ¿se pueden registrar en las aduanas los registros de derechos de autor?

La última modificación del Reglamento (UE) 608/2013 incluye la protección de todos los derechos de PI, incluyendo marcas, derechos de autor, patentes, diseños, indicaciones geográficas, variedades vegetales. La única diferencia entre todos estos derechos de PI es la distinta forma de acreditar su existencia o registro, siendo válido cualquier medio fehaciente de acreditar el derecho invocado. Además, el derecho invocado debe tener alcance comunitario. Si se trata de un derecho de alcance únicamente nacional, deberá solicitarse el AFA con alcance a los Estados en los que sea válido.

¿Pueden los titulares de marcas enviar a los funcionarios de aduanas una guía de información sobre el producto o cualquier otro material adicional que les ayude a identificar los productos auténticos?

Cuanta más información se facilite a las autoridades aduaneras, más eficaz será la vigilancia. La información requerida en el formulario de solicitud incluye: datos específicos y técnicos sobre los productos auténticos, incluidos elementos de marcado como códigos de barras e imágenes cuando proceda; la información necesaria para que las autoridades aduaneras puedan identificar fácilmente los productos en cuestión; información pertinente para el análisis y la evaluación por parte de las autoridades aduaneras del riesgo de infracción del derecho o de los derechos de PI de que se trate, como los distribuidores autorizados. Al menos en España, el AFA y toda la información facilitada deben estar en formato digital. De este modo, todos los funcionarios de aduanas tienen acceso a la misma información y pueden comunicarse con las autoridades de los demás países de la UE.

¿Cuál es el proceso habitual de incautación o investigación adicional en caso de que los funcionarios de aduanas identifiquen productos potencialmente falsificados?

Los funcionarios de aduanas analizan la documentación del envío y evalúan los riesgos desde diferentes perspectivas, como el país de origen, la ruta seguida, el valor declarado de los productos y el importador. Si necesitan más información, la solicitan al declarante del envío. Cuando los funcionarios de aduanas detectan un envío sospechoso, lo retienen.

¿Cómo se contacta normalmente con los titulares de marcas cuando se identifiquen productos sospechosos o falsificados?

En el momento en que se retiene oficialmente el envío, se notifica al titular de las medidas de protección aduanera y se le concede un plazo de 10 días para inspeccionar los productos. Estas acciones pueden consistir en solicitar la destrucción de estos productos falsificados y, en caso de que el importador se ponga a la destrucción, emprender acciones civiles o penales en el mismo plazo de 10 días. Si estas acciones no se realizan dentro del plazo, el envío será liberado.

¿Existen factores sensibles al tiempo que los titulares de marcas deban tener en cuenta en relación con la protección de los derechos de PI en aduanas?

Todas las acciones deben llevarse a cabo en el plazo de 10 días antes mencionado. Aunque se puede solicitar una prórroga, su concesión no está regulada, por lo que quedará a discreción de cada aduana. Al tratarse de un plazo corto, obliga a los titulares de derechos de PI a actuar lo más rápidamente posible en caso de retención.

¿Cuáles son los costes potenciales de trabajar con funcionarios de aduanas para proteger la propiedad intelectual de una marca?

El titular de la intervención aduanera debe correr con los gastos derivados de la retención, como los gastos de almacenamiento y destrucción de los productos retenidos. Además, también con traducciones a algunas lenguas de la UE. Actualmente no hay que pagar tasas a la administración aduanera. Esta ausencia de tasas fue una práctica seguida por las aduanas españolas que acabó extendiéndose al resto de la UE. Es fundamental proceder a la destrucción lo antes posible para ahorrar costes de almacenamiento.

¿Puede dar ejemplos de colaboraciones fructíferas entre empresas internacionales y autoridades aduaneras que hayan dado resultados tangibles?

Cabe destacar EMPACT Operation Fake Star, así como otras operaciones internacionales conjuntas de EMPACT. Para ello, el sector privado utilizó las funcionalidades de alertas y casos interesantes de IPEP para compartir información de interés con las distintas autoridades competentes, mientras que las autoridades podían solicitar datos al sector privado mediante el envío de “casos sospechosos”.

Por otra parte, la Comisión Europea acaba de publicar los resultados de las retenciones aduaneras en la UE para 2022. Tanto por el número de artículos incautados como por el valor estimado, los seis primeros Estados miembros representaron casi el 97% del total de incautaciones en el mercado interior en 2022. Italia encabeza el ranking con más del 63% del número total de artículos retenidos y casi el 55% del valor total estimado. España, Francia, los Países Bajos y Hungría también se sitúan entre los seis primeros puestos tanto en número de artículos como en valor estimado de las incautaciones, mientras que Bulgaria y Grecia completan el ranking en cuanto a número de artículos incautados y valor estimado, respectivamente.

¿Qué estrategias proactivas pueden emplear los titulares de marcas para mejorar su colaboración con los funcionarios de aduanas?

La estrecha colaboración entre las aduanas y los titulares de derechos, así como la calidad de la información facilitada por los titulares de derechos en sus comunicaciones, son de suma importancia para la evaluación de riesgos en el ámbito de la protección de derechos de PI.

El primer paso es de solicitar la protección aduanera en la UE designando a un representante de cada país con amplia experiencia en estos asuntos y que mantenga excelentes relaciones con las autoridades. Además, hay que mantener al día la información facilitada a las aduanas. Si disponemos de información, lo más detallada posible, sobre la próxima llegada de un envío sospechoso a España u otro país de la UE, recomendamos hacer uso del mecanismo de “alerta roja” para que el envío sea inspeccionado físicamente a su llegada. Otra medida muy útil es impartir sesiones de formación a los funcionarios de aduanas sobre cómo identificar las infracciones de los derechos de las empresas titulares de PI. Por último, dado que el objetivo último es encontrar el lugar de fabricación de los productos falsificados, la información aduanera obtenida debe tratarse con inteligencia, cotejando datos y haciendo averiguaciones en el país de origen.

Juan José Caselles, Socio Asociado en ELZABURU

Originalmente publicado en WTR el 08 de diciembre de 2023.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el pasado 24 de noviembre su Guía sobre Tratamientos de Control de Presencia mediante Sistemas Biométricos. Lo cierto es que, tras algunos informes y directrices de otras autoridades de control, el sector estaba expectante sobre cuál sería el criterio definitivo de la Agencia, que hasta ahora no había emitido una opinión tan completa respecto a estos tratamientos. Hablamos, concretamente de los sistemas de control horario (fichaje) y control de accesos mediante identificación biométrica (lo de fichar con la huella dactilar o acceder mediante reconocimiento facial, etc.).

La verdad es que, tras conocer el parecer de la AEPD, seguro que muchos preferirían que no se hubiera pronunciado al respecto. Y es que esta guía es todo un misil a la línea de flotación de los sistemas de identificación biométrica en general, y particularmente en los controles tanto de presencia como de acceso en el ámbito laboral. En ella la AEPD viene a rectificar algunos de sus criterios al respecto hasta ahora, así como clarifica algunos de los requisitos esenciales que deben cumplirse en el tratamiento de datos.

Podríamos simplificar mucho y decir simplemente que, a día de hoy, no se pueden llevar a cabo tales actividades. Pero, aunque por muy muy poquito, no es exactamente así, de modo que te contamos a continuación lo más relevante de esta nueva guía de la Agencia. Prometemos centrarnos en lo importante y explicarlo de la forma más sencilla posible.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prohíbe, con carácter general, el tratamiento de datos de categoría especial, los cuales pueden tratarse sólo de forma excepcional si concurre alguno de los supuestos que el propio Reglamento prevé al efecto. Pues bien, los datos biométricos son datos de categoría especial cuando se usan para “identificar de manera unívoca a una persona física”. A raíz de ese concepto matemático “unívoco” asociado a la finalidad de identificar, parece que la AEPD inicialmente interpretó que, si los datos biométricos se utilizaban con fines de identificación, serían dato de categoría especial pero no así si se empleaban en sistemas de autenticación. No ahondaremos más en este punto, dado que el Comité Europeo de Protección de Datos ya aclaró que, en definitiva y dicho muy llanamente, si en un proceso de autenticación requieres identificar o se produce simultáneamente la identificación, el dato biométrico se está utilizando para identificar a una persona física concreta y eso es lo que importa para entender que hay tratamiento de dato de categoría especial. Esta es una de las reconsideraciones que ahora hace la AEPD.

Se acabó, por tanto, intentar acogerse a la idea de que en un control horario o en un control de acceso lo que se produce es una autenticación y no una identificación, pues tanto monta, monta tanto.

Se hace necesario, entonces, ver si la prohibición del tratamiento de datos biométricos puede levantarse por alguna de las excepciones que contiene el RGPD. Pues bien, dentro de los supuestos que el Reglamento recoge para el tratamiento de datos de categoría especial, para los fines aquí referidos sólo cabrían los dos siguientes:

• Si se cuenta con el consentimiento de los empleados, el cual ha de ser informado y otorgado de forma inequívoca, específica y libre.

• Si es necesario para cumplir obligaciones o ejercer derechos en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social. Ojo, que esto está condicionado a que así lo autorice una norma europea o nacional o un convenio colectivo que establezca garantías adecuadas para los derechos e intereses, en este caso de los empleados.

Limitaciones

Y aquí viene cuando el reportaje empieza a convertirse en tal película de terror que ríete tú de “El exorcista” o la saga completa de “Saw”. ¿Por qué? Porque la AEPD en esta nueva guía casi casi casi cierra la puerta a cal y canto a estas dos opciones:

• Antes entendía que estos tratamientos podían quedar legitimados por existir una previsión legal que así lo recogía: El art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores para el control de acceso y el art. 34.9 para el control horario, de presencia o fichaje de la jornada, como lo queramos llamar. Ahora, haciéndose eco del criterio de otras autoridades de control de protección de datos, rectifica y establece que esos artículos no son suficientes porque no mencionan expresamente el tratamiento de datos biométricos y porque no recogen las garantías que deben aplicarse en protección de la privacidad de los empleados.

• Indica, asimismo, que el consentimiento tampoco puede ser una base de legitimación para estos tratamientos, puesto que en una relación empleador – empleado debe presuponerse que el trabajador no va a otorgar libremente su consentimiento dada la posición dominante de la empresa.

• Incluso aunque pudiera darse un consentimiento libre, este implicaría que ha de arbitrarse una alternativa para aquellos empleados que no consientan el tratamiento de sus datos biométricos y, si dicha alternativa es menos invasiva para la privacidad de los trabajadores, esto supone que el tratamiento de datos biométricos no es indispensable y, por lo tanto, en virtud del principio de minimización de los datos personales (no tratar datos que no sean estrictamente necesarios), no es proporcional y no puede llevarse a cabo.

Conclusión: Se pone sumamente difícil, por no decir imposible, contar con sistemas de identificación biométrica para estos fines en la empresa.

¿No hay ninguna solución? Mucho nos tememos que, mientras no exista una norma europea o española que regule específicamente estos controles mediante datos biométricos, la única solución para poder tratar este tipo de datos en el ámbito laboral pasa por negociarlo y recogerlo expresamente en un convenio colectivo junto con las garantías que deban implementar las empresas al adoptar estos sistemas para asegurar los derechos de sus empleados.

Además, si con mucha suerte se consigue superar este primer obstáculo, quedaría después cumplir el resto de los requisitos que la AEPD establece en esta guía. Y, ojo, porque no son pocos ni nada fáciles de cumplir y porque se hacen extensivos a otros posibles tratamientos de datos biométricos fuera ya del entorno laboral.

Así que, si por una casualidad el legislador quisiera regular estos sistemas de control biométrico, por favor, que ya de paso no se salte el trámite de la evaluación de impacto sobre protección de datos, que algo ahorrará luego a las empresas de cara a poder adoptar estos sistemas.

Ruth Benito Martín, of Councel de ELZABURU

Hoy, como cada 8 de junio, se celebra el Día Mundial contra las Falsificaciones, fecha idónea para hablar sobre el perjuicio que causa esta lacra.

En España existe la tendencia a pensar que las falsificaciones siempre están asociadas a productos de lujo de grandes empresas mundiales, pero la realidad es bien distinta. La comercialización de productos falsificados supone un grave riesgo socioeconómico a nivel mundial. Tal y como se puede comprobar en el último informe publicado por la EUIPO y la OCDE en enero del presente año, denominado “Riesgos del comercio ilícito de falsificaciones para las pequeñas y medianas empresas”, las PYMES cuya propiedad intelectual se vulnera tienen un 34% menos de posibilidades de sobrevivir al cabo de 5 años.

La falsificación de productos amenaza a un gran número de industrias. Podemos encontrar falsificaciones en productos de consumo corrientes, tales como prendas de vestir, o en artículos de lujo. Además del daño económico, en muchas ocasiones las falsificaciones suponen un grave riesgo para la salud de los consumidores, como ocurre con los medicamentos falsificados, alimentos, cosméticos, etc., ya que, mientras que los proveedores legítimos son sometidos a una estricta normativa que garantice que sus productos no causan daño a los consumidores, los falsificadores no cumplen estas normas.

Según el Código Alimentario Español, tendrá consideración de falsificado todo alimento en el que se haga concurrir alguna de las siguientes circunstancias: a) Que haya sido preparado o rotulado para simular otro conocido; b) que su composición real no corresponda a la declarada y comercialmente anunciada; y c) cualquier otra capaz de inducir a error al consumidor.

Entre los productos alimenticios falsificados más incautados en los últimos años se encuentran el aceite de oliva, del que se han intervenido más de 60.000 litros, y el vino. En 2021, los Mossos d´Esquadra intervinieron 750.000 botellas de vino y 3,2 millones de distintivos de garantía falsos.

Otros productos falsificados y que son muy peligrosos para la salud y la seguridad de las personas son las piezas y recambios de vehículos, el tabaco -el pasado año se desmantelaron 11 fábricas ilegales- y las mascarillas, entre 2020 y 2021, en plena pandemia, el 60% de las mascarillas compradas eran falsificadas.

UN CASO RECIENTE

Hace unos días salió a la luz la macrooperación liderada por la Policía Nacional de distintos países europeos, junto con la colaboración de organismos como la EUIPO y la EUROPOL, en la que se intervinieron alrededor de 2 millones de productos falsificados y se detuvo a más de 370 personas.

Los más de 3.900 registros realizados tuvieron lugar en 17 países y han permitido sacar del mercado productos que afectaban a 258 marcas y que tenían un valor de 85,8 millones de euros. Durante las intervenciones se pudo comprobar que la mayoría de los productos incautados procedían de China, Hong Kong, Turquía y Vietnam.

Alberto Gallo, asociado junior en ELZABURU