Vivimos en una sociedad que está en constante cambio y evolución, y como tal, el pasado 29 de diciembre de 2021 fue aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto que modifica la Ley 23/2011, de 29 de junio, de depósito legal para permitir una conservación más efectiva de la edición nacional y optimizar la gestión de los centros de conservación.

Antes de empezar, es preciso señalar que el Depósito Legal es la normativa que permite recoger los ejemplares de las publicaciones editadas de cualquier tipo, ya sea en soporte físico como en línea, a los centros de conservación de las Comunidades Autónomas y a la Biblioteca Nacional de España. Ambas administraciones son responsables tanto de la preservación del patrimonio bibliográfico y documental español como del patrimonio digital, las publicaciones en línea, los sitios web y libros y revistas electrónicas.

En el anteproyecto encontramos las siguientes novedades: para empezar, los editores podrán depositar directamente los archivos digitales previos a la digitalización, además o en lugar de los archivos impresos, siempre que se trate de libros, prensa y/o revistas. Esto busca facilitar la conservación y el acceso a los documentos, evitando que se tengan que digitalizar en el futuro estos ejemplares.

Así mismo, se añade la posibilidad de solicitar impresiones bajo demanda, gestión que antes estaba excluida, y se reconoce tanto a la Filmoteca Española como a las Filmotecas de las Comunidades Autónomas el estatuto de centros de conservación del patrimonio cinematográfico español, siendo sus objetivos la recuperación, la investigación y la conservación del patrimonio cinematográfico español, así como su difusión.

Igualmente, se incluyen nuevas tipologías documentales como los videojuegos, los catálogos comerciales de librerías, editoriales y casas de subasta, así como los marcapáginas, entre otros. En relación con los videojuegos, cabe señalar, que esto supone un gran cambio ya que con la legislación anterior estos estaban comprendidos dentro de los documentos audiovisuales, mientras que ahora tendrán su propio apartado para poder conseguir el depósito de la edición completa de esa tipología documental.

Por último, entre las modificaciones se encuentra la eliminación de las microformas, cuya edición ya es inexistente, así como todo tipo de publicaciones publicitarias, las cuales carecen de interés patrimonial, según se señala en el anteproyecto. Adicionalmente, también se elimina la responsabilidad de la alta inspección, en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, que recaía en la Biblioteca Nacional de España.

En este texto se incorporan también los cambios derivados del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, que facilita la conservación del patrimonio digital.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Federación de Gremios de Editores de España, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), con el objetivo de adaptarse a los cambios del sector editorial, así como de permitir un cumplimento más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimización de la gestión de los centros de conservación.

Autoras: Mabel Klimt y Paula Bellés

El Gobierno aprobó el pasado 2 de noviembre el Real Decreto-ley 24/2021 que transpone, entre otras, la Directiva 2019/790, sobre los derechos de autor en el mercado único digital (Directiva DAMUD).

La  finalidad de esta normativa es que los contenidos digitales ganen oportunidades para competir en un mercado único digital.

Destacan, entre otras, las siguientes novedades:

• Se amplía el límite para la ilustración de la enseñanza y la investigación científica. Así, el artículo 68 reconoce que no será necesaria la preceptiva autorización por parte de los titulares para el uso de sus obras con fines educativos y por medios digitales, siempre que sean realizados por profesorado de la educación reglada, por el personal de las universidades y organismos de investigación, en un entorno electrónico seguro (por ejemplo, un aula virtual) e indicando la fuente con el nombre del autor siempre que sea posible. Además, estos actos se entenderán realizados en territorio español, aunque sus destinatarios no se encuentren en él.
• Otra de las novedades más importantes es la obligación de los prestadores de servicios de intermediación de adoptar medidas adecuadas para garantizar la protección de las mismas. Estos serán responsables de los actos no autorizados de comunicación pública, a menos que demuestren:
• Que han hecho sus mayores esfuerzos para conseguir autorización y para garantizar la indisponibilidad de las obras.
• Que han actuado de manera expeditiva ante las notificaciones de los titulares de derechos para la retirada de las obras o prestaciones, evitando que puedan volver a cargarse en un futuro.
• Se reconoce el derecho a una remuneración adecuada y proporcional de los autores y artistas, intérpretes o ejecutantes cuando lleven a cabo contratos de explotación sobre sus obras, para compensar el desequilibrio que se produce entre ellas. Para ello, se establece una obligación de transparencia para los titulares de autorizaciones o cesionarios de los derechos de explotación, que deberán proporcionar información actualizada anualmente sobre la explotación de la obra y los ingresos generados y la remuneración.

Otras de las modificaciones más importantes de la Ley de Propiedad Intelectual introducidas por Real Decreto-ley son:

• Además, para el caso de que, tras la celebración del contrato de cesión de derechos se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración inicialmente pactada y la totalidad de los ingresos derivados de la obra, se introduce en el artículo 47 de la LPI una revisión por remuneración no equitativa, mediante la cual se podrá revisar el contrato.
• Se introduce un derecho de revocación en el artículo 48 bis, por el cual se otorga al autor la facultad de resolver la autorización o cesión, o poner fin a la exclusividad de la misma, en el caso de que la obra no esté siendo explotada.
• La nueva redacción del artículo 58 que estipula que, por medio del contrato de edición, en el cual el autor cede al editor el derecho de reproducción y distribución, el editor adquiere el derecho de compensación equitativa del artículo 25.
• La modificación del artículo 32 apartado 2, por la cual se elimina el conocido como “Canon AEDE” de gestión colectiva obligatoria e irrenunciable. Este canon afectaba a los agregadores y buscadores de contenido, que debían hacer frente al mismo a favor de los diarios españoles. En el nuevo precepto no se establece ninguna formalidad sobre la gestión de este derecho y serán los titulares de derechos quienes pueden negociar las autorizaciones de manera individual o a través de una entidad de gestión.
• Por último, se otorga a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias, mediante la inclusión de un nuevo artículo 129 bis, un derecho exclusivo de reproducción y de puesta a disposición del público respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Autores: Mabel Klimt, Javier Fernández-Lasquetty, Claudia Fernández y Clara Collado

(Caso guía del Tribunal Supremo nº 157)

El 30 de junio de 2021, el Tribunal Supremo de la República Popular China emitió la 28ª tanda de casos orientativos, de entre los cuales, el nº 157 estaba relacionado con la protección de las obras de arte aplicado.

Puntos destacados de la sentencia

Para que una obra de arte aplicado pueda ser protegida por la Ley de Derechos de Autor, esta debe ser original, tener cierto valor artístico, y que este último pueda diferenciarse claramente de su sentido práctico. Además, la Ley de Propiedad Intelectual únicamente protegerá el carácter estético de esta, no su utilidad técnica.

Antecedentes

En 2009, Crosplus Home Furnishings (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo, “Crosplus”) diseñó un armario de estilo tradicional chino que denominó “Armario Tang Yun”. Entre septiembre y octubre de 2011, este estuvo expuesto en una página web de terceros, y el 10 de diciembre de 2013, Crosplus registró los derechos de autor del «patrón tridimensional del armario combinado Tang Yun» a través del Centro de Protección de Copyright de China.

En 2013, Crosplus descubrió que Mengyang Furniture Sales Center (en lo sucesivo, “Mengyang”), un distribuidor de Beijing Zhongrong Hengsheng Wood Co., Ltd. (en adelante, “Hengsheng”) vendía un armario fabricado por Hengsheng que era sustancialmente similar a la apariencia de “Tang Yun”. Crosplus demandó entonces al centro de ventas Mengyang y a Hengsheng por infracción de los derechos de autor de su obra de arte aplicado, el «Armario Tang Yun».

El tribunal se opuso a las pretensiones del demandante, y la decisión fue anulada en el tribunal de apelación.

Conclusión

 El Tribunal de segunda instancia analizó el caso en dos pasos:

1. ¿Constituía el «Armario Tang Yun» una obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual?

El artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Derechos de Autor de la República Popular China establece que «el término “obra” al que se refiere la Ley de Derechos de Autor corresponde a las creaciones intelectuales originales en el ámbito literario, artístico o científico en la medida en que puedan ser reproducidas en forma tangible».
El apartado 8 del artículo 4 del Reglamento de aplicación estipula que “las “obras de arte” son las obras bidimensionales o tridimensionales de las artes plásticas creadas con trazos, colores u otros medios que produzcan un efecto estético, como las pinturas, las obras de caligrafía y las esculturas”.

Por lo tanto, toda obra intelectual original que pueda ser reproducida en forma tangible está protegida por la Ley de Derechos de Autor como «obra».

A pesar de que la Ley de Derechos de Autor de China no contempla las “obras de arte aplicado” explícitamente, en la práctica suelen estar protegidas como obras de arte. Para que un producto industrial sea considerado una “obra de arte aplicado”, debe, además de cumplir los requisitos comunes de una obra general (realización independiente y expresión creativa), tener un efecto estético. Además, el ámbito de protección de la Ley de Derechos de Autor está limitado a la expresión del autor y no protege la utilidad técnica. Por lo tanto, la protección de una obra de arte aplicado por la Ley de Derechos de Autor también requiere que su carácter artístico y su carácter funcional estén claramente diferenciados.

En este caso, el armario del demandante cumplía ambos requisitos de estética y de utilidad. Por un lado, el trabajo creativo del demandante se refleja en la elección de los materiales, los patrones y las posiciones específicas de los accesorios. El color de los paneles de los muebles no es la veta de la madera en sí, sino que imita el color y los elementos de los muebles tradicionales chinos rediseñados con técnicas abstractas, y las puertas de los armarios delanteros, los tiradores de los cajones y las gavetas utilizan herrajes de latón puro hechos a mano, entre otras características.

Por otro lado, la naturaleza artística del armario puede diferenciarse claramente de su practicidad, ya que la modificación de los elementos artísticos no afectaría a la función práctica del guardarropa, que es el almacenaje y la exposición de ropa.

Por todo lo anterior, quedó confirmado que el armario del demandante se puede considerar una obra artística susceptible de ser protegida por la Ley de Derechos de Autor.

2. ¿La fabricación y venta de un producto sustancialmente similar en apariencia a una obra de arte aplicado infringe los derechos de autor de esta última?

Para determinar si un producto infringe los derechos de autor de una obra protegida, el tribunal debe comprobar y decidir si dicho producto es «sustancialmente similar» a la obra protegida y si el infractor tenía “acceso” a ella.

Como se ha señalado anteriormente, la Ley de Derechos de Autor protege únicamente el carácter artístico de las obras de arte aplicado, por lo que la comparación entre el producto infractor y la obra protegida debe limitarse al «aspecto artístico».

Tras la comparación, el tribunal consideró que los elementos creativos de ambas obras eran sustancialmente similares, entre otros, por la forma general en L del armario, la disposición similar de las puertas, los accesorios decorativos, el patrón de los paneles y la forma general.

En vista de que el demandado no aportó pruebas para demostrar cuándo se completó el diseño de los productos infractores, ni proporcionó información sobre los diseñadores -sumado al hecho de que el demandado y el demandante eran competidores en el mismo campo industrial-, el tribunal consideró que había razones para creer que el demandado tenía «acceso» a las obras del demandante.

Basándose en el análisis anterior, el tribunal dictaminó finalmente que los productos demandados infringían los derechos de autor de la obra protegida por el demandante.

Autora: Dan Liu

El 9 de septiembre pasado el Tribunal de Justicia ha dictado sentencia en el asunto C-783/19, resolviendo una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el marco de una acción por infracción de la denominación de origen Champagne iniciada por el Comité Interprofesional du Vin de Champagne (CIVC) contra unos bares de tapas distinguidos con el nombre “Champanillo”.

El Juzgado Mercantil de Barcelona había desestimado la acción en primera instancia, considerando que no había infracción de la denominación de origen porque el término “Champanillo” no se utilizaba para designar una bebida alcohólica, sino unos servicios de hostelería que no eran comparables al vino de Champagne.

A la hora de resolver el recurso de apelación interpuesto por el CIVC contra esta resolución se le plantearon unas dudas a la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la interpretación de la norma de la Unión Europea de aplicación al caso -el Reglamento n.º 1308/2013– que decidió plantear al Tribunal de Justicia a través de la cuestión prejudicial.

La primera de estas dudas se refería a la posibilidad de proteger a las denominaciones de origen, conforme al art. 103.2 de dicho Reglamento, frente al uso de denominaciones que evoquen una denominación protegida para identificar servicios no comparables a los productos designados por esta última.

Siguiendo la opinión expresada por el Abogado General, el Tribunal ha respondido a esta cuestión declarando que “el Reglamento protege las DOP frente a comportamientos relacionados tanto con productos como con servicios”. A su juicio, el Reglamento establece “una protección de amplio alcance que está destinada a hacerse extensiva a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos amparados” por las DOP.

La Audiencia de Barcelona planteó además al Tribunal de Justicia dos cuestiones referidas a los criterios que se deben utilizar para examinar la existencia de una “evocación” de una denominación de origen, en el sentido de la norma de la Unión. En particular, las cuestiones se centraban en la relevancia a esos efectos de la comparación entre el producto protegido por la DOP y el producto o servicio designado por la denominación controvertida.

A este respecto, el Tribunal de Justicia aclara en su sentencia que la existencia de evocación “por una parte, no exige, como requisito previo, que el producto amparado por una DOP y el producto o el servicio cubierto por el signo controvertido sean idénticos o similares y, por otra parte, queda acreditada cuando el uso de una denominación hace surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco entre esa denominación y la DOP.”

Partiendo de estas premisas, corresponderá a la Audiencia Provincial de Barcelona apreciar en el caso enjuiciado, teniendo en cuenta todas las circunstancias presentes en el mismo, si el uso de la denominación CHAMPANILLO da lugar a ese “vínculo suficientemente directo y unívoco” con el champán que determina la existencia de la evocación.

Más allá de la decisión que tome en su día el tribunal español, la relevancia de esta sentencia estriba en que es la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia se pronuncia explícitamente a favor de la extensión de la protección de las DOP a otros supuestos distintos al uso de denominaciones semejantes para distinguir productos de naturaleza análoga a los designados por la denominación de origen.

Por otra parte, aunque no es una novedad respecto a lo declarado por el TJ en otras sentencias anteriores, ahonda en esta en la desvinculación del análisis del concepto de evocación de la existencia de una semejanza entre los productos distinguidos por la DOP y aquellos productos o servicios a los que se aplica la denominación controvertida. La diferenciación a estos efectos de los criterios de comparación del derecho de marcas se pone así de manifiesto por el Tribunal.

En definitiva, el reconocimiento de la necesidad de amparar a las denominaciones de origen frente al aprovechamiento de su reputación en sectores diversos, tanto en relación con productos como con servicios, es fundamental para las denominaciones de elevado prestigio como la denominación Champagne. Esta sentencia constituye un importante paso adelante en esa dirección.

Autor: Carlos Morán

Antecedentes

SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH es titular de dos marcas internacionales, «Franziskaner» (nº G807592) y «Franziskaner Weissbier» (nº G1241072), ambas licenciadas a Budweiser Investment (China) Co. Ltd. (en lo sucesivo, “Budweiser”) para su uso y mantenimiento en China.

El 7 de marzo de 2019, Budweiser presentó una demanda por infracción de marca, argumentando que Guangzhou Keyuan Import & Export Co. Ltd. había infringido sus derechos de marca por importar sin su permiso un lote de cerveza idéntico a las dos marcas internacionales mencionadas. El demandado alegó que la cerveza importada era una “importación paralela legal”, ya que fue producida en Europa por el titular de la marca (SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH) y exportada por su empresa afiliada, por lo que no constituía un acto de infracción de los derechos de la marca en cuestión.

El Tribunal Popular del Distrito de Yuexiu falló a favor del demandante en primera instancia, exigiendo al demandado que destruyera los productos infractores e indemnizara al demandante por sus pérdidas. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y consideró que los productos del demandado constituían una importación paralela legítima.

La decisión

El Tribunal de segunda instancia aclaró, en primer lugar, la definición de «importación paralela de marcas» como «el comercio transfronterizo de productos elaborados o vendidos en el extranjero por el titular de la marca y con la marca legalmente adherida, que se importan a un tercer país o se venden a través de la aduana sin el consentimiento del titular de la marca o de su licenciatario». En términos generales, la importación paralela de una marca se identifica por los siguientes cinco elementos constitutivos.

1. El titular del derecho tiene autoridad legal sobre la marca tanto en el país exportador como en el importador;
2. Los productos importados son fabricados y lanzados al mercado extranjero por el propio titular de la marca o con su consentimiento;
3. Los derechos de marca en los países exportadores e importadores recaen sustancialmente en la misma persona o entidad;
4. Los productos se importan en el territorio objetivo sin el consentimiento del titular de la marca en el país importador; y
5. La importación no infringe los procedimientos legales de control aduanero del país importador.

En este caso, el tribunal consideró que las mercancías de cerveza en cuestión fueron producidas y comercializadas en Alemania por SPATEN-FRANZISKANER-BRÄU GmbH, y vendidas y exportadas por INBEV BELGIUM S.A. a OKUNI TRADING BUANGKOK CRESCENT, importador y distribuidor autorizado de la cerveza «Franziskaner» en Singapur. Posteriormente, STARBEV PTE LTD revendió la citada mercancía adquirida a OKUNI TRADING a la demandada, y OKUNI organizó el envío desde Singapur a China directamente de acuerdo con el contrato de venta entre OKUNI y STARBEV y entre STARBEV y la demandada. Las pruebas disponibles demostraron que el fabricante de las mercancías, el vendedor y el expedidor en Europa, el licenciante que autorizó la importación y la venta en Singapur, y el demandante en el caso eran todas sociedades pertenecientes directa o indirectamente, al grupo  de ANHEUSER-BUSCH INBEV NV/SA.

Por lo tanto, el tribunal consideró que las mercancías importadas en paralelo eran auténticas.

En segundo lugar, dado que la Ley de Marcas de la República Popular China no prohíbe explícitamente las importaciones paralelas de marcas, el tribunal debe basar su juicio en la finalidad legislativa y en los principios de la ley de marcas en cada caso, es decir, salvaguardar la función de las marcas y proteger los intereses de los consumidores.

La función principal de una marca es distinguir el origen de los productos. En este caso, la marca utilizada en las mercancías presuntamente infractoras era  propiedad del mismo titular de derechos tanto en el país de origen (Alemania) como en el país de importación final (China). Por lo tanto, para el público de referencia en el mercado chino, la marca supuestamente infractora no rompía la relación única entre el titular de la marca y los productos importados en paralelo, lo que no provocaría un riesgo de confusión.

Además, tanto las mercancías importadas en paralelo como las autorizadas para su venta en el mercado chino estaban bajo el control del mismo sistema de calidad que los productos del titular del derecho y habían sido comercializadas por este de acuerdo con las normas del mercado, de modo que puede aplicarse la garantía de calidad inherente a la marca.

A la vista de lo anterior, el tribunal dictaminó que la marca china en cuestión no había sido vulnerada, dado que los productos importados en paralelo no menoscababan las funciones de la marca china ni provocaban un riesgo de identificación errónea de la procedencia de los productos por parte del público consumidor.

Observaciones

En esta sentencia, el tribunal adoptó un enfoque neutral respecto a las importaciones paralelas de marcas, sosteniendo que la legalidad de una importación paralela debe juzgarse individualmente a la luz de las circunstancias del caso concreto. Si los derechos de marca utilizados en las mercancías importadas en paralelo recaen sustancialmente en la misma persona que los derechos de marca en el país importador, y la función de la marca china no se ve afectada, no hay razón para prohibir la importación paralela.

Autora: Dan Liu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), asunto C-762/19

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “TJUE”), se ha pronunciado, en el asunto C‑762/19 acerca de la prohibición para cualquier tercero de “extraer” o “reutilizar”, sin autorización del fabricante, la totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos.

La problemática del litigio versa sobre la compatibilidad del funcionamiento de un motor de búsqueda especializado con el derecho sui generis contenido en la Directiva 96/9, cuestión que el Tribunal Regional de Riga somete al TJUE mediante dos cuestiones prejudiciales mediante las cuales busca especificar por un lado, si la visualización en la lista de resultados generada por un motor de búsqueda especializado de un hipervínculo que remite al usuario de ese motor de búsqueda a un sitio de Internet facilitado por un tercero, donde se puede consultar el contenido de una base de datos de anuncios de empleo, se halla comprendida en la definición de “reutilización” que figura en el artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva 96/9 y, por otro lado, si la información procedente de las metaetiquetas de dicho sitio de Internet que muestra ese motor de búsqueda deben interpretarse en el sentido de que se incluyen en la definición de “extracción” que figura en el artículo 7, apartado 2, letra a), de la citada Directiva.

Para dar respuesta a estas cuestiones debemos, en primer lugar, precisar el alcance y la finalidad de la protección del derecho sui generis. El derecho sui generis tiene por objeto garantizar la protección de una inversión sustancial en la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos concediéndole al fabricante de dicha base de datos la posibilidad de impedir la extracción o reutilización no autorizadas de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de manera que la persona que tomó la iniciativa y asumió el riesgo de realizar una inversión sustancial pueda verse recompensada por ello.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, en virtud del artículo 7 de la Directiva 96/9, la protección de una base de datos por el derecho sui generis solo se justifica si la obtención, la verificación o la presentación del contenido de dicha base representan una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.

En cuanto a los criterios que permiten concluir que el acto de un usuario constituye una “extracción” o una “reutilización” en el sentido de la Directiva 96/9, se define la “extracción” como “la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice”. En cuanto a la “reutilización” abarca “toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas”. Ambos conceptos deben interpretarse en el sentido de que se refieren a todo acto que consista en apropiarse o en poner a disposición del público, sin el consentimiento de la persona que constituyó la base de datos, los resultados de la inversión de dicha persona, privándola así de los ingresos que se supone deben permitirle amortizar el coste de tal inversión.

El motor de búsqueda objeto del litigio, permite explorar, por una vía distinta a la prevista por el fabricante de la base de datos de que se trata, el contenido íntegro de varias bases de datos simultáneamente, entre ellas la del demandante, poniendo ese contenido a disposición de sus propios usuarios. Al ofrecer la posibilidad de realizar búsquedas simultáneamente en varias bases de datos, ese motor de búsqueda especializado permite a los usuarios acceder, en su propio sitio de Internet, a ofertas de empleo contenidas en esas bases de datos de terceros. De esta forma se proporciona a los usuarios acceso al contenido íntegro de bases de datos de terceros por una vía distinta a la prevista por sus fabricantes.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9 debe interpretarse en el sentido de que un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda del contenido de las bases de datos, que copia o indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, realiza una “extracción” y una “reutilización” de dicho contenido, en el sentido de esta disposición, que el fabricante de dicha base de datos puede prohibir en la medida en que tales actos ocasionen un perjuicio a su inversión en la obtención, verificación o presentación de dicho contenido, es decir, siempre que constituyan un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión mediante la explotación normal de la base de datos en cuestión.

Autora: Claudia Pérez Moneu

Los juzgados españoles dedican mucho tiempo a los “traslados”. Así, cuando el demandado por infracción de patentes presenta una reconvención de validez, el juzgado debe dar traslado al demandante. Este traslado es de vital importancia porque pone en marcha el plazo de dos meses para contestar a la reconvención. Sin embargo, se trata de un traslado simbólico porque el demandante ya tiene el escrito en su poder gracias al «traslado entre procuradores». ¿No sería más lógico que se iniciara el plazo desde ese traslado anterior? Práctico, pero una afrenta inmediata al principio de que el proceso deber ser impulsado y controlado por el juzgado. La solución es sencilla. En un momento posterior, el juzgado dicta una resolución efectuando un «traslado» simbólico y dando comienzo al plazo.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando la Ley de Patentes de 2015 permitió al titular de la patente presentar una solicitud de limitación de la patente en respuesta a la reconvención. Aunque esto siempre había sido posible en virtud del artículo 138.3 del CPE, carecía de un cauce procesal específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que había dado lugar a cierta improvisación por parte de los tribunales. El artículo 120 de la nueva Ley cambió todo esto especificando que la solicitud de limitación debía presentarse con la contestación a la reconvención y fijando un plazo de dos meses para responder. Como de costumbre, el juzgado debía «dar traslado» de la solicitud al demandado reconviniente, cuyo plazo para responder comenzaba, sin embargo, a partir de la «recepción» de la solicitud. Esto dio lugar a una serie de artículos académicos que sostenían que el comienzo de este nuevo plazo no sería desde el «traslado» del juzgado, sino mucho antes, desde el momento del traslado entre procuradores.

En el auto de 11 de febrero pasado, el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Barcelona resuelve esta cuestión a favor del traslado judicial: «Cualquier otra interpretación de las propuestas supondría dejar en manos de una de las partes el inicio del cómputo de plazos procesales, el impulso del proceso, amén de vaciar de contenido la previsión establecida en el primer párrafo del precepto. Llevado al absurdo: si el inicio del cómputo del plazo fuera desde el momento de la recepción de la solicitud –  traslado entre procuradores, entre las mismas partes, se entiende -, ¿para qué está previsto el traslado por el Juez o Tribunal?». Pues el artículo 120.5 «en ningún caso, autoriza a soslayar o relegar el impulso del proceso, el control de los tiempos y su cómputo por parte del órgano judicial«.

Autor: Colm Ahern

La apuesta de Barcelona por mantener el MWC 2021 parece felizmente en firme. Hoy 6 de mayo se ha hecho público el Protocolo del Tribunal Mercantil de Barcelona y del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante para garantizar las actuaciones rápidas en materia de medidas cautelares y diligencias preliminares por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual.

Aspectos a sopesar:

1. El MWC se celebrará entre los días 28 de junio al 1 de julio 2021.
2. El Tribunal Mercantil de Barcelona resolverá en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos que tienen por objeto evitar que se decreten medidas cautelares sin audiencia contra compañías que participen como exhibidores en el MWC.
3. Las diligencias preliminares o de comprobación de hechos basadas en derechos de autor, patentes, marcas, diseños, competencia desleal o publicidad en relación con productos exhibidos en el MWC tendrán tramitación preferente y prioritaria y serán resueltas en el plazo de dos días (48 horas).
4. Las solicitudes de medidas cautelares tendrán también tramitación preferente y serán resueltas en el plazo de 48 horas (si se conceden sin audiencia del demandado) o 10 días (si se conceden señalamiento de vista previa en caso de que se haya presentado escrito preventivo por el exhibidor).
5. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares podrán dirigirse tanto contra actos de presentación o exhibición de productos en modo presencial como contra aquellos que se realicen online y/o en cualquier tipo de plataforma virtual.
6. Las Vistas de medidas cautelares serán celebradas preferentemente de forma telemática.
7. Es tiempo ahora de que las empresas, según su posición, fijen sus estrategias con tiempo suficiente para asegurar una respuesta judicial adecuada. La experiencia contrastada de ELZABURU en varias ediciones consecutivas del MWC está a su servicio.

Acceda al Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2021.

Autor: Enrique Armijo-Chávarri

Según informa la Comisión Europea, el Certificado Verde Digital de Vacunación (CVD) es una acreditación digital que contribuirá a garantizar que las restricciones actualmente en vigor puedan suprimirse de manera coordinada, facilitando la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Este certificado incluirá únicamente la información clave necesaria, como el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición, la información pertinente sobre la vacuna / la prueba / la recuperación y un identificador único. En principio, la intención del Gobierno de España es tenerlo implantado en junio de este año, de modo que sea plenamente funcional de cara a los meses de verano.

Puesto que este es un proyecto que ha generado algo de controversia, a continuación, Ruth Benito, Of Counsel de ELZABURU y especialista en derecho de protección de datos personales y privacidad, realiza un análisis de los requisitos que a nivel de privacidad se espera de dicho certificado en su puesta en marcha:

1.- Protección de Datos y seguridad desde el diseño y por defecto

Este es el primer punto por dos motivos, fundamentalmente:

1. Contrariamente a lo que se suele pensar, aplicar criterios de privacidad y seguridad desde el inicio de cualquier proyecto ayuda a sacar éste adelante con mejores resultados a nivel de eficacia del propio proyecto y de confianza de los individuos, minora los riesgos para estos y evita tener que realizar posteriores ajustes.
2. Nos preocupa que en la propuesta de Reglamento europeo sobre el Certificado Verde Digital (CVD) se haya indicado que no se ha llevado a cabo una Evaluación de Impacto dada la urgencia existente, cuando tales evaluaciones son uno de los instrumentos que más confianza pueden aportar a la ciudadanía.

2.- Transparencia total

Los ciudadanos europeos tenemos derecho a conocer con exactitud cuál es la información que este certificado va a manejar sobre nosotros, cómo se va a manejar y quiénes son los implicados en dicho manejo.

La futura publicación del Reglamento sobre el CVD (ahora mismo sólo propuesta) aportará bastante información al respecto, pero aún quedarán muchas particularidades propias de cada Estado miembro, sobre todo respecto a las empresas, tecnología y medidas de seguridad aplicadas en cada caso.

3.- No discriminación

Algo en lo que varios países han hecho hincapié es que este CVD no debe permitir que se produzca ningún tipo de discriminación.

Este Certificado se crea para facilitar la libre circulación de los ciudadanos europeos de manera segura entre los Estados miembros de la UE. Por lo tanto, debe garantizarse que sólo se utilizará para este fin y no para otras cuestiones que podrían implicar discriminación, ni siquiera por parte del propio titular del certificado, como por ejemplo si se aprovechara en procesos de selección para puestos de trabajo.

Cabe cuestionarse si el CVD ya viene de serie con una cierta discriminación y es que aquellos que no se hayan podido vacunar aún ni hayan pasado la enfermedad, tendrán que costearse unas pruebas diagnósticas, cuyo resultado pueda figurar en el Certificado o puedan acreditarlo por otra vía a efectos de poder viajar.

4.- Utilidad y eficacia reales

La información reflejada en el CVD debe estar actualizada en todo momento, pero también debe ser apropiada para el objetivo perseguido. Este es un punto que parece que a día de hoy no se ha resuelto de manera total y es que no se tiene aún evidencia científica de que las personas inmunizadas, bien por haber pasado la enfermedad bien por haber sido vacunadas, no sean transmisoras de la enfermedad, es decir que no puedan contagiar a otros.

Por otra parte, tampoco se sabe, por ser pronto aún, cuánto tiempo durará esa inmunidad. En consecuencia, la información no parece todo lo fiable que sería deseable para los fines que se persiguen, lo que puede chocar con el principio de exactitud de los datos. Entendemos que se debe ir avanzando en la cuestión y que se tendrán en cuenta las conclusiones y evidencias científicas para realizar los ajustes necesarios en el sistema que garanticen la mayor eficacia del mismo con una correcta utilización de nuestros datos personales.

5.- Minimizar los datos

Tanto los que se manejen en las “tripas” del CVD como los que finalmente se reflejen en la aplicación o el papel a la hora de viajar, deben ser los mínimos realmente necesarios para el objetivo perseguido.

No sabemos aún con exactitud cuál será la información que se muestre cuando se haga uso del pasaporte, pero es algo que debe analizarse con detalle. Por ejemplo, podría bastar con una especia de “Apto” o “No apto” para viajar, si no hiciera falta conocer cuál es la situación que habilita a la persona (estar vacunado, haber pasado la enfermedad o tener una prueba diagnóstica con resultado negativo), o podría ser necesario conocer la situación concreta habilitante pero no hacer falta, a efectos de permitir el acceso al territorio, saber qué vacuna concreta se ha inoculado, o qué tipo de test se ha realizado, etc.

6.- Vigilar a los compañeros de viaje

Las autoridades nacionales deberán evaluar si los proveedores de la tecnología, infraestructura, almacenamiento, etc., ofrecen garantías suficientes a fin de que el manejo de esa información personal, que es sensible, se realice con las medidas de seguridad apropiadas y no se vayan a producir injerencias injustificadas en los derechos de los ciudadanos europeos. En todo caso, entendemos que la empresa o empresas elegidas, de cara a España, deberán cumplir con las medidas que resulten necesarias en virtud del Esquema Nacional de Seguridad.

7.- Interoperabilidad

Tal y como ya se recoge en la propuesta de Reglamento europeo, deben reunirse unas condiciones uniformes para la expedición, verificación y aceptación de los certificados en todos los países de la UE. De otro modo no se estaría facilitando realmente la movilidad de los europeos en territorio de la Unión.

8.- Universal y gratuito

La propuesta de Reglamento también prevé, acertadamente, que el CVD debe ser universal y gratuito, lo que no significa que tenga que permitirnos viajar gratis y por todo el mundo (¡ya quisiéramos!), sino que todos los europeos deben poder acceder al certificado de manera gratuita.

La gratuidad es realmente una condición para que el CVD sea universal. Pero también debe garantizarse que podrán beneficiarse del mismo de manera efectiva ciertos sujetos vulnerables, como por ejemplo menores de edad (quienes además no están recibiendo la vacuna), personas con discapacidad (accesibilidad) o personas desfavorecidas por la brecha digital.

9.- El que parte y reparte se lleva un tortazo

Esto no es una tarta de la que se pueda sacar tajada. Por lo tanto, las autoridades y compañías involucradas en el CVD, fuera de los fines previstos, no pueden compartir la información sanitaria de los europeos o aprovecharla en modo alguno y los operadores transfronterizos de servicios de transporte de viajeros que deban acceder a los certificados, no deberían generar sus propias bases de datos con la información de éstos.

10.- Que no venga para quedarse

El CVD sólo tiene sentido, y por tanto justificación y legitimación, mientras dure la pandemia y/o emergencia sanitaria. Por lo tanto, superada tal situación (ojalá sea más pronto que tarde), tanto el certificado como la tecnología que lo sustenta debe cesar y la información sanitaria de los europeos que haya quedado almacenada en los sistemas del CVD debe ser eliminada.

Anteriormente publicado en Confilegal, por Luis Javier Sánchez.

Para más información, puede escuchar la entrevista en la que participó Ruth Benito para Ventaja Legal, de Capital Radio.

Autora: Ruth Benito

El 28 de junio de 2011 Kerry Luxembourg Sàrl (“Kerry”) solicitó la marca de la UE KERRYMAID (denominativa) para distintos productos en clases 29 y 30. La compañía irlandesa Ornua Co-operative Ltd. (“Ornua”) presentó oposición sobre la base de 18 marcas prioritarias compuestas por el signo KERRYGOLD y registradas en clases 1, 5, 29, 30, 32 y 33, en base a los arts. 8.1. b), 8.4 y 8.5 RMUE.

La División de Oposición estimó la oposición aplicando el art. 8.5 RMUE y en base a la siguiente marca:

En diciembre de 2013 la solicitante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición. No obstante, los procedimientos ante la EUIPO fueron suspendidos con motivo de la acción de infracción interpuesta por Ornua ante los tribunales españoles por la comercialización de productos bajo la marca KERRYMAID.

En julio de 2019 la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por Kerry anulando parcialmente la decisión de la División de Oposición y estimando la oposición formulada por Ornua en base al art. 8.1.b) RMUE, para todos los productos cubiertos por la marca solicitada con la excepción de “carne, pescado, carne de aves y caza, frutas y verduras en conserva, seca y cocida” en clase 29. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran similares en un grado medio y, por tanto, existía un riesgo de confusión en relación con los productos en clases 30 y 29 que eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior. Además, la Sala señaló que la coexistencia pacífica de los signos controvertidos en Irlanda y el Reino Unido no permitía concluir que no existiera riesgo de confusión para una  parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry».

El recurso de Kerry ante el Tribunal General (TG) se basa en un único motivo: la supuesta infracción por la resolución de la Sala de Recurso del art. 8.1 b) RMUE. Kerry argumenta que la Sala erró al concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en pugna e impugna las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la percepción del público relevante del nombre geográfico «kerry», el carácter distintivo de la marca anterior y la similitud de los signos controvertidos.

El TG en sentencia de 10 de marzo de 2021 (T‑693/19) inadmite el recurso de Kerry y confirma la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO en base a las siguientes apreciaciones:

• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso de que no había ningún indicio claro de que el público no anglófono de la Europa continental entendiera el término «kerry» como una indicación geográfica de los productos designados.
• Que Kerry no aportó ninguna prueba que pudiera poner en tela de juicio la apreciación de la Sala de Recurso de que el término «kerry» incluido en la marca anterior tenía, para la mayor parte del público relevante, excepto el público irlandés y eventualmente el público del Reino Unido, carácter distintivo en relación con los productos para los que se registró la marca.
• Que, aunque pudiera apreciarse que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, no cabe cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento denominativo «kerrygold» es el elemento dominante de la marca anterior y ello en la medida en que, al contrario de lo que afirma Kerry, dicha conclusión no se derivó exclusivamente de la presencia del término “kerry” en el elemento denominativo “kerrygold”, sino de la posición y tamaño de dicho elemento y la nula distintividad de los elementos figurativos de la marca anterior.
• Que la Sala no cometió un error al no considerar que los elementos figurativos de la marca anterior no eran los elementos dominantes y distintivos del signo y ello en la medida en que, como la Sala apreció,  la representación de una vaca pastando que figura en la marca anterior, en relación con productos lácteos, será percibida por los consumidores como un elemento descriptivo de la naturaleza de los productos designados y que los demás elementos figurativos del signo (las flores, el fondo verde, las líneas blancas y la tipografía utilizada) serán percibidos como elementos meramente decorativos que no sirven para transmitir ningún mensaje que pueda ser recordado por los consumidores.
• Que los signos en cuestión son visual y fonéticamente similares en un grado medio debido al elemento común «kerry» situado en la parte inicial de los elementos denominativos de los signos y, por tanto, la Sala concluyó acertadamente que, pese a que los signos en conflicto no son conceptualmente similares, los signos son similares en su conjunto.
• Que, a la luz de las anteriores consideraciones, la Sala concluyó acertadamente que, en la apreciación global del riesgo de confusión, en el presente caso, respecto a los productos cubiertos por la marca solicitada que son similares o idénticos a los productos de la clase 29 cubiertos por la marca anterior, puede existir un riesgo de confusión para la parte del público relevante que no conoce la referencia geográfica contenida en el término «kerry» y que corresponde a una gran parte del público relevante.

En relación con las objeciones planteadas por Kerry en relación con el análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Sala, el TG señala:

• Que el examen del riesgo de confusión llevado a cabo por la EUIPO implica necesariamente una apreciación abstracta, que no se basa en las circunstancias de la comercialización de los productos, sino en las modalidades «objetivas» de comercialización de los productos designados por las marcas controvertidas y, por tanto, el modo en que se usa la marca anterior es irrelevante a efectos de analizar el riesgo de confusión y la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las pruebas invocadas por Kerry.
• Que, en cualquier caso, aun suponiendo que la toma en consideración de esas pruebas hubiera permitido a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que el término «kerry» tenía connotaciones irlandesas para el público relevante, las meras connotaciones no pueden bastar para demostrar que el público relevante en su conjunto percibe el término «kerry» como una indicación geográfica cuando se utiliza en relación con los productos cubiertos por la marca anterior, ya que para ello sería necesario que existiera una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos, que permitiera al público relevante percibir inmediatamente, sin más, una descripción de los productos en cuestión o de una de sus características.
• Que la sentencia del TJ de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11), invocada por Kerry no resulta aplicable al caso porque de la lectura de la misma no se desprende que el TJ haya examinado si el término «kerry», asociado a los productos de que se trata, sería entendido por el público pertinente como una indicación de su origen geográfico.
• Que la Sala no erró al no tomar en consideración las sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante y del Juzgado de Marcas de la UE dictadas en el marco de la acción de infracción ejercitada por Ornua, en la medida en que la EUIPO no está vinculada por las decisiones de los tribunales de marcas de la UE dictadas en el marco de acciones de infracción, en el contexto del ejercicio de su competencia exclusiva en materia de registro de marcas de la UE y, en particular, cuando, al hacerlo, examina las oposiciones presentadas contra las solicitudes de registro de marcas de la UE.
• Que, en relación con la supuesta coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en contra de lo que sostiene Kerry, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la existencia de esa coexistencia pacífica y, además, cuando la oposición al registro de una marca de la UE se basa en una marca de la UE anterior, la coexistencia debe probarse para todo el territorio de la Unión Europea.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TG concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de confusión por parte del público relevante no anglófono entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8.1. b) RMUE, para los productos de que se trata.

Autora: Ana Sanz