La evolución legislativa en materia de propiedad industrial es un aspecto indispensable a tener en cuenta para mantener o crear una ventaja competitiva en cualquier mercado. Recientemente, países como Libia, Iraq, Turquía y Bahamas han introducido reformas relevantes que impactan directamente en la forma de gestionar y mantener registros marcarios en sus respectivos sistemas.

Libia: aumento significativo en las tasas de renovación

Una de las novedades más destacadas en Libia es el aumento considerable en las tasas oficiales para renovar marcas, que provoca un gran aumento del coste de mantenimiento de estas para los titulares.

Concretamente, las tasas oficiales de renovación de marcas se han incrementado por encima de los 20.000 USD, es decir, más de 2.000 USD por cada año de vigencia de la marca.

¿Qué se recomienda hacer para registrar una marca en Libia?

Resulta esencial revisar los plazos de renovación y prever con tiempo suficiente los presupuestos correspondientes. Este cambio impacta especialmente a los titulares extranjeros, quienes deberán evaluar detenidamente si mantener sus registros resulta viable frente a los nuevos costes. Además, es importante considerar las particularidades del entorno legal árabe al trazar una estrategia marcaria en la región.

Iraq: nueva clasificación para productos y servicios

Desde enero de 2025, la Oficina de Marcas de Iraq ha implementado la 11.ª edición de la Clasificación de Niza, alineándose con los estándares internacionales. Este paso permite solicitar protección en todas las 45 clases, incluyendo las de servicios, ampliando el abanico de posibilidades para los titulares.

Implicaciones de la adopción de la 11ª Clasificación de Niza en Iraq

Esta transición exige la reclasificación de productos y servicios en marcas ya registradas, solicitudes en trámite y renovaciones futuras. La oficina ha publicado directrices específicas, y será obligatorio seguirlas en cada nuevo procedimiento.

Dada esta actualización, se recomienda más que nunca a los titulares de marcas anticiparse a los vencimientos o actuaciones pertinentes. Con el objetivo de revisar y adaptarse a la nueva clasificación con tiempo suficiente y, así, evitar retrasos o incidencias en los procedimientos marcarios en Iraq.

Turquía: cancelación de marcas por no uso

Desde marzo de 2025, Turquía ha introducido un procedimiento administrativo que permite solicitar la cancelación de marcas por falta de uso directamente ante la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TPTO), sin necesidad de recurrir a tribunales o litigar.

Aspectos clave del nuevo sistema turco

• Aplica a marcas que no se hayan usado en el país durante cinco años consecutivos.
• La solicitud debe presentarse de manera formal y con base legal clara.
• El procedimiento se dirige contra el titular registrado en el momento del inicio de la acción.
• Cambios posteriores en la titularidad serán considerados durante el proceso.

Ventajas del nuevo procedimiento marcario turco

Esta nueva vía ofrece una alternativa más ágil, económica y eficiente que el proceso judicial tradicional, lo que se traduce en una herramienta útil para optimizar la gestión de marcas en Turquía.

Bahamas: nueva Ley de Marcas en vigor

Bahamas ha reformado su legislación en materia marcaria con la entrada en vigor, el 1 de febrero de 2025, de una nueva Ley de Marcas. Entre los cambios más relevantes figura la posibilidad, hasta ahora inexistente, de registrar marcas de servicios.

Consideraciones para las empresas con intereses en las Bahamas

Aunque ciertos aspectos operativos siguen pendientes de desarrollo, la nueva normativa abre una vía para que empresas de sectores como el turismo, los servicios financieros o la hostelería refuercen su presencia marcaria en el país. Se aconseja, en todo caso, proceder con cautela hasta que se consolide la aplicación práctica de esta reforma.

Estar al día: un factor clave para proteger la marca globalmente

Las reformas en estos cuatro países subrayan la importancia de mantenerse actualizado respecto a los cambios legales que afectan al registro y mantenimiento de marcas en el extranjero. Estos ajustes, ya sea por motivos económicos, técnicos o procedimentales, obligan a revisar estrategias y actuar con previsión.

En ELZABURU, contamos con un equipo con amplia trayectoria en asesorar a empresas en la gestión de marcas en el extranjero, ayudando a nuestros clientes a adaptarse a los nuevos entornos jurídicos de manera segura y eficiente.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

• La Sala de Recurso de la EUIPO concluyó que los dos colores y su combinación carecían de carácter distintivo
• El Tribunal coincidió en que la marca quedaba comprendida en el motivo de denegación previsto en el Artículo 7(1)(b)
• La EUIPO acertó al remitirse a la jurisprudencia pertinente sobre combinaciones de colores, como Heidelberger Bauchemie

En Lotus Bakeries v EUIPO (asunto T-1096/23), el Tribunal General abordó el motivo absoluto de denegación contemplado en el Artículo 7(1)(b), del Reglamento 2017/1001, que prohíbe el registro de marcas desprovistas de carácter distintivo.

Antecedentes

El 22 de febrero de 2022, Lotus Bakeries presentó una solicitud para registrar la siguiente marca de color (solicitud de MUE n.º 018659684) para productos de la clase 30:

El 24 de febrero de 2023, el examinador de la EUIPO denegó la solicitud con base en el Artículo 7 (1)(b), al considerar que carecía de carácter distintivo.

Lotus Bakeries interpuso un recurso contra la decisión del examinador. Dicho recurso fue desestimado por la Sala de Recurso de la EUIPO, al considerar que los dos colores (rojo y blanco) y su combinación carecían de carácter distintivo.

Lotus Bakeries recurrió ante el Tribunal General alegando infracción de:

1. Artículo 7(1)(b);
2. Artículo 94; y
3. los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.

Decisión

El Tribunal General confirmó que la marca solicitada carecía de todo carácter distintivo. El Tribunal estimó que la Sala de Recurso había llevado a cabo un análisis del signo motivado y no contradictorio cuando examinó:

• si el público pertinente era capaz de identificar el origen comercial del signo;
• el argumento de que el supuesto uso de la marca era irrelevante para el análisis del carácter distintivo del signo; y
• la presencia de los colores rojo y blanco en el mercado.

El Tribunal consideró que se analizó correctamente la impresión global de la marca solicitada, aun cuando la Sala de Recurso analizara primero los colores (rojo y blanco) por separado. La marca solicitada consiste en una combinación sencilla de dos colores dispuestos en una serie de franjas sin contornos, de modo que el signo podría utilizarse con fines publicitarios o promocionales.

En lo que respecta a la alegación de Lotus Bakeries sobre la aplicación errónea de la jurisprudencia por parte de la Sala de Recurso, en particular la sentencia Libertel (asunto C-104/01, 6 de mayo de 2003), el Tribunal consideró que la Sala hizo bien en remitirse a otra jurisprudencia relevante relativa a combinaciones de colores, como Heidelberger Bauchemie (asunto C-49/02, 24 de junio de 2004).

Lotus Bakeries también alegó que la Sala de Recurso había tenido en cuenta el carácter descriptivo de la marca solicitada (Artículo 7(1)(c)), mientras que su decisión se basaba únicamente en el Artículo 7(1)(b). El Tribunal consideró que no era así. En esencia, la Sala había denegado la marca solicitada porque el uso de los colores rojo y blanco era habitual en el mercado y porque su combinación no permitiría que se percibiera como una indicación del origen comercial. Sus consideraciones adicionales acerca de la posible percepción de la combinación de colores como decorativa, promocional o funcional no se realizaron con el fin de analizar un eventual carácter genérico, sino para determinar hasta qué punto el público pertinente percibiría la marca como desempeñando una función diferente de la indicación de origen comercial.

Por lo tanto, el Tribunal coincidió con la Sala de Recurso en que la marca solicitada estaba comprendida en el motivo de denegación previsto en el Artículo 7(1)(b), y que, en consecuencia, Lotus Bakeries no podía invocar válidamente decisiones anteriores de la EUIPO, las Directrices de la EUIPO ni sus materiales formativos para poner en duda dicha conclusión.

Comentario

Esta sentencia arroja luz sobre la evaluación del carácter distintivo de las marcas compuestas por una combinación de colores, teniendo en cuenta no solo la propia marca, sino también el mercado en el que opera, a fin de determinar su capacidad para transmitir información a los consumidores, en particular sobre el origen comercial de los productos y/o servicios. Asimismo, ofrece una guía valiosa sobre los aspectos formales de las resoluciones, incluidos todos los elementos relativos a su motivación y la aplicación de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.

Patricia Gómez, Asociada Junior del área de Marcas de Elzaburu.

Originalmente publicado en WTR el 11 de abril de 2025.

Conocer el valor de una marca es clave para entender su impacto en el mercado y su relevancia entre los consumidores. Las marcas más valiosas del mundo no solo destacan por su éxito financiero, sino también por la percepción que tienen los consumidores sobre estas.

Actualmente, de acuerdo con el informe “Global 500” de Brand Finance, se ha detectado un creciente aumento del valor de algunas marcas españolas, logrando un posicionamiento cada vez más competitivo frente al escenario global.

Qué marcas españolas aumentaron más su valor en 2024

1. Santander

El Banco Santander se posiciona como la marca española más valiosa, situándose en el puesto 93 del ranking global. Su valor de marca ha aumentado un 16%, alcanzando los 21.800 millones de dólares.

2. Zara

La firma de moda Zara, del grupo Inditex, ocupa el puesto 116, con un crecimiento del 11% en su valor de marca, que asciende a 18.100 millones de dólares.

3. BBVA

BBVA ha incrementado un 28% su valor, alcanzando los 9.200 millones de dólares y situándose en el puesto 247 del ranking.

4. Movistar

Movistar se posiciona en el puesto 273, con un valor de marca de 8.600 millones de dólares, tras crecer un 12%.

5. CaixaBank

CaixaBank ha registrado un crecimiento del 25% en su valor de marca, alcanzando los 7.100 millones de dólares y situándose en el puesto 329 del ranking global.

6. Mercadona

Mercadona ha logrado posicionarse en el puesto 359 del ranking global.

7. Iberdrola

Cerrando la lista de las marcas españolas que ha crecido un 10%, alcanzando un valor de 5.800 millones de dólares.

Fuente: Brand Finance Global 500 2025

Factores clave del crecimiento de las marcas más valiosas de España

Las marcas enfrentan numerosos desafíos, desde cambios tecnológicos o la incertidumbre geopolítica, hasta la evolución de las expectativas de los consumidores. El éxito reside en adaptarse rápidamente a estos retos, al mismo tiempo que alinean la estrategia de marca con los objetivos financieros.

Algunos de los fatores que más han contribuido al aumento del valor de las marcas de España son:

• Apuesta por la digitalización y transformación tecnológica. La inversión en tecnología y plataformas digitales permite que las marcas amplíen su alcance y mejoren su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.
• Expansión internacional y diversificación de mercados. La entrada en mercados estratégicos, la adaptación a las preferencias locales y la consolidación de redes globales es clave para el crecimiento de una marca a largo plazo.
• Compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) refuerzan la confianza de los consumidores y aumentan el valor de la marca.
• Fidelización y reputación corporativa. Las marcas que logran diferenciarse con una propuesta de valor clara, un servicio de calidad y una relación sólida con sus clientes consiguen fortalecer su reputación y aumentar su relevancia en el mercado.

La importancia del valor de marca en el escenario global

El crecimiento de las marcas españolas en el ranking «Global 500» subraya la importancia de la gestión de los intangibles en un mercado cada vez más competitivo. La capacidad de estas empresas para innovar, expandirse internacionalmente y generar confianza entre los consumidores ha sido clave para su éxito.

A medida que las marcas más valiosas de España continúan su ascenso en el panorama global, resulta fundamental seguir apostando por la protección de la propiedad industrial e intelectual.

En Elzaburu estamos comprometidos en ayudar a las empresas a fortalecer y proteger su valor de marca, garantizando su crecimiento sostenible en un mundo cada vez más digital y globalizado.

Lucía Palomino, Abogados y Técnicos del área de Marca de Elzaburu.

En el competitivo mundo del vino, una marca representa mucho más que un nombre: es una promesa de calidad, una historia y un puente hacia los consumidores. Sin embargo, registrar y proteger una marca de vino en mercados internacionales no es un simple trámite administrativo. Es una estrategia integral que combina legalidad, identidad y diferenciación.

3 aspectos clave en el registro de marca internacional

1. Registro de marca en mercados estratégicos

Utilizar el Sistema de Madrid puede simplificar la protección en múltiples países. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que algunos mercados, como Estados Unidos y China, tienen requisitos y plazos específicos que pueden requerir acciones adicionales.

2. Protección de Subproductos y Marcas Secundarias

Muchas bodegas tienen líneas adicionales de productos, como ediciones limitadas o vinos premium, que requieren protección específica. Además, registrar nombres de dominio relacionados con la marca ayuda a prevenir conflictos en el ámbito digital.

3. Protección de la narrativa de marca

Las marcas de vino a menudo se construyen en torno a historias relacionadas con la tradición familiar, el terroir o los métodos de producción. Estas narrativas no solo deben formar parte del branding, sino también protegerse mediante derechos de propiedad intelectual.

Construir una identidad de marca diferenciada: el aspecto clave para evitar la dilución en el mercado

Más allá de la protección legal, una marca debe destacar visual y emocionalmente. Esto es especialmente relevante en el sector vinícola, donde los consumidores suelen tomar decisiones basadas en aspectos culturales, visuales y de storytelling.

• Diseño de etiquetas distintivas. Una etiqueta única no solo atrae a los consumidores, sino que también facilita la protección frente a competidores que intenten imitar el diseño.
• Narrativa de marca. Construir la marca en torno a historias relacionadas la bodega o al viñedo permite crear experiencias y conectar con los consumidores. Estas narrativas deben reflejarse en la identidad visual de la marca: el etiquetado, los canales digitales, las bodegas, etc.
• Estrategias para evitar la dilución. En mercados altamente competitivos, como Alemania o Reino Unido, existe el riesgo de que una marca pierda su exclusividad. Un diseño original y campañas publicitarias que refuercen su carácter único pueden prevenir este problema.
• En la elección del nombre, recuerda evitar términos genéricos o protegidos. Términos como «Cava», «Prosecco» o «Chablis» suelen estar protegidos como indicaciones geográficas. Incluso si parecen genéricos en un contexto, su uso en una marca puede estar prohibido si no se cumplen las condiciones necesarias. Puedes consultar en este otro artículo los principales desafíos legales de la protección de marcas de vino en el extranjero y cómo enfrentarlos.

En definitiva, registrar y comercializar una marca de vino en mercados internacionales es un desafío que va más allá de la legalidad. Requiere una visión estratégica que combine protección legal, diseño innovador y una narrativa auténtica. Al hacerlo, no solo se asegura la expansión y protección de la marca ante posibles falsificaciones, sino que también se fortalece la posición en el mercado.

Miguel Ángel Medina, Socio-Asociado del Área de Marcas

• El caso fue remitido a la Sala Ampliada de Recurso de la EUIPO debido a su grado de complejidad legal y su importancia.
• Se determinó que la marca MARICÓN PERDIDO ofendería a una parte significativa del público general español al ser considerada un insulto homófobo.
• Las pruebas presentadas por el solicitante no demostraron que la comunidad gay haya intentado acuñar del significado de «Maricón» para eliminar su connotación ofensiva.

La Sala Ampliada de Recurso de la EUIPO ha emitido su decisión en el Caso R 2307/2020-G, evaluando el motivo absoluto de denegación bajo el Artículo 7(1)(f) del Reglamento 2017/1001, que prohíbe el registro de marcas contrarias al orden público o a los principios aceptados de moralidad. La decisión incluye conclusiones sobre las normas para determinar los principios aceptados de moralidad, el público relevante al evaluar este motivo de denegación y el papel de la libertad de expresión.

Antecedentes

El 5 de mayo de 2020, Turner Broadcasting System Europe Limited presentó una solicitud de registro de la marca denominativa MARICÓN PERDIDO como marca de la UE, buscando protección para productos y servicios en las Clases 9 y 41: productos audiovisuales y servicios de entretenimiento. Cabe destacar que la solicitud de marca fue presentada antes del estreno del popular programa de televisión Maricón Perdido el 21 de junio de 2021.

El 25 de noviembre de 2020, el examinador de la EUIPO rechazó la solicitud en su totalidad en virtud del Artículo 7(1)(f), en conjunto con el Artículo 7(2). La decisión se basó en el argumento de que la marca significaba «maricón perdido» y era una expresión vulgar y ofensiva. El examinador consideró que este signo causaría ofensa no solo a los consumidores destinatarios de los productos y servicios, sino también a personas que lo encontraran en su vida cotidiana por casualidad.

El 4 de diciembre de 2020, el solicitante apeló la decisión. Su principal argumento fue que, si bien MARICÓN PERDIDO era “una expresión homófoba usada en España para describir a hombres que no podían ser reeducados para ser heterosexuales”, había evolucionado en una expresión irónica utilizada por la propia comunidad homosexual, que ha adoptado el término «Maricón».

Dado el grado de complejidad del caso, la Sala de Recurso lo remitió a la Sala Ampliada de Recurso. Mediante una decisión emitida el 25 de noviembre de 2024, la apelación fue desestimada.

Decisión

La Sala Ampliada respaldó la opinión del examinador, concluyendo que la marca solicitada ofendería a una parte significativa del público general español al ser considerada un insulto homófobo y, por lo tanto, contraria a la dignidad humana y a los principios aceptados de moralidad.

Para llegar a esta conclusión, la Sala Ampliada tuvo en cuenta los parámetros establecidos en los casos FACK JU GÖHTE (Caso C-240/18 P) y COVIDIOT (Caso R 260/2021-G), que proporcionan reglas sobre la determinación de los principios aceptados de moralidad y aclaran el papel de la libertad de expresión en los procedimientos de marcas.

En cuanto a las alegaciones del solicitante sobre la incorrecta aplicación de este motivo absoluto de denegación, la Sala Ampliada recordó lo siguiente:

• El público de la marca estaba compuesto por los consumidores a los que se dirigían los productos y servicios, así como por otras personas que, sin estar interesadas en ellos, podían encontrarse la marca en su vida diaria.
• Dado que el signo estaba compuesto por palabras en español, el público era principalmente hispanohablante, incluyendo a niños y jóvenes menores de 18 años.
• Sobre el significado del signo: “Maricón» significa «homosexual» o «afeminado» y se usa como insulto. Mientras que, «Perdido» se aplica a una persona dominada por malos hábitos. A este respecto, , la Sala Ampliada fue más allá del examinador y consideró que la interpretación más precisa de la marca era «maricón irremediable» o «hopeless faggot».
• En relación con la afirmación del solicitante de que la “comunidad gay” había intentado apropiarse y reconducir el significado del término «Maricón» para eliminar su connotación negativa y ofensiva, las pruebas presentadas no lo demostraron. La Sala Ampliada respaldó la decisión del examinador de que, en la fecha de presentación de la solicitud, el término seguía siendo ofensivo no solo para una parte significativa del público general español, sino también para muchos miembros de la “comunidad gay española”. Si bien los artículos presentados por el solicitante mencionaban que el término «Maricón» había sido acuñado por la comunidad LGBTQ+, especialmente gracias al programa de televisión Maricón Perdido, también señalaban que su significado dependía de quién lo dijera, cómo lo dijera y en qué contexto. Por lo tanto, el término seguía siendo inaceptable cuando era dirigido a hombres homosexuales por alguien ajeno a su grupo.
• Las circunstancias personales del solicitante de la marca (quien afirmó formar parte del grupo potencialmente ofendido) no tuvieron impacto en la aplicabilidad de este motivo absoluto de denegación.
• Este motivo absoluto fue considerado una limitación válida a la libertad de expresión.

Comentario

Al igual que en el caso anterior ante la Sala Ampliada de Recurso (véase COVIDIOT), esta decisión esclarece los parámetros a considerar para denegar el registro de un signo por infringir los principios aceptados de moralidad. Además, proporciona criterios útiles para evaluar el público relevante al aplicar este motivo de denegación y define lo que se considera moralmente aceptable según los estándares normales de tolerancia y sensibilidad.

El hecho de que la solicitud de la marca se presentara antes del estreno del programa de televisión Maricón Perdido pudo haber influido en la decisión de la Sala Ampliada. Basándose en las pruebas aportadas por el solicitante, el programa recibió una gran acogida entre su audiencia y destacó la ironía en su título. Sin embargo, esto no impidió que la marca fuera considerada ofensiva, especialmente cuando era usada por personas ajenas a la comunidad LGBTQ+.

Pamela Olivos Reyes, Asociada del área de Marcas.

Originalmente publicado en WTR el 17 de enero de 2025

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha publicado recientemente su nuevo proyecto empresarial: «As Ever», una marca de la que apenas se conocen detalles pero que ya ha generado polémica en España. La razón: su logotipo guarda parecido con el escudo del Ayuntamiento de Porreres, una pequeña localidad de las Islas Baleares.

El municipio, lejos de anunciar medidas legales, ha optado por una estrategia diplomática: invitar a Meghan Markle a visitar Porreres. No obstante, este caso plantea una cuestión legal en el ámbito de la propiedad industrial y el registro de marcas en la Unión Europea (UE).

¿Puede Meghan Markle registrar su marca “As Ever” en la UE?

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) examina cada solicitud bajo estrictos criterios para evitar conflictos con signos preexistentes. En este caso, la viabilidad de la marca «As Ever» podría verse comprometida debido a su similitud con el escudo del Ayuntamiento de Porreres, lo que abre la puerta a posibles objeciones basadas en la normativa vigente.

El Convenio de la Unión de París y su aplicación en el caso “AS Ever”

El Convenio de la Unión de París, en su artículo 6, prohíbe el registro de marcas que incorporen emblemas, escudos y signos oficiales de los Estados miembros y organizaciones gubernamentales sin su consentimiento. En España, actualmente hay 14 símbolos protegidos bajo este criterio, pero el escudo de Porreres no forma parte de esta lista oficial.

No obstante, el Reglamento de Marca de la UE introduce otro mecanismo de protección relevante en este caso. Según su artículo 7.1I, también se puede impedir el registro de marcas que contengan símbolos con un interés público especial. Este criterio podría ser utilizado por el Ayuntamiento de Porreres para presentar argumentos en contra de la solicitud de marca, argumentando que su escudo tiene un valor histórico y cultural. Así como cualquier otra alegación que demuestre la existencia de un interés público especial y que justifique su protección dentro de la UE.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Porreres frente a la marca de Meghan Markle?

Porreres no ha anunciado medidas legales. Sin embargo, existen algunas opciones para defender su emblema que podría tomar en consideración, en caso de decidir tomar acciones:

1. Presentar observaciones de terceros ante la EUIPO. Esta medida permitiría exponer los motivos por los cuales el registro de «As Ever» podría vulnerar la normativa comunitaria.
2. Solicitar la protección oficial del escudo a nivel nacional e internacional, evitando que terceros puedan apropiarse de símbolos similares.
3. Negociar directamente con Meghan Markle y su equipo legal para llegar a un acuerdo extrajudicial sobre el uso del logotipo.

¿Qué pasaría si la EUIPO rechaza la marca de Meghan Markle?

Si la EUIPO decidiera rechazar el registro de «As Ever» en Europa, Meghan Markle podría seguir utilizando su marca fuera de la UE, siempre que no existan conflictos legales en esos territorios.

En este sentido:

• En Estados Unidos, la normativa es diferente, y el escudo de Porreres no tendría protección a menos que estuviera registrado en dicho país.
• En Reino Unido, tras el Brexit, las marcas deben registrarse de manera independiente, por lo que el dictamen de la EUIPO no afectaría directamente su registro allí.

Este caso subraya la importancia de realizar un análisis previo de viabilidad antes de registrar una marca, especialmente cuando existen elementos gráficos que pueden generar conflictos con símbolos oficiales o con interés público especial.

Paloma Querol, asociada del área de marcas de Elzaburu

Desde enero de 2025, la Canadian Intellectual Property Office (CIPO) ha puesto en marcha un proyecto piloto de cancelación de oficio de derechos de marca, basado en el artículo 45 de la Ley de Marcas canadiense (Section 45 of the Trademark Act). Este mecanismo permite a la oficina seleccionar aleatoriamente registros marcarios para someterlos a un procedimiento de cancelación si no se prueba su uso en Canadá para los productos y servicios reivindicados, o si no se justifica su falta de uso.

Un proyecto piloto con implicaciones significativas

A pesar de que esta iniciativa podría parecer contraria al principio de seguridad jurídica, la CIPO la justifica como una medida para evaluar el estado del Registro de Marcas del país, promover una competencia más equitativa y asegurar que los derechos registrados reflejan la realidad del mercado.

Este procedimiento afecta a todas las marcas registradas en Canadá que hayan cumplido tres años desde su registro. La selección se realiza al azar y en lotes mensuales de 45 registros. Una vez notificados, los titulares o sus representantes legales disponen de tres meses para presentar pruebas de uso de la marca en Canadá o, en su defecto, justificar su falta de uso.

¿Un ajuste en la política marcaria canadiense?

Desde la reforma de 2019, el uso ya no es un requisito previo para obtener el registro de una marca en Canadá. Sin embargo, con este nuevo procedimiento de cancelación aleatoria, la CIPO podría estar reconsiderando esta postura y valorando la posibilidad de reintroducir la exigencia de acreditación de uso como una obligación para el mantenimiento de los derechos de marca.

De ser así, esta medida podría indicar un cambio de enfoque en la política marcaria canadiense, sugiriendo un posible retorno a la obligación de acreditar el uso para mantener el registro, como ocurría bajo la legislación anterior.

Prevención y cumplimiento, claves para evitar riesgos

 Ante esta nueva realidad, los titulares de marcas en Canadá deben asegurarse de que sus derechos se usan de manera efectiva o, en su defecto, de que pueden justificar su falta de uso conforme a las excepciones legales. De lo contrario, corren el riesgo de ser seleccionados en este proceso aleatorio y perder su marca.

Este proyecto piloto es un punto de inflexión en la gestión de los derechos de marca en Canadá y habrá que seguir su evolución para determinar su impacto en la seguridad jurídica y en la estrategia de protección de marcas en el país.

Cristina Arroyo, Socia-Asociada del área de Marcas de Elzaburu

El árabe es la quinta lengua más hablada en el mundo con unos 274 millones de hablantes, detrás del inglés, chino mandarín, hindi y español. Actualmente el idioma oficial de al menos 22 países, y se utiliza como lengua de negocios en naciones clave como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

¿En qué países y regiones es el árabe la lengua de los negocios?

El árabe es el idioma oficial em muchos países de Oriente Medio, Asia Occidental y Norte de África. Se habla en Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Siria, Yemen, Líbano, Israel (aunque es el hebreo la lengua oficial, convive con el árabe), Egipto, Argelia, Gaza y Cisjordania, Sahara Occidental, Marruecos, Mauritania, Libia y Túnez. 

En el África Subsahariana, países como Chad, Yibuti, Sudán y Sudán del Sur tienen el árabe como lengua principal. Asimismo, es lengua oficial de la Unión Africana, del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y de la Liga Árabe.

Aunque no es la lengua principal, el árabe también coexiste con otros idiomas oficiales en países como Malta, Afganistán, Eritrea, Níger, Senegal y Turquía. Además, como lengua de culto del islam, el árabe se habla en todas las regiones donde esta religión es mayoritaria.

De este modo, el árabe se posiciona como un vínculo clave para las actividades económicas, culturales y académicas entre varias regiones, y conocerlo es fundamental para operar en la economía global, geopolítica e intercambio cultural para garantizar una correcta protección de la marca. 

¿Por qué adaptar la protección de marca a la lengua y cultura árabe?

Cuando se diseña una estrategia de protección de marca, el idioma juega un papel crucial e intervienen factores como: el país elegido, la legislación marcaria local, los matices culturales e idiosincráticos, la normativa y regulación para la comercialización de determinados productos o prestación del servicio, las características del propio producto o servicio y del público al que van destinados, el grado de cosmopolitismo de la propia región, etc.  

Ante este complejo escenario, las decisiones sobre la protección de una marca deben alinearse con estos factores y con una estrategia de marketing adecuada. La marca debe adaptarse tanto al idioma como a la cultura local para lograr una protección efectiva y asegurar su éxito en los mercados árabes.

¿Cómo elegir dónde proteger la marca en el mundo árabe?

En términos generales es importante asegurarse de que la protección elegida, en especial en los países del Golfo Pérsico, Asia Occidental y Norte de África, cubre unas necesidades mínimas y que la marca en el mercado (presentación de la misma en los productos y servicios, publicidad, los rótulos e identificaciones de los establecimientos, etc.) es percibida por el público local en la forma deseada. 

Alguna de las características propias de este lenguaje, que deberán tenerse en cuenta para el registro de las marcas, son:

• La escritura va de derecha a izquierda.
• Se utiliza la cursiva con frecuencia.
• No existen mayúsculas.
• Cada letra puede tener varias formas, dependiendo de su posición en la palabra.
• El significado de una palabra puede variar según su contexto.

Irak y el Golfo Pérsico: ejemplos de registro de marca en árabe por mandato legal

En Irak, por ejemplo, el registro en árabe es obligatorio por mandato legal. Si se presenta una marca en caracteres no árabes, será necesario realizar un registro adicional en árabe.

En los países del Golfo Pérsico, como los Emiratos Árabes Unidos, es común que las marcas se registren en dos versiones: una en caracteres latinos y otra en árabes. Esto se debe a que las leyes comerciales exigen que se utilice la versión transliterada en los establecimientos comerciales y, desde un punto de vista empresarial, presentar ambas puede ser ventajoso para alcanzar a un público más amplio. 

¿Cómo registrar la marca: caracteres latinos, árabes o en ambos?

Es importante decidir si basta con registrar la marca en caracteres latinos o si es necesario registrar también la versión en árabe. En algunos casos, especialmente para marcas de productos vulnerables a la piratería, registrar la marca en ambas versiones (latina y árabe) puede proporcionar una protección más sólida frente a infractores o disputas legales. Mientras que, aunque no es una práctica común, en ciertas regiones también podría ser útil ampliar la protección a los diferentes dialectos del árabe que prevalecen en cada país.

No existe una solución única para todos los casos. Además de las consideraciones legales, es lógico que una marca busque conectar de manera efectiva con su público objetivo. Por ello, la adaptación al idioma y a la cultura locales es clave para atraer al consumidor.

En definitiva, la decisión sobre el tipo de registro y la estrategia de protección de marca dependerá de las leyes locales, las particularidades del mercado y los intereses específicos de cada empresa en los diferentes países árabes.

Cristina Arroyo, Directora del Área de Marcas en el Extranjero de ELZABURU

El vino español ha alcanzado un lugar privilegiado en los mercados internacionales gracias a su calidad y a la riqueza de su tradición. Sin embargo, llevar una marca de vino al extranjero no se limita a destacar por sus características organolépticas o una estrategia comercial efectiva. Uno de los mayores desafíos radica en asegurar la protección legal de la marca frente a la complejidad de las regulaciones internacionales y los competidores del sector.

La industria vinícola enfrenta retos únicos en términos de propiedad intelectual debido a la importancia de las indicaciones geográficas, las denominaciones tradicionales y las estrictas normativas de etiquetado. Ignorar estas particularidades puede llevar a conflictos legales costosos y a la pérdida de prestigio en el mercado.

Desafíos legales específicos del registro de marcas vinícolas

1. Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen (DOP/IGP)

Las DOP/IGP son elementos clave en la comercialización del vino, ya que garantizan al consumidor la autenticidad del producto. Registrar una marca que haga referencia a una región geográfica protegida, como «Rioja» o «Champagne», está estrictamente regulado. Cualquier incumplimiento podría resultar en la denegación del registro o incluso en sanciones.

2. Denominaciones tradicionales de vinos

En muchos mercados, términos como «crianza», «gran reserva» o «grand cru» están protegidos para preservar el vínculo cultural y de calidad que representan. Su uso indebido puede considerarse una infracción, incluso si el término es común en el lenguaje del mercado destino.

3. Normativa de Etiquetado

Las etiquetas representan no solo un elemento visual distintivo, sino también una fuente de información regulada. Además, el diseño de la etiqueta debe cumplir tanto con los requisitos de protección marcaria como con la normativa de etiquetado de alimentos y bebidas. Las advertencias sanitarias, el contenido alcohólico y la información de origen deben cumplir con las leyes locales.

¿Cómo enfrentar estos desafíos y conseguir expandir tu marca vinícola en el mercado internacional?

Para proteger eficazmente una marca de vino, es necesario adoptar una estrategia legal y preventiva. Algunas acciones clave incluyen:

• Realizar una investigación previa: Esto incluye buscar posibles conflictos con marcas ya registradas y verificar que la marca no infrinja normas sobre denominaciones protegidas en el mercado destino.
• Asegurar la originalidad de los elementos visuales: Los logotipos, etiquetas y otros distintivos deben ser únicos. Una identidad visual bien diseñada también facilita la defensa frente a posibles imitaciones.
• Contar con asesoramiento legal local: Cada mercado tiene regulaciones específicas. Un abogado especializado en propiedad intelectual en el país de destino puede evitar problemas inesperados.

En definitiva, proteger una marca de vino en mercados extranjeros no solo asegura su éxito comercial, sino que también preserva su legado y autenticidad. En un sector tan competitivo, una estrategia legal sólida puede ser la diferencia entre el crecimiento sostenido y los conflictos legales. Invertir en la protección de la marca facilita el camino hacia una expansión internacional sin tropiezos.

Miguel Ángel Medina, Socio-Asociado del Área de Marcas de Elzaburu

• El titular de un registro de marca comunitaria que había expirado por falta de renovación interpuso un recurso contra la notificación por la que se le informaba de dicha expiración.
• Dado que el titular no presentó un escrito de motivos dentro del plazo correspondiente, el recurso fue inadmisible.
• Además, como la notificación no era una resolución que pusiera fin al procedimiento, el recurso no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

En su resolución de 26 de agosto de 2024 en el caso R 656/2024-4, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO ha desestimado un recurso interpuesto por el titular de un registro de marca comunitaria que había expirado por falta de renovación contra la notificación por la que se informaba al titular de dicha expiración.

La Sala de Recurso ha considerado que, dado que el titular de la EUTM no presentó ningún escrito de motivos dentro del plazo pertinente, el recurso no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento 2017/1001 y debe desestimarse por inadmisible de conformidad con el artículo 23, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado 2018/625. Además, dado que la notificación mediante la cual la EUIPO informó al titular de la EUTM, de conformidad con el artículo 53, apartado 8, del Reglamento 2017/1001, de que la expiración del registro de la EUTM se hacía efectiva el 23 de julio de 2023 (es decir, la notificación objeto del recurso) no era una resolución que pusiera fin al procedimiento, el recurso no se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y debería haberse desestimado por inadmisible con arreglo al artículo 23, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2018/625, incluso si el escrito de motivos del recurso se hubiera presentado dentro de plazo (quod non).

Hechos

La marca figurativa TAJ (EUTM nº 012007258) se presentó el 23 de julio de 2013 y se concedió el 3 de diciembre de 2013.

Su titular no renovó el registro a su debido tiempo (23 de julio de 2023) ni dentro del plazo de gracia de seis meses de conformidad con el artículo 53, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. Mediante notificación fechada el 2 de febrero de 2024 y enviada el 3 de febrero de 2024, la EUIPO informó al titular de la EUTM, de conformidad con el artículo 53, apartado 8, del Reglamento 2017/1001, de que la expiración del registro de la EUTM se hizo efectiva el 23 de julio de 2023 («la notificación impugnada»). Además, se informó al titular de la EUTM de que, si consideraba inexacta esta conclusión, podía solicitar por escrito una decisión al respecto en el plazo de dos meses a partir de la notificación. Se señaló que dicha resolución sólo se dictaría si la EUIPO no compartía la opinión o, en caso contrario, se modificaría la conclusión y se informaría al titular de la EUTM.

El 26 de marzo de 2024, el titular de la EUTM interpuso un recurso solicitando la anulación total de la notificación impugnada y presentó una comunicación en la que informaba de que, debido a una supresión de su representante, no tenía conocimiento de la notificación de caducidad. La comunicación finalizaba añadiendo que en breve se presentaría un escrito de motivos.

El 5 de junio de 2024, la Secretaría de las Salas de Recurso notificó al titular de la EUTM una irregularidad relativa al escrito de recurso. Indicó que, de conformidad con el artículo 66, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, solo puede recurrirse una resolución que ponga fin al procedimiento y que, por lo tanto, era probable que el recurso se desestimara por inadmisible. Se invitó al titular de la EUTM a presentar observaciones y a facilitar a la Sala cualquier prueba justificativa en relación con dichas conclusiones en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación.

El escrito de motivación del recurso se recibió el 3 de julio de 2024, mucho después de los cuatro meses de la fecha de notificación de la decisión prevista en el artículo 68, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

Decisión

La Sala de Recurso declaró inadmisible el recurso:

• El titular de la EUTM no presentó ningún escrito de motivación dentro del plazo pertinente (cuatro meses después de la resolución recurrida); y
• La notificación impugnada no es una resolución que ponga fin al procedimiento y, por lo tanto, no es recurrible.

Comentario

La resolución dictada por la Sala de Recurso es lógica e ineludible por motivos formales y de fondo. La recurrente no presentó sus alegaciones dentro del plazo de cuatro meses. Aunque lo hubiera hecho, el recurso seguiría siendo inadmisible, dado que la EUIPO emitió la notificación objeto de recurso a efectos meramente informativos, ya que la caducidad del registro de la EUTM por falta de renovación se produce ope legis. La cancelación surtirá efecto a partir del día siguiente a la fecha de expiración del registro existente. En otras palabras, la revocación del registro de la EUTM no se produjo como consecuencia de la notificación de la EUIPO, sino que ya se había producido con anterioridad al haber transcurrido el período de validez de 10 años y el posterior período de gracia de seis meses sin que el titular del registro de la EUTM solicitara la renovación.

José Ignacio San Martín, Socio Asociado en ELZABURU

Originalmente publicado en WTR el 18 de octubre de 2024.